MARCAS Y PATENTES / IDENTIDAD DE MARCAS - Existencia entre las marcas “HOLA” y “OLA” a  nivel fonético y auditivo / IDENTIDAD DE MARCAS - Hay riesgo de confusión cuando la identidad se presenta a nivel ideológico y a nivel fonético / NOTORIEDAD - Prevalencia del registro anterior válido / HOLA / OLA

 

Desde el punto de vista auditivo o fonético las marcas "HOLA" y "OLA" son idénticas, amén de que amparan productos de la misma clase. Y si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual o ideológico hay diferencia entre una y otra marca,  como quiera que, como ya se dijo, existe identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace evidente el riesgo de confusión. De tal manera que, atendiendo la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este proceso, basta que la identidad se presente en uno de los campos para que exista el riesgo y, en consecuencia, se configure la causal de irregistrabilidad. Y resulta irrelevante en este proceso la notoriedad que el acto acusado le reconoce a la revista española "¡HOLA!" frente al hecho evidente de la existencia de un registro anterior válido. En otras palabras, mientras el acto administrativo que concedió el registro de la marca "OLA", en favor de la actora, para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, conserve la presunción de legalidad que, en principio, lo ampara, no puede oponerse criterio alguno (como sería, en este caso, el de la notoriedad) tendiente a desconocer los efectos que está llamado a producir, en virtud del mandato contenido en las normas comunitarias.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

 

Santa Fe de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio del dos mil (2000).

 

Radicación número:  5284.

 

Actor: CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA.

 

 

 

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

 

La sociedad CARTONES Y PAPELES DEL RISARALDA LTDA., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de la resolución núm.1851 de 1 de julio de 1998, "por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO

 

Como hechos relevantes de la demanda, se destacan los siguientes:

 

1o: Que la sociedad HOLA S.A., solicitó el registro de la marca "HOLA" (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

 

2o: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la actora presentó demanda de oposición, con base en que su marca denominada "OLA" (mixta) Clase 16, se hallaba vigente hasta el año 2.001.

 

3º: Que, una vez agotada la etapa de alegatos, la  Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 19916 de 17 de mayo de 1994, por medio de la cual negó el registro de la marca solicitada por considerar que la misma se encontraba incursa en causal de irregistrabilidad establecida en el literal a), del artículo 83, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, declarando fundada la demanda de oposición presentada por la sociedad actora.

 

4o: Que contra la citada Resolución el apoderado de la sociedad HOLA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; que el primero de ellos fue resuelto a través de la Resolución núm. 20377 de 18 de septiembre de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la Resolución 19916 de 17 de mayo de 1994; y que mediante la Resolución núm. 1851 de 1o. de julio de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación revocando la resolución a través de la cual se negó el registro de la marca solicitada, y en su lugar declaró infundada la observación presentada por la actora y, como consecuencia de ello, concedió el registro de la marca "HOLA" (mixta) Clase 16 a la sociedad HOLA S.A..

 

1. FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio erró al considerar que el signo "HOLA" era suficientemente distintivo de la marca de la actora, cuando lo cierto es que dicho signo es confundible con la marca "OLA", pues carece de la distintividad extrínseca que exige la ley.

 

En efecto, el signo "HOLA" (mixta) registrado por HOLA S.A. no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, debido al hecho de que apreciado en su conjunto con la marca "OLA" (mixta) Clase 16, de la actora, se confunden si se tiene en cuenta que los dos tienen las mismas sílabas y en su composición tienen sus vocales en el mismo orden, donde la confundibilidad se extiende a los productos, por cuanto la marca "HOLA" (mixta) fue otorgada para todos los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la misma incluye los productos de la marca registrada "OLA" Clase 16.

 

Que, por lo anterior, la marca registrada por la actora excluye cualquier posibilidad de que un tercero registre marcas confundibles con la de ella, en defensa del postulado de la distintividad extrínseca y de los derechos adquiridos previamente por otra persona.

 

2º. Que  se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, ya que si bien es cierto que las marcas "OLA" (Mixta) y "HOLA" (Mixta) no son idénticas, presentan una similitud en su conformación, en cuanto al número de sílabas, variando en el hecho de que una marca tiene una "H" que la otra no tiene, lo cual conduce a que el público consumidor se confunda.

 

Que, de otra parte, se debe tener en cuenta que la marca de la actora "OLA" (Mixta) Clase 16, se encuentra limitada para distinguir "papeles suaves, tisues e higiénicos, exclusivamente" y que la Superintendencia de Industria y Comercio al permitir el registro de la marca mixta denominada "HOLA" Clase 16, que ampara todos los productos de la citada clase, desconoce los derechos adquiridos que tiene una marca para distinguir productos de una determinada clase, lo que podría originar en el futuro  que la sociedad HOLA S.A. basándose en el registro de la marca "HOLA" (Mixta) Clase 16, usara su marca para productos amparados con la marca "OLA" (Mixta) Clase 16.

 

3º. Que se violaron los literales d) y e) del artículo 83, ibídem, ya que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al expedir la resolución acusada, reconoció en la misma, una gran popularidad a la marca "HOLA" con relación a una revista Española, y, por lo tanto, notoriedad en nuestro medio, cuando lo cierto es que quien tiene que probar la notoriedad de una marca es quien la alega, lo que no ocurrió en el presente caso.

 

4º. Que se violó el artículo 102, ibídem, ya que la Administración al conceder el registro de la marca "HOLA" (Mixta) para todos los productos de la Clase 16, desconoció el derecho exclusivo que tiene la sociedad actora para usar la marca "OLA" (Mixta) Clase 16, debido a que dicha sociedad debe compartir el mercado con la marca inicialmente mencionada, que se encuentra registrada para amparar todos los productos de la clase 16, lo que hace que la nueva marca se encuentre en capacidad de interferir el mercado de los productos que son comercializados con la marca "OLA", que, como se dijo anteriormente, tiene mejores derechos que la marca "HOLA".

 

5º. Que se violaron los artículos 146 y 147, ibídem, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar una marca confundible con una marca registrada por un tercero, no tuvo en cuenta el compromiso que tienen los Países Miembros de garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y de revisar los procedimientos administrativos para salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares.

 

6º. Que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, por cuanto la demandada, al expedir la resolución acusada, no procedió conforme a la ley, al no proteger la propiedad intelectual sobre su marca.

 

III-. TRAMITE DE LA ACCION

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

III.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

 

III.1.1. La Nación -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, a través de apoderado, contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, que para la expedición de acto acusado, es decir de la Resolución núm. 1851 de 1o. de julio de 1998, mediante la cual se declaró infundada la observación presentada por la Sociedad Cartones y Papeles del Risaralda Ltda., y se concedió el registro de la marca “HOLA”, a favor de la sociedad "HOLA S.A.", se observaron y aplicaron correctamente las disposiciones legales vigentes en materia marcaria , sin violar de manera alguna normas de carácter superior, como lo afirma la parte demandante.

 

Que, estudiada en detalle la marca solicitada para registro por la Sociedad "HOLA S.A.", se observa que ésta cumple entre otros, con los requisitos de distintividad, representación gráfica y novedad, lo cual permite concluir que no se configuran las causales de irregistrabilidad  contenidas en la norma comunitaria, como lo aduce la parte demandante.

 

III.1.2. El apoderado de la Sociedad "Hola S.A.", tercero con interés directo en las resultas del proceso, aduce en síntesis lo siguiente:

 

Que el signo “!HOLA!” colocado dentro de un rectángulo de mayor base y menor altura, es suficientemente capaz de distinguirse e individualizarse con relación a la marca “OLA” de la actora, razón por la cual no son confundibles, ni inducen al público a error sobre el origen de las mismas.

 

Que, de otra parte, las marcas en conflicto tienen una significación propia, como se puede observar de las definiciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y, que a pesar de que tengan una pronunciación igual, los consumidores no incurrirán en error, más aún si se tiene en cuenta que la revista española ¡HOLA! ha adquirido, a través de los años, bastante popularidad y, por lo tanto, no se confundiría con otra.

 

Que, finalmente, la notoriedad a que hace relación el Superintendente Delegado obedece a un conocimiento personal que él también tiene de la revista “!HOLA!”, el cual, a su juicio, debe asimilarse a convicción del juzgador.

 

III. 2-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

El Agente del Ministerio Público, en esta etapa procesal, guardó silencio.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

El acto administrativo acusado concedió el 1º de julio de 1998 el registro de la marca "HOLA" (Mixta) a favor de la Sociedad "HOLA S.A.".

 

Según se extrae de los antecedentes administrativos, a través de la Resolución núm. 002483 de 1986 (Folio 17), la División de Signos Distintivos de la Superitendencia de Industria y Comercio concedió en favor de la actora el registro de la marca "OLA", Etiqueta, para distinguir productos de la Clase 16 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972.

 

El artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se invoca, entre otras disposiciones, como quebrantado, prevé:

 

"Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

1. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

 

En la interpretación prejudicial núm. 22-IP-2000, rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al precisar el alcance de la causal de irregistrabilidad en estudio, señaló las reglas que debe tener en cuenta el juzgador para efectos de establecer la similitud entre las marcas.

Al respecto, dijo el mencionado Tribunal:

 

"...Para poder establecer la similitud y por tanto la existencia del riesgo de confusión este Órgano Comunitario, ha destacado las siguientes reglas:

 

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto.

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas..." (folio 213).

 

 

 

Igualmente, el Tribunal Andino precisó que la confusión puede presentarse en el campo ideológico y en el fonético. Al analizar las marcas en cuestión señaló que desde el punto de vista ideológico el significado de las marcas "HOLA" y "OLA" era diferente, no así en el campo fonético. (folio 214).

 

Y, dentro de las conclusiones que presentó en su interpretación, manifestó:

 

"El juez nacional debe determinar si existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Esta confusión puede no sólo ser en el campo ideológico sino también en el campo fonético, bastando que se presente en uno de estos campos para que exista este riesgo..." (Subraya fuera de texto).

 

 

Aplicando al caso en estudio las reglas antes mencionadas la Sala advierte que, efectivamente, desde el punto de vista auditivo o fonético las marcas "HOLA" y "OLA" son idénticas, amén de que amparan productos de la misma clase.

 

Y si bien es cierto que desde el punto de vista conceptual o ideológico hay diferencia entre una y otra marca,  como quiera que, como ya se dijo, existe identidad en el campo fonético o auditivo, tal identidad hace evidente el riesgo de confusión. De tal manera que, atendiendo la interpretación prejudicial que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha realizado en este proceso, basta que la identidad se presente en uno de los campos para que exista el riesgo y, en consecuencia, se configure la causal de irregistrabilidad.

 

Y resulta irrelevante en este proceso la notoriedad que el acto acusado le reconoce a la revista española "¡HOLA!" frente al hecho evidente de la existencia de un registro anterior válido.

 

En otras palabras, mientras el acto administrativo que concedió el registro de la marca "OLA", en favor de la actora, para productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, conserve la presunción de legalidad que, en principio, lo ampara, no puede oponerse criterio alguno (como sería, en este caso, el de la notoriedad) tendiente a desconocer los efectos que está llamado a producir, en virtud del mandato contenido en las normas comunitarias.

 

Tal criterio solo cabría aducirse, por parte de los interesados, a través de la acción de nulidad que procede contra los actos de registro.

 

Así las cosas, para la Sala resulta clara la violación por parte del acto acusado de la norma comunitaria analizada, razón por la cual es del caso acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

 

DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 1851 de 1º de julio de 1998. En consecuencia, se ordena la cancelación del certificado de registro expedido a favor de la Sociedad HOLA S.A.

 

Publíquese el extracto de esta providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de julio del 2000.

 

 

 

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA  GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

         Presidente      

 

 

 

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO     MANUEL S. URUETA AYOLA