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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA
Santa Fe de Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil (2000)
Radicación número: 5306
Actor: INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA - INVARI LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
La Sala procede a dictar, en única instancia, la sentencia que corresponde en el presente proceso, promovido, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA - INVARI LTDA., contra la Superintendencia de Industria y Comercio.
- ANTECEDENTES
1.- La demanda
1.1. Las pretensiones
La sociedad actora INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LTDA. INVARI LTDA., en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de apoderado, pide que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio:
- a) La resolución número 21686 de 30 de mayo de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca NUTRIPONKE (etiqueta), Clase 30, solicitada por INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA - INVARI LTDA.
- b) La resolución número 20365 de 18 de septiembre de 1996, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 21686 del 30 de mayo de 1994, confirmándola.
- c) La resolución número 2366 de 29 de julio de 1998, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando en todas sus partes la resolución 21686.
Como restablecimiento del derecho solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el registro de la marca NUTRIPONKE (Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 internacional, a la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LTDA. INVARI LTDA. y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
1.2. Los hechos y omisiones
Se relatan como sustento de la demanda, los que se resumen a continuación:
El día 8 de abril de 1991 INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA - INVARI LTDA., a través de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca “NUTRIPONKE” (Etiqueta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, la que se tramitó en el expediente número 339.479. La solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 397 de 11 de marzo de 1994, sin que se presentara demanda de observaciones por parte de terceros.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 21686 de 30 de mayo de 1994, negó el registro de la marca NUTRIPONKE (etiqueta) clase 30, por considerar que encuadraba en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Contra la resolución 21686 de 30 de mayo de 1994 interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, basándose en que la marca enunciada no era descriptiva sino evocativa y que si la especie se refería al nombre del producto, la expresión NUTRIPONKE no era expresión genérica para los productos de la clase 30 Internacional. Los recursos fueron resueltos en forma desfavorable al peticionario.
1.3.Normas violadas y concepto de su violación.
La actora manifiesta que se violaron los artículos 13 incisos 1º y 2º de la C.P., en concordancia con el artículo 3º, inciso 6 del C.C.A., por haberle sido violado el derecho a la igualdad al negarle la marca a ella y concedérsela a otros titulares pese a que utilizan expresiones genéricas o descriptivas.
Así mismo viola los artículos 82, literales d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el 5º del decreto 117 de 1994, por indebida aplicación, dadas las siguientes razones:
a). El literal d) del artículo 82, por cuanto la Administración consideró que la marca NUTRIPONKE (Etiqueta), clase 30, es una expresión descriptiva y no tuvo clara la diferencia entre marcas evocativas y descriptivas, cuando la marca objeto del registro es claramente evocativa, debido a que la misma evoca un producto determinado, no lo describe.
La Superintendencia de Industria y Comercio negó la marca NUTRIPONKE (Etiqueta) clase 30, por considerarla descriptiva ya que en su conjunto consiste en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los productos para los que se aplicará, que incluye entre otros las harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, criterio que es errado debido a que la especie tomada como expresión descriptiva y, por ende, aplicable a muchos productos, debe constituirse en un término general de utilización en el mercado.
El hecho de confundir las expresiones evocativas con las descriptivas, es negar en el derecho marcario la existencia de las marcas evocativas y ello daría lugar a que todas las marcas de otros titulares fueran negadas por ser descriptivas, cuando es un hecho cierto que las mismas son evocativas.
b). El literal e) del artículo 82 de la Decisión, porque el término genérico es PONQUE y no PONKE, como lo enuncia la Superintendencia; porque si quería analizar la marca NUTRIPONKE (Etiqueta), clase 30, con el fin de determinar su registrabilidad o no, debió apreciar la misma en su integridad y no por partes, debido a que las marcas evocativas pueden contener en su conjunto expresiones genéricas, sin que esto sirva de pretexto para negar las mismas, porque existen marcas evocativas que contienen en su conformación una expresión genérica como sucede con NUTRIAREPA, NUTRIARROZ y NUTRASUGAR.
Cuando la Administración se refiere a que la marca NUTRIPONKE (etiqueta) clase 30, se usa en el comercio para describir la especie de los productos para los que se aplicará, tomando la expresión NUTRIPONKE como un producto de la clase 30 internacional, y éste no es un producto de esa clase y, por tanto, no es expresión genérica, debido a que el término genérico es PONQUE y no PONKE, que hace parte de la marca y apreciada ésta en su conjunto, no designa un producto determinado.
La expresión NUTRIPONKE es registrable por constituir una marca evocativa y en materia marcaria, si una marca reúne en su parte figurativa un diseño genérico como puede suceder con el de unas tajadas de ponqué, y se otorga la marca, se da al titular un derecho de uso exclusivo sobre el especial diseño de los elementos figurativos genéricos, o sobre el especial diseño y composición de los elementos figurativos genéricos.
Una marca como NUTRIPONKE (etiqueta), clase 30, eventualmente puede reunir algunos elementos genéricos en lo que a la parte figurativa se refiere, lo que no la descalifica como marca, debido a que el conjunto marcario de la solicitada reúne la suficiente originalidad y distintividad que hace que sea susceptible de registro.
c)- Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, concordantes con el artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, porque como lo establecen estas normas, los países miembros se comprometen a garantizar la aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344 y a revisar sus procedimientos con miras a salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares. La Superintendencia, al negar la marca NUTRIPONKE (etiqueta), que de acuerdo a la ley es registrable, no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la citada Decisión, ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. Esta inobservancia conduce a la no salvaguardia de los derechos que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344.
2.- Contestación de la demanda
Fue vinculada al proceso como demandada, la Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, la cual le dio contestación a la demanda, mediante escrito que obra a folios 74 a 78, en el que aduce como razones de la defensa que en la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas legales o comunitarias, si no que, por el contrario, se expidieron con fundamento en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de conformidad con las atribuciones otorgadas por dicha Decisión, por lo tanto, con plena competencia; se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y que después de un estudio del asunto concluyó que la marca NUTRIPONKE para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional, no es registrable por estar incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 82, literal d), de la mentada Decisión.
Trae sobre el punto diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia del Acuerdo del Acuerdo de Cartagena, en los que se comentan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca, para concluir que la marca NUTRIPONKE carece del elemento o requisito de distintividad en ellos previsto, por lo cual conduciría al consumidor a error y engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto, quienes no podría diferenciarlo de otros iguales o similares; en consecuencia, las argumentaciones para negar el registro de la misma son válidas y acertadas respecto de la realidad del presente asunto y a la normatividad pertinente (folio 77).
3.- Pruebas
Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos acusados y los certificados de registro de varias denominaciones evocativas, como NUTRIMALTA, NUTIFRESCO, NUTRI-HIERRO, NUTRIAREPA, NUTRIARROZ, NUTRIGAL, NUTRIGAIM, NUTRASUGAR y NUTRA SWEET.
- ALEGATOS DE CONCLUSION
1ª. La demandada retomó todo lo dicho en las razones de defensa de los actos acusados que expuso con ocasión de la contestación de la demanda, y en virtud de ellas concluye que las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas, y no violan normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante (folios 171 a 175).
2ª. La sociedad actora hizo lo propio en cuanto a los hechos y razones en que sustenta la demanda, todo lo cual da como probado dentro del proceso, de modo que no es cierto que el signo que pretende registrar no describe la especie de los productos para los cuales se aplicará, los de la clase 30, puesto que no se identifica con ninguno de los productos comprendidos en esta clase, y mucho menos hace relación a una característica o cualidad esencial de los mismos, como su sucede con las expresiones pan, pastel, torta, galletas, etc. que sí describen productos de la misma.
Afirma que NUTRIPONKE es un término evocativo, porque es un término fantástico que si evoca en un momento determinado la idea de un ponqué nutritivo no se identifica en ningún momento con el término genérico que utilizan los empresarios y el público consumidor. Por todo ello es perfectamente registrable como marca.
III. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El Procurador Sexto Delegado ante la Sala rindió concepto en el que manifiesta que estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo multilateral (folio 161).
- INTERPRETACION PREJUDICIAL
Para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, habida cuenta de que la demanda se fundamenta en disposiciones marcarias de orden comunitario, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual se surtió bajo la referencia Proceso 09-IP-2000, proceso interno número 5306, que obra a folios 190 a 198, teniendo como temas de análisis los de requisitos para el registro de marcas y los conceptos de generosidad, marcas descriptivas y evocativas.
Se abstuvo de interpretar de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, así como el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, por considerarlo improcedente debido a que como lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia, ellos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, compromisos que no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses individuales ( folio 195).
La Sala hará aplicación de los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea pertinente, en las consideraciones de la sentencia.
- CONSIDERACIONES
1ª. Visto el debate procesal, éste se centra en el problema de la registrabilidad del signo NUTRIPONKE (nominativa) como marca comercial para distinguir productos de la clase 30, en cuanto a si está o no incursa en la causal de irregistrabilidad expuesta en el acto demandado, esto es, la descrita en el artículo 82, literal d), de la precitada Decisión 344, por tratarse de un signo que pueda servir en el comercio para describir la especie o características de los productos que distingue.
2ª. Al efecto se tiene que las consideraciones que condujeron a negar el registro y que la actora sindica de no ser ciertas, literalmente son las siguientes:
“TERCERO: Que la expresión NUTRIPONKE (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir la especie de los productos para los cuales ha de usarse”.
(...)
“QUINTO. Que el signo cuyo registro se solicita NUTRIPONKE (ETIQUETA), considerado en su conjunto consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir la especie de los productos para los que se aplicará, de la clase 30 del artículo2 del Decreto 755 de 1.972 que incluye entre otros “las harinas y preparaciones hechas con cereales, el pan, bizcochos, tortas, pastelería”. Examinados los elementos que componen el signo se le agrega únicamente el término NUTRI a la expresión genérica PONKE, que no le otorga a la expresión fuerza distintiva”. (folio 5)
3ª. Hecha la anterior precisión, se procede al examen del fondo del asunto planteado.
3.1. Para el efecto es menester partir de la disposición en discordia, el artículo 82, literal d), de la Decisión 344, que a la letra dice:
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas signos que:
“(…)
“d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.
3.2. Al punto, el Tribunal de Justicia repasó los conceptos de signos genéricos, descriptivos y evocativos, en relación con la irregistrabilidad de los mismos, señalando al respecto que “La naturaleza de signos descriptivos no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.
Pero advierte que en la medida de que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos (folio 196).
De los signos evocativos dice que a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y, por lo tanto, pueden ser registrables.
Al efecto, define los signos evocativos como los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la creación en la mente del producto amparado por el distintivo. Da como ejemplo de ellos el signo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios.
No obstante, le corresponde al juez nacional consultante analizar si el signo cuestionado como descriptivo lo es en verdad, situación en la cual no procedería su registro; o si, por el contrario, se trata de un signo evocativo, caso en el que además deberá analizar si lo evocado por el signo no conduce a engaño “... a los medios comerciales o al público, en particular sobre ...las características o cualidades... de los productos...” identificados con la marca, ello en los términos de la prohibición contenida en el párrafo h) del artículo 82 de la Decisión 344.
3.3.- En sentencia anterior,[1] la Sala recogió de la jurisprudencia del Tribunal la noción de signo genérico o descriptivo, en el sentido de que “Un término es genérico, entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo”.
3.4. Los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, artículo 2 del decreto 755 de 1.972, son “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, tortas, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo”.
3.5. Una detenida lectura de las consideraciones que sirvieron de fundamento al acto acusado, permite apreciar que la falta de fuerza distintiva necesaria para que el signo bajo examen pueda registrarse como marca, obedeció a que el signo o la denominación ‘NUTRIPONKE’ se usa en el comercio para describir la especie de los productos para los que se aplicará, de la clase 30 del artículo2 del Decreto 755 de 1.972 que incluye entre otros “las harinas y preparaciones hechas con cereales, el pan, bizcochos, tortas, pastelería”.
Para el caso, aunque la Administración no lo dice expresamente, se entiende que la especie que resultaría descrita es la de ponqué que, en efecto, es una preparación hecha con base en harina, y que como tal viene a ser una variedad de los bizcochos o tortas.
Si bien el solicitante del registro del signo le ha introducido algunas variaciones a la palabra ponqué, como son las de usar en su escritura la sílaba KE en lugar de la sílaba QUE, y anteponerle la partícula NUTRI, lo cierto es que dicho signo sigue siendo descriptivo o genérico, antes que evocativo, debido, en primer lugar, a que fonéticamente conserva la estructura de la denominación del comentado producto y, en segundo lugar, a que, como bien se anota en el acto demandado, el término NUTRI no le otorga fuerza distintiva alguna a la expresión genérica PONKE, sino que, por el contrario, con ella se alude a una posible cualidad del mismo, asociada al valor nutritivo o alimenticio que el producto señalado puede tener. Es decir, además, designa “una característica” del producto.
Conviene resaltar que la letra “K” frente a la palabra PONQUE, solo introduce una diferencia de tipo ortográfico, puesto que fonéticamente deja igual las palabras PONKE y PONQUE, debido a que los grafemas C, Q y K tienen el mismo sonido, es decir, son el mismo fonema, o sea, que existe un solo fonema para tres grafemas diferentes (C,Q y K), que es justamente el fonema /K/.
Así las cosas, cabe afirmar que la marca consiste exclusivamente en una denominación que sirve para indicar uno de los productos de la clase 30, por consiguiente, en lo que concierne al producto PONQUE, comprendido en dicha clase en referencia, ora como preparación con base en harina, o como variedad de bizcochos o tortas, se estructura por este concepto la causal de irregistrabilidad que de ella se predica en el acto demandado.
También se estructura en lo que concierne a las características del producto, por la alusión a la propiedad nutritiva mediante el prefijo NUTRI del mentado producto.
Muy distinto sería que al término genérico PONQUE (o PONKE), se le adicionara una expresión caprichosa o no alusiva a propiedades del producto, como por ejemplo, SUPER PONKE, o PONQUE EXPRESO, etc. ya que en estos casos es cuando resultan registrables los términos genéricos o descriptivos.
Por el anterior razonamiento, contrario a lo afirmado por la parte actora, es evidente que la situación descrita se adecua a la hipótesis normativa aplicada a la misma, de las varias que contempla el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, como causal de irregistrabilidad del comentado signo para distinguir servicios de la clase 30 de la clasificación internacional de Niza; por consiguiente, el acto acusado resulta conforme al precepto comunitario invocado como violado, el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
En estas circunstancias, la no concesión del registro de la marca solicitada no viola el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto a pesar de que sea perceptible y susceptible de representación gráfica, se encuentra afectada por una causal de irregistrabilidad; ni tiene como significar trato discriminatorio en su contra, que implique violación del derecho de igualdad y del principio de imparcialidad a que están obligadas las autoridades administrativas en sus decisiones, toda vez que la decisión en tal sentido está conforme a derecho
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A :
DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.
DEVUELVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 18 de mayo del año 2000.
JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Presidente
OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA
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[1] Sentencia de 30 de marzo de 2000, actor: Laboratorios Bussie, Bustillo & Cía. S.A.C., Magistrado Ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.
Publicado Por: julio 8, 2015