REGISTRABILIDAD DE MARCA - Presupuestos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica / MARCA -Objeto: distintividad frente a otros signos o productos / IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SEMEJANZA - Intereses tutelados: titularidad ante competencia injusta  e interés general de los consumidores

La interpretación prejudicial allegada a este caso, en lo relativo a los requisitos para el registro de marcas señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, dice que no basta que un signo los reúna para que proceda automáticamente su registro, pues se requiere, además,  que no incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión 344.  Agrega que el objeto esencial y fundamental de una marca es  distinguir los productos o servicios, lo cual se conoce como “distintividad”, que se orienta en dos direcciones: Una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no  se conformarían al criterio de distintividad, y su aptitud para  registro es inexistente. En cuanto a la irregistrabilidad de los signos por identidad o semejanza con otros ya registrados, contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, anota que son dos los intereses tutelados en esta norma:   de un lado, el interés del titular de la marca que es objeto de la competencia injusta, representada por el uso de una marca semejante; y, de otro, el interés general de los consumidores, el interés público del mercado, que se vería distorsionado por la coexistencia de marcas equívocas.

IRREGISTRABILIDAD POR SEMEJANZA CON MARCA NOTORIA / MARCA NOTORIA - Concepto / DERECHO DE PRIORIDAD - La primera solicitud da derecho preferente al registro MARCA NOTORIA -Protección especial independiente de la clase de productos

En lo concerniente a la irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido, prevista en el literal d) del mismo artículo 83, explica que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.”, y afirma que ella goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una de ellas. Citando una providencia suya, anota que “una marca común está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro. En cambio la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator.” De suerte que el derecho comunitario protege de un modo especial las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, cuando la similitud sea de tal grado que genere riesgo de confusión, independientemente de la clase de productos de que se trate.

MARCA NOTORIA - Elementos: difusión, uso interno, exclusividad /  CHICLETS - Marca notoria por difusión, promoción publicitaria, distribución y uso intenso

En relación con este punto, la Sala,  al prohijar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,  ha sostenido: “ ‘…son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son. (...) “Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria”. No cabe duda de que la marca CHICLETS es marca notoria debido precisamente a la amplia difusión que internacionalmente y en el país   ha tenido  entre los consumidores de dulces y goma de mascar. Es conocida ampliamente y desde vieja data por la mayoría de los consumidores de los productos de la clase 30, debido a su gran promoción publicitaria, a la extensa cobertura de su distribución y a su intenso uso  por los consumidores de goma de mascar.

SEMEJANZA DE MARCAS - Existencia entre SIXLETS y CHICLETS / SEMEJANZA FONÉTICA - Existencia entre SIXLETS y CHICLETS con riesgo de confusión / COMPARACIÓN FONÉTICA SEGÚN FONIA DE LA LENGUA INGLESA - Procede cuando ambos vocablos se originan en esa lengua / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia respecto a  SIXLETS ante la marca notoria CHICLETS

Para la Sala, el signo SIXLETS  es confundiblemente semejante con la marca CHICLETS, puesto que: Desde el punto de vista fonético son también similares puesto que ambos vocablos son originarios de la lengua inglesa.  De ahí que  su comparación fonética deba hacerse de acuerdo a la fonía  de la  lengua inglesa, como el público los escucha en la propaganda que los difunde. (Es el  mismo caso de vocablos de la lengua inglesa  como FRIDAY que fonéticamente suena  FRAIDEI; o  NIKE que se percibe NAIK.) Las primeras sílabas de uno y otro vocablo son semejantes, ya que llevan la misma vocal “I”. Además, como la vocal “I” es débil, prevalece el sonido de la consonante siguiente con la que se une: en el primer caso la “X” que suena KS; y en el segundo caso la “C” que también suena K.  La pronunciación de la palabra SIXLETS, teniendo en cuenta que la X suena CS, sería SICSLETS. Empero, la circunstancia de que la “I” esté seguida de tres fonemas consonánticos, cuya pronunciación conjunto o sucesiva resulta difícil, hace que el hablante común tienda a superar el obstáculo eludiendo o, al menos, atenuando el fonema que dificulta la pronunciación, en este caso la S intermedia, y venga entonces a pronunciar «SICLETS ». A su turno, la pronunciación de CHICLETS, teniendo en cuenta que la lengua inglesa la combinación CH se atenúa a SH, viene a ser SHICLETS. Así la comparación fonética de las marcas enfrenta a SICLETS con SHICLETS, que constituyen actos de habla altamente semejantes. De lo anterior resulta que fonéticamente la comparación debe darse entre los siguientes sonidos:S I C L E T S- SHI C L E T S.  Por todo lo anterior, resulta evidente que, apreciada en su  conjunto,  la impresión de SIXLETS resulta confundiblemente semejante con CHICLETS, por lo que existe riesgo de confusión entre las respectivas marcas,  máxime porque ambas distinguen productos de la misma clase, o sea los comprendidos en la Clase 30 Internacional.  Conclúyese de lo anterior que el signo SIXLETS no podía ser registrado como marca en Colombia y que las resoluciones acusadas infringen el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que deberán ser declaradas nulas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil uno (2001)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5623-01(5623)

Actor: WARNER LAMBERT COMPANY

AUTORIDADES NACIONALES

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY domiciliada en Morris Plains, Estado de New Yersey, Estados Unidos de Norte América, promovió contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido a la sociedad LEAF INC, domiciliada en Lake Forest, Illinois. Estados Unidos de Norte América,. el registro de la marca SIXLETS para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

1. LA DEMANDA

1.1.   Los hechos

Los hechos relatados por la actora se resumen así:

• La sociedad LEAF INC., el 9 de septiembre de 1994, solicitó el registro de la marca SIXLETS en la clase 30 de la Clasificación Internacional, para distinguir dulces, confites y bombones.

•  El extracto de la solicitud  fue publicado el 21 de octubre de 1994 en la Gaceta para la  Propiedad Industrial No. 409.

• El 25 de noviembre de 1994, WARNER LAMBERT COMPANY presentó oposición contra la solicitud de registro, con base en su marca CHICLETS, registrada con anterioridad, para distinguir productos de la misma clase, aduciendo que:

1. Existe identidad gráfica, fonética y conceptual entre las marcas SIXLETS y CHICLETS;
2. La marca solicitada reproduce 7 de las 8 letras de la marca registrada; las letras C, S, C y X, tienen el mismo sonido por lo que carece de distintividad y novedad frente a la marca registrada CHICLETS;
3. La marca SIXLETS distingue los mismos productos comprendidos en la clase 30  para los que está registrada la marca registrada;
4. La marca CHICLETS es notoriamente conocida en Colombia y a nivel mundial; y
5. De coexistir las dos marcas en el mercado, se causaría confusión al consumidor, se le induciría a error y se causarían graves perjuicios por tratarse de  productos alimenticios.

• La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 13948 de 29 de mayo de 1996, declaró infundada la oposición de WARNER LAMBERT COMPANY y concedió el registro de la marca SIXLETS en la clase 30 a favor de LEAF, INC.

• Contra esta decisión, la actora interpuso el recurso de reposición y el subsidiario de apelación, alegando que la marca CHICLETS es notoriamente conocida en el mercado mundial y que las semejanzas existentes entre las  marcas en conflicto, crean confusión e inducen al público en error.

• La resolución 13948 de 29 de mayo de 1996 fue confirmada mediante las resoluciones 16019 de 23 de junio de 1997 proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01601 de 5 de febrero de 1999, pronunciada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,  que en su orden, resolvieron los recursos de reposición y de apelación.

1.2.   Las pretensiones

WARNER LAMBERT COMPANY, con fundamento en los hechos anteriores, solicita:

- Que se declare la nulidad de la Resolución 13948 de 29 de mayo de 1996, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la observación formulada por WARNER LAMBERT COMPANY y concedió el registro de la marca SIXLETS, a favor de la sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Que se declare la nulidad de la Resolución 16019 de 23 de junio de 1997, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el  recurso de reposición confirmando la resolución 13948;  y,

- Que se declare la nulidad de la Resolución 01601 de 5 de febrero de 1999, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el  recurso de apelación, confirmó la resolución 13948 de 29 de mayo de 1996.

- Que a título de restablecimiento del derecho, se rechace  el registro de la marca SIXLETS, para distinguir productos comprendidos en  la clase 30 de la Clasificación Internacional, pretendido por la sociedad LEAF, INC.

1. 3. Normas violadas y concepto de la violación

La actora  plantea que los actos acusados violan los artículos 81 y 83 literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

1.3.1. El artículo 81 de la Decisión 344 fue violado porque al declararse infundada la oposición presentada por WARNER LAMBERT COMPANY y concederse el registro de la marca SIXLETS,  se pasó por alto la similitud gráfica, fonética y conceptual entre las marcas CHICLETS y SIXLETS; se ignoró que la única diferencia es la letra S por CH y la X por la C y que al pronunciarse producen un sonido muy similar.

Para ilustrar su confundibilidad, la actora  reproduce en serie las dos expresiones, así:

CHICLETS – SIXLETS – CHICLETS – SIXLETS – CHICLETS – SIXLETS CHICLETS – SIXLETS –CHICLETS – SIXLETS – CHICLETS – SIXLETS - CHICLETS

Agrega que las marcas no se analizaron en su conjunto sino de manera separada; que simplemente se evaluaron las diferencias; que la  marca solicitada SIXLETS al ser fonética y gramaticalmente similar a CHICLETS, presenta semejanzas que le impiden distinguir los productos que ampara con los productos CHICLETS y que al no cumplir este requisito, el signo SIXLETS se convierte en irregistrable conforme al artículo 83 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena.

Por consiguiente, tanto el Jefe de la División de Signos Distintivos como el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial violaron el artículo 81 de la Decisión 344, al expedir las tres resoluciones atacadas.

1.3.2. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 fue violado por incorrecta aplicación de la norma, debido a que las marcas en conflicto son “confundiblemente semejantes”.

La Superintendencia no tuvo en cuenta las obvias similitudes entre las marcas, y se limitó a afirmar que la marca solicitada presentaba diferencias gráficas y fonéticas, para concluir que no era similarmente confundible con la registrada.

La  jurisprudencia y la doctrina han sostenido que para la confundibilidad debe establecerse a partir de  las semejanzas y no de las diferencias.  Si las marcas se hubieran analizado en su conjunto y  si se hubieran tenido en cuenta sus semejanzas, se habría concluido inequívocamente que la marca SIXLETS solicitada, presenta semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con la marca CHICLETS, registrada, así:

1. a) Desde el punto de vista gráfico, la marca SIXLETS reproduce en el mismo orden cinco de las siete letras que componen la marca CHICLETS.

1. b) Desde el punto de vista fonético, las marcas se pronuncian de manera similar, por cuanto su composición ortográfica es casi idéntica, como lo evidencia la serie alternada de ambos signos antes transcrita.

1. c) Desde el punto de vista conceptual, la marca CHICLETS es producto de la imaginación y no tiene significado alguno. La marca SIXLETS por sí sola tampoco tiene significado alguno; por ello, al recordarlas el consumidor las relacionará entre sí e incurrirá en confusión conceptual.

1. d) Por todo lo anterior, la marca solicitada es similarmente confundible con la marca registrada, desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y, por tanto, puede inducir al público en error al momento de adquirir el producto deseado, máxime si se tiene en cuenta que la marca SIXLETS pretende distinguir dulces, confites y bombones, y que la marca CHICLETS registrada es notoriamente conocida para distinguir especialmente gomas de mascar, las cuales se comercializan en los mismos puntos de venta de los dulces, confites y bombones. Como algunos dulces y bombones pueden tener  relleno de goma de mascar,  podría ocurrir que los productos distinguidos con la marca SIXLETS  resultaran idénticos a las gomas de mascar distinguidas con la marca CHICLETS.

De lo expuesto,  concluye que se violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, por cuanto la marca concedida sí es similarmente confundible a la marca registrada y será utilizada para distinguir productos directamente relacionados con la marca registrada con anterioridad.

1.3.3. El literal d) del artículo 83, que protege las marcas notorias, fue violado por la Administración, pues no tuvo en cuenta la notoriedad de la marca CHICLETS en el mercado colombiano al realizar el estudio de registrabilidad de la marca SIXLETS, pese a que la doctrina y la jurisprudencia han reiterado que cuando un signo tiene este carácter, el criterio de valoración de la confundibilidad de las marcas en conflicto debe ser más estricto y riguroso que el  aplicable a las marcas comunes.

Por tanto, la Superintendencia violó el literal d) del artículo 83 y los derechos que la actora posee sobre la marca notoria CHICLETS, cuando pasó por alto la notoriedad de la marca al apreciar la confundibilidad como si se tratara de una marca común.

1.4.  Contestación de la demanda

Fueron vinculadas al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio, como parte demandada,  y la sociedad LEAF INC.  en calidad  de tercera interesada como titular del registro de la marca SIXLETS.

1.4.1.  El apoderado de la entidad demandada defiende la legalidad de los actos acusados y asevera que al expedirlos no se violó la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que fueron expedidos con fundamento en el Decreto Ley 2153 de 1992 y la citada Decisión 344; que en el trámite administrativo previsto en materia marcaria  se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que se ajustan plenamente a derecho.

Asegura que la Superintendencia de Industria y Comercio analizó la registrabilidad de la marca SIXLETS para distinguir productos de la clase 30,  a la luz de las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que con fundamento en dichas reglas y en su examen sucesivo y comparativo concluyó que las marcas CHICLETS y  SIXLETS  no son semejantes ni confundibles en los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales y  que, de coexistir en el mercado, no se induciría a error al público consumidor.

1.4.2. La sociedad LEAF INC, vinculada al proceso como tercera interesada, no se pronunció respecto de la demanda.

1.5.   Las  Pruebas

Además de las aportadas por la actora, se allegaron  los antecedentes administrativos de los actos acusados; los certificados de registro de las marcas registradas por la actora con el signo CHICLETS y varios documentos tendientes a demostrar la notoriedad de dicha marca.

1.6.   Los alegatos de conclusión

1.6.1. La entidad demandada reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda, atinentes a los requisitos para el registro de marcas y a la confundibilidad de signos marcarios.

1.6.2. La Sociedad HUHTAMAKI FINANCE B.V., con domicilio en Amstelveen- Holanda, titular en virtud de traspaso del registro de la marca SIXLETS, insistió en las diferencias entre ambos signos deducidas de las características del signo CHICLETS y de los registros de marcas mixtas y figurativas que tienen este elemento. Alega que  en razón a las diferencias que presentan no hay riesgo de confusión y que la actora no probó la notoriedad de la marca. Manifiesta que  la marca SIXLETS  ha sido registrada en diversos países para los mismos productos de la clase 30, tales como Estados Unidos, Costa Rica y Perú, para citar algunos casos. Agrega que la expresión CHICLETS es casi idéntica a la castiza “CHICLE”, que corresponde en forma exclusiva al producto que se quiere amparar (goma de mascar), de manera que mal se puede sostener que sea  notoria pues no puede generar derechos exclusivos a favor de una persona para monopolizar el término genérico.

1.6.3. La actora reiteró los argumentos que expuso en la demanda y sostiene que las resoluciones demandadas no se ajustan a la ley.  Por tanto, solicita que éstas sean revocadas y se declaren fundadas las observaciones presentadas por ella y, en consecuencia, se niegue el registro de la marca SIXLETS en la clase 30, a nombre LEAF, INC., y condenar en costas a la parte demandada.

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Sexto Delegado ante la Sala, se hizo presente para solicitar estarse a los términos del pronunciamiento del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

Por solicitud de la Sala,  se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, respecto de las normas de dicho Acuerdo indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración,  en lo pertinente.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Naturaleza de la Acción

Según el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca,” (subraya la Sala).

En este caso, aunque la acción invocada es la de nulidad y restablecimiento del derecho, instituida en el artículo 85 del C.C.A.,  la Sala la interpreta como la especial de nulidad prevista en el precitado artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,  pues se dirige contra el acto que concede el registro de una marca.

A este respecto, la Sala advierte que la actora se encuentra legitimada ya  que es evidente su interés directo para demandar el acto acusado.

4.2.   La cuestión  planteada

Debe la Sala establecer si el signo SIXLETS es confundible con  la marca CHICLETS, notoriamente conocida para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972; y  si es registrable como marca para amparar los señalados productos.

4.3. La jurisprudencia comunitaria

La interpretación prejudicial allegada a este caso, en lo relativo a los requisitos para el registro de marcas señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, dice que no basta que un signo los reúna para que proceda automáticamente su registro, pues se requiere, además,  que no incurra en alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la citada Decisión 344.

Agrega que el objeto esencial y fundamental de una marca es  distinguir los productos o servicios, lo cual se conoce como “distintividad”, que se orienta en dos direcciones: Una respecto a los signos entre sí, y la otra en cuanto a éstos y los productos. Signos idénticos o similares para los mismos productos no  se conformarían al criterio de distintividad, y su aptitud para  registro es inexistente.

En cuanto a la irregistrabilidad de los signos por identidad o semejanza con otros ya registrados, contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, anota que son dos los intereses tutelados en esta norma:   de un lado, el interés del titular de la marca que es objeto de la competencia injusta, representada por el uso de una marca semejante; y, de otro, el interés general de los consumidores, el interés público del mercado, que se vería distorsionado por la coexistencia de marcas equívocas.

Por último, en lo concerniente a la irregistrabilidad por semejanza con un signo notoriamente conocido, prevista en el literal d) del mismo artículo 83, explica que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo.”, y afirma que ella goza en el derecho comunitario de una protección especial, en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar al titular de una de ellas. Citando una providencia suya, anota que “una marca común está protegida dentro del campo de su especialidad, esto es para una clase de productos y para un país determinado, o sea que la marca inscrita en Venezuela no surte efectos de registro en el Ecuador, a más del derecho de prioridad, esto es que quien solicita primero tiene derecho preferente al registro. En cambio la marca notoria va más allá de la especialidad, al proteger productos o servicios idénticos o similares, cualquiera que fuere la clase dentro del nomenclator.” De suerte que el derecho comunitario protege de un modo especial las marcas notoriamente conocidas, impidiendo que signos similares puedan ser registrados, cuando la similitud sea de tal grado que genere riesgo de confusión, independientemente de la clase de productos de que se trate.

4.4. El examen de los cargos

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, preceptúa :

“Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(...)

1. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados. Dicha prohibición será aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.”

En relación con este punto, la Sala,  al prohijar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,  ha sostenido:

“ ‘…son varios los factores que concurren a que una marca tenga la calidad de notoria y entre ellos se destacan el de la difusión que la marca haya tenido en un determinado grupo de consumidores; su uso intenso con relación a una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad. En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son.

(...)

“Al glosar el contenido y alcance de la calidad de la marca notoria de un signo distintivo, el Tribunal ha sostenido que:

“`La marca notoria es una clasificación especial de marcas cuya categoría debe ser asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. Precisamente por la protección jurídica que ella tiene, que inclusive sobrepasa la territorialidad y el principio de especialidad, la notoriedad de una marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atribuido por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una marca notoria’.

(...)

“Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países. La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria; sin que sea legalmente necesario que uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria”.

No cabe duda de que la marca CHICLETS es marca notoria debido precisamente a la amplia difusión que internacionalmente y en el país   ha tenido  entre los consumidores de dulces y goma de mascar. Es conocida ampliamente y desde vieja data por la mayoría de los consumidores de los productos de la clase 30, debido a su gran promoción publicitaria, a la extensa cobertura de su distribución y a su intenso uso  por los consumidores de goma de mascar.

Las certificaciones sobre los volúmenes y el alcance territorial de la comercialización del producto que distingue la marca CHICLETS, provenientes de almacenes ÉXITO y CARULLA  así lo corroboran.

Tal circunstancia ciertamente fue pasada por alto por la Administración, pese a haber sido planteada en la oposición al registro de la marca SIXLETS.

Para la Sala, el signo SIXLETS  es confundiblemente semejante con la marca CHICLETS, puesto que:

• En ambos casos se trata de marcas nominativas que presentan una estructura gramatical similar: se componen de dos sílabas  y se escriben en letras mayúsculas fijas en el mismo tipo de letra. Ambas marcas tienen  las mismas vocales I y E  ubicadas en la misma posición, perteneciendo, en su orden, a la primera y segunda sílaba de cada expresión.

• Desde el punto de vista fonético son también similares puesto que ambos vocablos son originarios de la lengua inglesa. De ahí que  su comparación fonética deba hacerse de acuerdo a la fonía  de la  lengua inglesa, como el público los escucha en la propaganda que los difunde. (Es el  mismo caso de vocablos de la lengua inglesa  como FRIDAY que fonéticamente suena  FRAIDEI; o  NIKE que se percibe NAIK.)

Las primeras sílabas de uno y otro vocablo son semejantes, ya que llevan la misma vocal “I”. Además, como la vocal “I” es débil, prevalece el sonido de la consonante siguiente con la que se une: en el primer caso la “X” que suena KS; y en el segundo caso la “C” que también suena K.

Las segundas sílabas también son semejantes, pues contienen la vocal “E” acompañada de las mismas consonantes, además de que la  terminación LETS también es un elemento común.

La pronunciación de la palabra SIXLETS, teniendo en cuenta que la X suena CS, sería SICSLETS. Empero, la circunstancia de que la “I” esté seguida de tres fonemas consonánticos, cuya pronunciación conjunto o sucesiva resulta difícil, hace que el hablante común tienda a superar el obstáculo eludiendo o, al menos, atenuando el fonema que dificulta la pronunciación, en este caso la S intermedia, y venga entonces a pronunciar «SICLETS ».

A su turno, la pronunciación de CHICLETS, teniendo en cuenta que la lengua inglesa la combinación CH se atenúa a SH, viene a ser SHICLETS.

Así la comparación fonética de las marcas enfrenta a SICLETS con SHICLETS, que constituyen actos de habla altamente semejantes. De lo anterior resulta que fonéticamente la comparación debe darse entre los siguientes sonidos:

S I C L E T S

SHI C L E T S

• Además, en ambos casos se trata de marcas nominativas  no evocativas puesto que ninguna alude a un concepto o idea. La circunstancia de carecer de significación propia, agrava el riesgo de confusión pues determina  que el consumidor  asocie SIXLETS con  la marca notoriamente conocida CHICLETS.

• Por todo lo anterior, resulta evidente que, apreciada en su  conjunto,  la impresión de SIXLETS resulta confundiblemente semejante con CHICLETS, por lo que existe riesgo de confusión entre las respectivas marcas,  máxime porque ambas distinguen productos de la misma clase, o sea los comprendidos en la Clase 30 Internacional.

Conclúyese de lo anterior que el signo SIXLETS no podía ser registrado como marca en Colombia y que las resoluciones acusadas infringen el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que deberán ser declaradas nulas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

PRIMERO.-   DECLÁRASE la nulidad de la resolución 13948 de 29 de mayo de 1996, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación formulada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY y concedió el registro de la marca SIXLETS, a favor de la sociedad LEAF INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.-   DECLÁRASE la nulidad de la resolución 16019 de 23 de junio de 1997, por la cual, al resolver el recurso de reposición, la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la resolución 13948 de 29 de mayo de 1996.

TERCERO.-    DECLÁRASE la nulidad de la resolución 01601 de 5 de febrero de 1999, por la cual, al resolver el recurso de apelación, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,  confirmó la resolución 13948 de 29 de mayo de 1996.

CUARTO.-     ORDÉNASE la publicación de la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

QUINTO.-        DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 16 de agosto de 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO      CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

Salva Voto

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO          MANUEL S. URUETA AYOLA

Salva  Voto

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Conjuez