11001-03-24-000-1999-5678-01(5678) Sección 1 2000 [Consejo de Estado]

MARCAS REGISTRABLES - Características exigidas / MARCA - Concepto y finalidad / MARCA - Función identificadora de productos o servicios / FUNCION INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL - Se refiere a la calidad y no a la identidad de la empresa

Analizando las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se tiene que únicamente pueden registrarse como marcas los signos que reúnan las siguientes características: que sean perceptibles; que sean suficientemente distintivos; y, que sean susceptibles de representación gráfica. Por marca se entiende todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De allí la necesidad de que el signo sea lo suficientemente distintivo como para que no exista ningún riesgo de confusión directa o indirecta con otras marcas que identifiquen similares productos o servicios. Respecto de la naturaleza y finalidad de las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:  “La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra. (...). Sin embargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa. Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor. Al consumidor, generalmente no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que los productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente.” “La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere. En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca”.

RIESGO DE CONFUSION - Basta la simple duda o incertidumbre que lleve al error directo o indirecto / ERROR DIRECTO - El que se da entre dos signos / ERROR INDIRECTO - Cuando se hace creer que los productos de marcas idénticas o similares provienen del mismo productor

Respecto de la confusión el Tribunal ha señalado: “La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada. El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos, o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis, el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrase y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83, literal a).(...)”.

SIMILITUD FONETICA - Existencia entre ZARA Y SARY / SIMILITUD VISUAL - Existencia entre ZARA Y SARY / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Existencia de ZARA respecto a la registrada SARY

Respecto al Cotejo el Tribunal ha dicho: “La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple”. Teniendo en cuenta que el elemento dominante es el denominativo y no el gráfico y enfrentando en su conjunto las marcas ZARA y SARY (mixta) que identifican productos de la Clase 25, se encuentra una gran similitud fonética y visual que fácilmente puede inducir a error al público consumidor,  pues desde el punto de vista de la pronunciación, la única diferencia es el sonido de la vocal final que en el primer caso es “a” y en el segundo “i”, sin que exista variación en el resto de las palabras, con lo que se concluye en la irregistrabilidad de la nueva marca ZARA, a la luz de lo dispuesto en los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., noviembre veintidós (22) del año dos mil uno (2001)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5678-01(5678)

Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 52388 del 30 de diciembre de 1994 y 012211 de abril 30 de 1997, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales  se negó el registro de la marca ZARA para amparar “vestidos, calzados y sombrerería”, productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Industria de Diseño Textil INDITEX S.A. y se decidió un recurso de reposición y contra la Resolución 01759 del 11 de febrero de 1999 proferido por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial mediante la cual se resolvió un recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

1. ANTECEDENTES.

• Las Pretensiones de la Demanda.

La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de las resoluciones citadas y que, como consecuencia de esa declaratoria, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a favor de la sociedad INDITEX S.A. el registro de la marca ZARA para amparar “vestidos, calzados y sombrerería”, productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y dictar la resolución correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del fallo, y que se publique la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1. Los hechos de la demanda.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El 13 de abril de 1993, la empresa INDITEX S.A. solicitó el registro de la marca ZARA para amparar “vestidos, calzados y sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Dentro del término no fueron presentadas observaciones por parte de terceros.

Mediante Resolución 52388 del 30 de diciembre de 1994, se negó el registro de la marca ZARA por encontrarla similar a la marca SARY (Mixta), de la Clase 25, de propiedad de Tejidos Sary Ltda. Presentado el recurso de reposición, fue resuelto mediante Resolución 012211 del 30 de abril de 1997, en la cual se confirmó la decisión inicial y mediante la Resolución 01759 del 11 de febrero de 1999, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto.

1. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

Artículos 81, 82, literal a), 83, literales a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De los requisitos esenciales enunciados en el artículo 81, el más importante es el de la distintividad y todos los demás son derivados de este. Para establecer si la marca ZARA  era registrable como marca, la Superintendencia de Industria y Comercio debió estudiar si la misma cumplía con los tres requisitos exigidos y si no se encontraba incursa en alguna causal de irregistrabilidad.

El requisito de la perceptibilidad se cumple pues ZARA es un signo formado por una palabra fácilmente perceptible por los sentidos representable gráficamente. En relación con la distintividad, la marca ZARA cumple a cabalidad con este requisito por cuanto no se confunde con la marca SARY (mixta).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que un signo igual o similar a otro previamente solicitado o registrado, no está prohibido por sí mismo como irregistrable sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor.

El riesgo de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y en la mayor o menor similitud de los productos o servicios que las marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión, en cuanto al origen de los productos, sin advertir que pueden provenir de empresas diferentes. Existen dos clases de confusión: directa e indirecta. La primera induce al comprador a adquirir un producto creyendo que está comprando otro, mientras que la indirecta, se da por el origen o procedencia de los productos. La confusión puede producirse en tres campos: visual, auditivo o ideológico.

El conflicto se presenta entre la marca SARY (compuesta por un elemento denominativo y un elemento gráfico) y una marca denominativa. En este caso debe aplicarse el criterio del Tribunal Andino en el sentido de que deba analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea, la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor.

Las marcas ZARA y SARY pueden coexistir en el mercado fácilmente por cuanto las similitudes existentes ente las mismas no son lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error o confusión, pues entre ellas no existe la misma secuencia de vocales y la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la terminación RA, que le dan más distintividad.

De conformidad con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que se pueda realizar el cotejo conceptual entre dos marcas en conflicto, las mismas deben tener un significado en nuestro idioma. En este caso, la expresión ZARA corresponde a un nombre propio, mientras que la marca SARY no tiene un significado en nuestro idioma, lo que hace que no exista ninguna similitud conceptual.

1. Las razones de la defensa.

La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos:

Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ZARA frente a la marca SARY para la clase 25, registrada a favor de la sociedad Tejidos Sary Ltda., se concluye que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por tanto, de coexistir en el mercado, conllevarían a error al público consumidor, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, ya que el público creería que los productos tienen el mismo origen.

Si se aprecian las marcas ZARA y SARY en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras, se tiene que poseen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error.

En consecuencia, la marca ZARA para la clase 25 es irregistrable.

1. La actuación surtida

A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:

Por auto del trece  (13) de octubre de 1999,  se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite.

Por auto de fecha trece  (13) de octubre de 2000 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la Industria de Diseño Textil S.A. INDITEX S.A.

Mediante auto del primero (1) de marzo de 2001, se resolvió someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III.  INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

“Primero. Un signo que carezca de las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse como apto para el registro marcario.

Segundo: Tampoco serán registrables los signos que se encuentren incursos en una cualquiera de las causales o prohibiciones de irregistrabilidad precisados en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Tercero: Un signo que se confunda o que conlleve la posibilidad de confusión con otro ya registrado o solicitado, no podrá constituirse en marca, conforme al artículo 83, literal a) de la Decisión 344”.

        IV.-  CONSIDERACIONES DE LA SALA

Entra la Sala a realizar el análisis acerca de la confundibilidad entre las marcas ZARA y SARY, pertenecientes a la Clase  25 de la Clasificación de Niza que comprende los siguientes productos: “vestidos, calzados, sombrerería”.

Con el certificado 76289, vigente hasta el 24 de abril de 2002, se encontraba registrada la marca SARY para distinguir todos los productos de la Clase 25 y cuyo titular es la sociedad Tejidos Sary Ltda.

Analizando las disposiciones contenidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se tiene que únicamente pueden registrarse como marcas los signos que reúnan las siguientes características:

• que sean perceptibles
• que sean suficientemente distintivos y,
• que sean susceptibles de representación gráfica

Por marca se entiende todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De allí la necesidad de que el signo sea lo suficientemente distintivo como para que no exista ningún riesgo de confusión directa o indirecta con otras marcas que identifiquen similares productos o servicios.

Respecto de la naturaleza y finalidad de las marcas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:

“La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra. (...).

Sin embargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa. Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor. Al consumidor, generalmente no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que los productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente.

La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere. En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca”.

La marca se constituye entonces en un elemento fundamental de identificación de los productos siendo imposible registrar como marca un signo cuando anteriormente se ha inscrito como tal un signo igual o similar, por parte de un tercero. Por ello, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 establece que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“Artículo 83.

(...)

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

2. Las marcas en conflicto.

La marca SARY (mixta) contiene el siguiente signo distintivo:

Se encuentran en conflicto las marcas ZARA y SARY (mixta)  para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La primera, es denominativa, mientras que la segunda, está integrada por un gráfico en el cual se encuentra una figura femenina luciendo un saco, acompañado de la palabra SARY.

La confusión entre las marcas nace de la identidad o semejanza entre los signos, siempre que la misma pueda conducir al público a error pues, en caso contrario, no obstante la semejanza no existiría irregistrabilidad de la nueva marca.

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, las siguientes son las reglas para realizar el cotejo marcario:

Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente

Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”.

Ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el concepto allegado al presente proceso, que un signo que carece de fuerza distintiva es irregistrable. Esta prohibición tiene su fundamento en la propia función que la marca desempeña, pues al existir entre dos signos una similitud, se impide al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos.

Respecto de la confusión el Tribunal ha señalado:

“La confusión o el riesgo de confusión no implica entonces la certeza de tal hecho entre marcas y productos sino la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda ésta producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada.

El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error directo en cuanto a los dos signos, o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis, el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrase y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83, literal a).

(...)

La regla más aceptada para efectuar el cotejo marcario es la de que los signos deben analizarse en su conjunto, en forma global y no sintética y sin cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple”.

Teniendo en cuenta que el elemento dominante es el denominativo y no el gráfico y enfrentando en su conjunto las marcas ZARA y SARY (mixta) que identifican productos de la Clase 25, se encuentra una gran similitud fonética y visual que fácilmente puede inducir a error al público consumidor,  pues desde el punto de vista de la pronunciación, la única diferencia es el sonido de la vocal final que en el primer caso es “a” y en el segundo “i”, sin que exista variación en el resto de las palabras, con lo que se concluye en la irregistrabilidad de la nueva marca ZARA, a la luz de lo dispuesto en los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

                                       FALLA

Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del veintidós (22) de noviembre del año dos mil uno.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO          CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                  Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA  MARTELO                  MANUEL S. URUETA AYOLA

Ausente con excusa