11001-03-24-000-2000-6154-01(6154) Sección 1 2000 [Consejo de Estado]

COTEJO DE CONJUNTO - No admite descomposición en letras de su unidad fonética o gráfica / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre FINESSE Y FITN’ FRESH / MARCAS NOMINALES ARBITRARIAS - Concepto / SIMILITUD FONETICA - Inexistencia entre las marcas FINESSE Y FITN’ FRESH

En el caso sub examine, se trata de marcas que distinguen productos similares y que, en sentir de la demandante, fonéticamente son casi iguales y están compuestos por las mismas letras. La comparación debe hacerse en su conjunto, sin descomponer las letras, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 7-IP-95, donde señaló: “Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica...”. Las dos marcas no son susceptibles de ser confundidas pues mientras que FINESSE está compuesta por una sola palabra, FIT’N FRESH, tiene dos. Por su parte la palabra FIT significa sano, adecuado, conveniente, en buena salud y FRESH quiere decir fresco, nuevo; la expresión FINESSE viene del francés y significa tenuidad, delgadez, finura. Ha dicho también el Tribunal, que la marca FITN’ FRESH es de aquellas que pudieran denominarse nominales arbitrarias puesto que utilizan un signo acústico o fonético que no manifiesta conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar. En el caso de las marcas FINESSE y FIT’N FRESH, como lo señala el Tribunal, realizando un análisis de conjunto, sin separar las letras o sílabas que conforman el signo, no se encuentra la similitud a que aluden la sociedad demandante pues en cuanto al aspecto fonético podría afirmarse que la primera suena finés, de un solo golpe, mientras que la segunda sonaría fint frech, con dos golpes de voz. Como lo dijo también el Tribunal: “..al colocarse en el lugar del comprador presunto, es más que evidente que éste no procederá en ningún caso al fraccionamiento de la marca”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., noviembre dieciséis (16) del año dos mil uno (2001)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6154-01(6154)

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., contra las Resoluciones Nos. 9709 del 31 de mayo de 1999, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual  se declaró infundada la observación presentada por Alpina Productos Alimenticios S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca FITN’ FRESH a nombre de la Societé des Produits Nestlé S.A.; 16847 del 25 de agosto de 1999, mediante la cual el mismo funcionario confirmó la decisión inicial al resolver el recurso de reposición interpuesto; y 24913 del 5 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 9709 del 31 de mayo de 1999, confirmándola.

1. ANTECEDENTES.

• Las Pretensiones de la Demanda.

La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de las resoluciones citadas y que, como consecuencia de esa declaratoria, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio anular el registro 223.190 correspondiente a la marca nominativa FITN’FRESH y cancelar el respectivo certificado de registro contenido en las resoluciones cuya nulidad se demanda y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1. Los hechos de la demanda.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

El 11 de noviembre de 1998 la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca nominativa FITN’FRESH. Dentro del término legal, la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. formuló oposición al registro de esta marca con base en que con anterioridad había registrado la marca FINESSE bajo el N° 121.366 del 25 de agosto de 1987, vigente hasta el 25 de agosto de 2002, para distinguir productos de la clase 29 de la clasificación Internacional.

La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 9709 del 31 de mayo de 1999, declaró infundada la observación presentada por Alpina Productos Alimenticios S.A. y concedió el registro de la marca FITN’FRESH para distinguir legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados, confituras, huevos, leche, queso y otras preparaciones a partir de la leche, sucedáneos de alimentos lácteos, leche de soja y otras preparaciones a partir de la soja; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza,  a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por un período de diez años.

1. Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.

Se consideran violadas las siguientes disposiciones:

Artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que consagra:

“Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

• Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
• ...”

Las marcas FINESSE y FITN’ FRESH son confundibles. La confundibilidad se deriva de las siguientes circunstancias:

Las denominaciones FITN’FRESH y FINESSE son confundibles por razón de su aspecto visual y fonético, pues la marca solicitada FITN’FRESH incorpora todas las siete letras que conforman la marca prioritaria FINESSE. La composición ortográfica también es semejante. Consecuencia de esto es que la impresión general y global de las denominaciones confrontadas, las hace fácilmente confundibles por el consumidor medio.

La confundibilidad por tan solo uno de los aspectos señalados, es razón suficiente para impedir el registro de la segunda marca.

Debe tenerse en cuenta, además, el público consumidor potencial de los productos distinguidos con las marcas enfrentadas y el precio de los mismos. Por tratarse de alimentos es fácil concluír que se trata de productos de consumo popular y de bajo precio, en cuya selección no se presta un alto grado de atención. El consumidor medio tenderá entonces a confundirse. Cabe citar también el principio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina según el cual en caso de dudas respecto a  la confundibilidad entre dos marcas, se ha de resolver en contra de la marca solicitada.

• Las razones de la defensa.

La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos:

En la interpretación prejudicial dentro del proceso 7-IP-95, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena manifestó:

“Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica...”.

El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión  del Acuerdo de Cartagena, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

• Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Las marcas FITN’FRESH  y FINESSE en debate, no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y, por tanto, de coexistir en el mercado, no llevarían a error al público consumidor, por la posibilidad de no confusión directa e indirecta entre las mismas.

En consecuencia, la marca FITN’FRESH  para la clase 29 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma Decisión, pues siendo suficientemente distintiva no puede llevar a confusión al público consumidor.

1. La actuación surtida

A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:

Por auto del 10 de abril de 2000  se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite.

Por auto de fecha cinco (5) de julio de 2000 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Societé des Produits Nestlé S.A. y Alpina Productos Alimenticios S.A.

Mediante comunicación del 21 de septiembre de 2000, se planteó el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual se pronunció en providencia del 18 de abril de 2001.

1. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.

III.  INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

“ 1. La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características, perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica  del signo que pretende identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable.

• Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio, y, respecto del usuario, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate en relación con el uso al cual han sido destinados. Para alcanzar esta finalidad, se debe diferenciar claramente entre la similitud y la identidad de las marcas, ya que si bien en ambos casos la posibilidad de confusión existe, en la semejanza será menor el grado de la misma que en el caso de la identidad.

• La confusión debe presentarse a simple vista, sin separar o aislar el conjunto de letras o sílabas que conforman el signo. La similitud se dará por un hecho visual, fonético o gráfico, por lo que con relación al caso en estudio, el examen fonético será el predominante, debiendo tener en cuenta que al existir otras letras que conforman el signo, será el criterio de cada persona a quien va dirigido el producto o servicio, el que en definitiva determine un concepto o idea distintos. Por lo expuesto, se reitera que para este análisis es de suma importancia tener presente el todo, esto es la unidad y no las partes aisladas de cada signo.

• La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aprobados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia. Debiéndose tomar muy en cuenta el hecho de que, al colocarse en lugar del comprador presunto, es más que evidente que éste no procederá en ningún caso al fraccionamiento de la marca”.

        IV.-  CONSIDERACIONES DE LA SALA

El objeto de debate en el presente caso es la similitud o semejanza que se presenta entre la marca FINESSE de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A y la marca FIT’N FRESH que la Societé des Produits Nestlé S.A. registró con posterioridad. En ambos casos, se trata de productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 005667 del 25 de Agosto de 1987, la Superintendencia de Industria  y Comercio, División de Propiedad Industrial,  expidió el Certificado de Registro 121366 para la marca FINESSE, sin distintivos especiales, para distinguir los siguientes productos:

“Sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación tales como: carne, pescado, aves y caza; pollos, aves y otras aves procesados y listos para preparar; extractos de carne, conservas de carne, enlatados, sardinas, salmón, atún, camarones, mariscos, pescado en conserva; frutas; y legumbres en conserva de cualquier clase y naturaleza, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, bocadillos, arequipes; huevos, leche y otros productos lácteos como quesos, mantequilla, kumis, yogurt, bebidas lacteadas de fruta en las que predomina la leche, sustancias para infusiones o bebidas calientes o frías elaboradas a base de leche que contengan derivados de la leche; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas”. Productos comprendidos en la Clase 29 del Decreto 755 de 1972.

Mediante el Certificado 223.190, se registró la Marca FIT’N FRESH para distinguir: Legumbres, frutas, carne, aves de corral, caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos cocinados, congelados o deshidratados; confituras, huevos, leche, queso y otras preparaciones a partir de leche, sucedáneos de alimentos lácteos; leche de soja y otras preparaciones a partir de soja; aceites y grasas comestibles; preparaciones proteínicas para la alimentación. Productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consagra:

“Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

El artículo 83, ibídem, establece que no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“Artículo 83.

(...)

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.”

En el caso sub examine, se trata de marcas que distinguen productos similares y que, en sentir de la demandante, fonéticamente son casi iguales y están compuestos por las mismas letras. La comparación debe hacerse en su conjunto, sin descomponer las letras, tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial dentro del proceso 7-IP-95, donde señaló:

“Para determinar si existe o no confundibilidad, entre el signo por registrar y el registrado o anteriormente solicitado, el examinador debe apreciar los signos en una visión de conjunto, sin realizar una descomposición de su unidad fonética y gráfica...”.

Las dos marcas no son susceptibles de ser confundidas pues mientras que FINESSE está compuesta por una sola palabra, FIT’N FRESH, tiene dos. Por su parte la palabra FIT significa sano, adecuado, conveniente, en buena salud y FRESH quiere decir fresco, nuevo; la expresión FINESSE viene del francés y significa tenuidad, delgadez, finura.

Como se consignó por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 95-IP-2000: “... la prohibición a que se refiere el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 requiere que entre las marcas en conflicto se presente una confundibilidad que no permita su diferenciación, lo que evidentemente provoca el denominado riesgo de confusión y evita la clara distinción de las marcas. Al existir dicho riesgo, es muy probable que éste conduzca a la irregistrabilidad de una marca que ha venido a producir confusión con otra ya registrada previamente para la misma especie de productos o servicios”.

Ha dicho también el Tribunal, que la marca FITN’ FRESH es de aquellas que pudieran denominarse nominales arbitrarias puesto que utilizan un signo acústico o fonético que no manifiesta conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que va a identificar.

Las reglas para realizar el cotejo marcario, creadas por la doctrina y reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal, son las siguientes:

• “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla considerada de máxima importancia, por lo que el cotejo debe, necesariamente, realizarse en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas;
• Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, ya que el consumidor identifica las marcas individualizadamente y no simultáneamente.
• Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas Al decir de profesor BREUER MORENO la similitud general entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan.
• Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas”.

En el caso de las marcas FINESSE y FIT’N FRESH, como lo señala el Tribunal, realizando un análisis de conjunto, sin separar las letras o sílabas que conforman el signo, no se encuentra la similitud a que aluden la sociedad demandante pues en cuanto al aspecto fonético podría afirmarse que la primera suena finés, de un solo golpe, mientras que la segunda sonaría fint frech, con dos golpes de voz. Como lo dijo también el Tribunal: “..al colocarse en el lugar del comprador presunto, es más que evidente que éste no procederá en ningún caso al fraccionamiento de la marca”.

Este caso es diferente del contenido en la sentencia de esta misma Sección, de fecha 30 de marzo de 2000, C.P: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, en la cual se declaró la nulidad de las Resoluciones 27386 del 28 de octubre de 1997 y 3462 del 14 de septiembre de 1998 proferidas por el Superintendente de Industria y Comercio y mediante las cuales se había declarado infundada la oposición presentada por la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. propietaria de la marca FINESSE y concedido el registro de la marca FITNES a favor de la sociedad Societé des Produits Nestlé S.A. para distinguir productos de la Clase 29 del Decreto 755 de 1992 y se había resuelto un recurso de apelación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo XXXI de la Ley 17 de 1989 “El juez que conozca el proceso deberá adoptar la interpretación del Tribunal” por lo que la Sala desestimará las pretensiones de la demanda al considerar que no se presenta la confundibilidad señalada entre las marcas FINESSE y FIT’N FRESH” y se mantiene la presunción de legalidad de las resoluciones acusadas, lo cual llevará a la Sala a desestimar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

                                       FALLA

Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de dieciséis de noviembre  del año dos mil uno.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO          CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                  Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA  MARTELO                  MANUEL S. URUETA AYOLA