REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES - Las normas comunitarias sólo regulan la etapa de actuación administrativa / REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES - La vía gubernativa no esta regulada por normas comunitarias sino por el C.C.A. / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN MARCAS / VIA GUBERNATIVA EN MARCAS Y PATENTES

 

En este caso, si bien existen disposiciones especiales en el derecho comunitario que regulan el trámite y decisión de la solicitud de registro, lo cierto es que sólo las hay en relación con la etapa de la actuación administrativa, y no de la vía gubernativa, por lo que respecto de ésta es procedente aplicar las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean invocadas como violadas.

 

MARCAS Y PATENTES / IRREGISTRABILIDAD POR CONFUNDIBILIDAD - Procedía si los productos o servicios protegidos por la marca pertenecían a una misma clase / IRREGISTRABILIDAD POR CONFUNDIBILIDAD - Se configura independientemente de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios / CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS

 

Cabe advertir que bajo la vigencia de la Decisión 85 (artículo 58, literal f) la confundibilidad dependía de que los productos o servicios protegidos por la marca pertenecieran a una misma clase, circunstancia esta en la que, al parecer, el demandante sustenta el derecho que cree tener al otorgamiento de la marca. Pero es lo cierto que, como ya se dijo, su situación se regula por las disposiciones de la Decisión 344, frente a la cual la causal de irregistrabilidad se configura independientemente de la clase a la cual pertenezcan los productos o servicios que la marca amparada comprende. Resalta la Sala que desde la Decisión 311 las normas comunitarias han sido enfáticas en señalar que la confundibilidad no está sujeta a la circunstancia de que los productos o servicios protegidos por la marca correspondan a una misma clase. En efecto, así se deduce de la regulación contenida en el artículo 73, literal a), y en el literal c).

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil uno (2001)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6241-01(6241)

 

Actor: VIDRIO ANDINO S.A.

 

 

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

 

 

 

Al no haber sido aprobado el proyecto de sentencia presentado por el Consejero doctor Camilo Arciniégas Andrade, procede la Sala a proferir sentencia de única instancia, dentro del expediente de la referencia, a través del cual la sociedad VIDRIO ANDINO S.A., mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

 

1ª: Que son nulas las  Resoluciones núms. 12537 de 30 de junio de 1999, “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”; 18874 de 13 de septiembre de 1999, “Por la cual se resuelve un recurso de Reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y  26185 de 30 de noviembre de 199, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada entidad.

 

2ª: Que como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene a la entidad demandada que otorgue el registro de la marca “Andino” a favor de la actora, para distinguir productos comprendidos en la clase 21, de la clasificación internacional de Niza.

 

 

1. ANTECEDENTES

 

 

Según se refiere en los hechos y omisiones de la demanda, el 21 de diciembre de 1998 la actora solicitó el registro de la marca “VIDRIO ANDINO” (mixta) para distinguir productos de la clase 21 de la clasificación internacional  de  Niza;  y la entidad demandada le negó

 

esta solicitud mediante las Resoluciones mencionadas, por considerar que la marca se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a su identidad con la marca “CERÁMICA ANDINA”, para distinguir la misma clase de productos.

 

A juicio de la actora los actos acusados violaron los artículos 29 de la Constitución Política y 35 del “Código Administrativo”, por razones que se sintetizan así:

 

Que los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación, pasaron por alto el único argumento en que se sustentó el recurso de reposición.

 

Sostiene que la Administración, con prescindencia absoluta del ordenamiento procesal del trámite de la segunda instancia, previsto en el artículo 359 o 360 del Código de Procedimiento Civil,  confirmó la Resolución número 12537, y de esta manera, se quedó sin la posibilidad de poder argumentar respecto del punto fundamental  del recurso de apelación.

 

 

 

 

II.- TRAMITE DE LA ACCION

 

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

II.1.-. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

 

II.1.1. La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

 

Que con la expedición de las resoluciones acusadas no se incurrió en violación de normas constitucionales o de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Cita varios antecedentes jurisprudenciales emanados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los cuales se establecen los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, en concordancia con los cuales analizó la irregistrabilidad de la marca  VIDRIO ANDINO (mixta), frente  a  la  marca   CERÁMICA  ANDINA,  ambas    para

 

distinguir productos de la clase 21, y concluye que hay semejanza, y por tanto confundibilidad entre las mismas, en los aspectos ortográficos y fonéticos. En consecuencia, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, porque creerían que el producto tendría el mismo origen.

 

Aduce que en este caso presentan mayor significación o peso las semejanzas existentes que las diferencias entre las marcas, puesto que la forma de su pronunciación puede conllevar la denominada confundibilidad sonora. Existen  similitudes en su escritura, debido a que tienen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden.

 

Finalmente acota que las resoluciones acusadas  no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la demandante.

 

II.1.2. La sociedad CERÁMICA ANDINA C.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, mediante apoderado presentó en tiempo memorial en el que solicita que se denieguen todas las pretensiones de la demanda y se condene en costas a la actora, toda vez que  en  este  caso   se   configura   la   causal   de

 

irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal “a” de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respecto de la marca VIDRIO ANDINO, teniendo en cuenta que ya se encuentra registrada a su favor la marca CERÁMICA ANDINA, en la cual la palabra cerámica es explicativa, al igual que vidrio, por tratarse de nombres genéricos, luego las marcas recaen sobre los signos ANDINA y ANDINO.

 

 

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

El señor Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación, manifestó que  se atiene a los términos del pronunciamiento que haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

 

El debate procesal se circunscribe a aspectos procedimentales de la expedición de las Resoluciones acusadas, en la medida en que se señalan como normas violadas los artículos 29 de la Constitución Política,  y 35 del C.C.A., con fundamento en que en los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación se pasó por alto el único argumento en que se sustentó el recurso de reposición y que la actora se quedó sin la posibilidad de poder argumentar respecto del mismo, que fue el punto fundamental  del recurso de apelación.

 

En este caso, si bien existen disposiciones especiales en el derecho comunitario que regulan el trámite y decisión de la solicitud de registro, lo cierto es que sólo las hay en relación con la etapa de la actuación administrativa, y no de la vía gubernativa, por lo que respecto de ésta es procedente aplicar las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo, en cuanto sean invocadas como violadas.

 

Como ya se dijo, la actora además del artículo 29 de la Carta indicó como transgredido el artículo 35 del C.C.A., norma que en lo pertinente establece que "En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas tanto inicialmente como durante el trámite". Así mismo, interpretando la demanda podría tenerse como violado el artículo 59, ibídem, a cuyo tenor “….La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque lo hayan sido antes”.

 

Alega la actora que las Resoluciones acusadas, que resolvieron la vía gubernativa, dejaron de pronunciarse sobre  los  argumentos  por  ella   expuestos   en   la

sustentación del recurso de reposición, relativos a que las marcas no versan sobre la misma clase de productos, ya que CERÁMICA ANDINA no fue registrada para distinguir vidrio, por tanto su poderdante tiene derecho a registrar  la marca VIDRIO ANDINO para distinguir este producto.

 

A juicio de la Sala lo anterior no corresponde a la realidad procesal, por cuanto la Administración sí le dio la debida respuesta, en la medida en que en la Resolución núm. 18874 de 13 de septiembre de 1999, mediante la cual fue decidido el recurso de reposición, se dijo:

 

 

“Y no son de recibo por parte de esta Oficina las razones aducidas por el recurrente respecto de que con la solicitud marcaria se pretende amparar únicamente el vidrio, porque la cobertura de la marca  fundamento de la negación es total y aunque no lo fuera, se induciría a error al consumidor quien conocedor de la marca registrada hace muchos años, pensaría estar adquiriendo productos del mismo fabricante no pudiendo por ello, como ya se dijo, coexistir ambas marcas en el mercado.” (folio 6)

 

 

La respuesta precedente encuentra pleno respaldo en las normas comunitarias aplicables en este caso, conforme a

la cuales, para efectos de la confundibilidad, es intrascendente la clase a la cual pertenecen los productos, bastando únicamente la semejanza de los signos en forma tal que pueda inducir al público a error (artículo 83, literal a)[1], de la Decisión 344), o que se pueda engañar al público respecto de la procedencia o fabricación (artículo 82, literal h)[2], ibídem).

 

Cabe advertir que bajo la vigencia de la Decisión 85 (artículo 58, literal f)[3] la confundibilidad dependía de que los productos o servicios protegidos por la marca pertenecieran a una misma clase, circunstancia esta en la que, al parecer, el demandante sustenta el derecho que cree tener al otorgamiento de la marca.

 

Pero es lo cierto que, como ya se dijo, su situación se regula por las disposiciones de la Decisión 344, frente a la cual la causal de irregistrabilidad se configura independientemente de la clase a la cual pertenezcan los productos o servicios que la marca amparada comprende. Así lo ha reconocido en numerosas interpretaciones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

Resalta la Sala que desde la Decisión 311 las normas comunitarias han sido enfáticas en señalar que la confundibilidad no está sujeta a la circunstancia de que los productos o servicios protegidos por la marca correspondan a una misma clase.

 

En efecto, así se deduce de la regulación contenida en el artículo 73, literal a), y en el literal c), el cual prevé expresamente:

 

 

"... independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro...".

 

 

 

No resulta cierto entonces que hubiera habido prescindencia  absoluta  del  ordenamiento procesal del

trámite de la segunda instancia, el cual, además, no se rige por los artículos 359 o 360 del Código de Procedimiento Civil,  que aduce la demandante, sino por los artículos 49 y siguientes del C.C.A., entre ellos, el 59 atrás citado.

 

Por último, cabe señalar que de resultar cierto el hecho de que a la  interesada se le dejó sin la posibilidad de argumentar respecto del punto fundamental del recurso, para que tal circunstancia tuviera entidad suficiente  frente a la alegada violación del debido proceso, era menester que en la instancia jurisdiccional, en la que obviamente se tiene franca la oportunidad para ello, se hubiera aducido como motivo de violación la normatividad comunitaria pertinente y, por consiguiente, como causal de nulidad de los actos que le negaron el registro, lo cual no aconteció.

 

En consecuencia el cargo no prospera y, por ende, habrán de denegarse las pretensiones de la demanda.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

                                                       F A L L A :

 

 

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

 

          CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de mayo de 2001.

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO  CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

         Presidenta                                                            Salva voto

 

 

GABRIEL EDUADO MENDOZA MARTELO   MANUEL S. URUETA AYOLA

 

S A L V A M E N T O    D E    V O T O

 

MARCAS Y PATENTES / VIA GUBERNATIVA - Los recursos deben decidirse resolviendo todos los argumentos / DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Violación en vía gubernativa al no resolver todas las cuestiones planteadas / MARCA - Cobertura sobre productos o servicios concedidos

 

La actora se limitó a acusar los actos administrativos como violatorios del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, que establecen el derecho al Debido Proceso, señalando el segundo que “en la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite”.  Y en efecto, el cargo fue demostrado, porque ni la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, ni el Superintendente Delegado para  la Propiedad Industrial al desatar la apelación, resolvieron todas las cuestiones planteadas por la recurrente. En el recurso de reposición se planteó que la marca CERÁMICA ANDINA no amparaba el vidrio (salvo el de construcción) por que el vidrio no estaba comprendido en la Clase 21 del Decreto 755 de 1972. Sin embargo, este argumento no fue despachado por la División de Signos Distintivos, quien se limitó a discurrir, primero, que “la cobertura de la marca fundamento de la denegación es total” ; y segundo, que aunque no lo fuera “se induciría a error al consumidor quien conocedor de la marca registrada hace muchos años, pensaría estar adquiriendo productos del mismo fabricante”. En mi criterio, la expresión “la cobertura de la marca fundamento de la denegación  es total” carece de significado. La Administración debe decidir los recursos resolviendo todos los argumentos con razones claras y concretas, expuestas en términos que permitan al interesado comprenderlas para poder contradecirlas. Someter al interesado a esfuerzos para que pueda desentrañar las razones de la Administración es, sencillamente, conculcar el derecho de contradicción y, por la tanto, el Debido Proceso. Se resolvió el segundo argumento, más no el primero. Respecto de los tres argumentos del recurso de apelación, la Administración únicamente despachó el primero, en el sentido de ser predominante el elemento denominativo de la etiqueta de VIDRIO ANDINO por sobre el elemento figurativo (triángulos isósceles amarillo y azul). Pero no consideró el varias veces citado argumento de no estar el vidrio dentro de la Clase para la cual se concedió el registro de CERÁMICA ANDINA. La Administración estaba en el deber de expresar las razones que le asistían para considerar similares el vidrio y la cerámica con arreglo a los factores planteados por el recurrente, a saber, “inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.”  Debía, entonces, el Superintendente Delegado, dar expediente a este argumento, para sustentar su conclusión de que existía “confusión directa” que, en sus palabras, “se produce en los signos y en la naturaleza de los productos.” Luego no se respetó el Debido Proceso, por no haberse resuelto el único argumento contendido en el recurso de reposición, ni uno de los planteados al complementar el de apelación. En consecuencia, debieron ser anuladas las resoluciones decisorias de los recursos.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

SALAVAMENTO DE VOTO : DR. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

 

Radicación número:  6241 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

 

Referencia: AUTORIDADES NACIONALES

 

Actor: VIDRIO ANDINO S.A.

 

Me permito consignar a continuación las razones de mi disentimiento.

1. LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 21 de diciembre de 1998, VIDRIO ANDINO S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos (de la Superintendencia de Industria y Comercio) el registro de la marca VIDRIO ANDINO (mixta) consistente en una “etiqueta compuesta de dos (2) triángulos isósceles, uno amarillo y otro azul, superpuestos por sus puntas iguales, el azul sobre el amarillo, junto con la expresión en su parte inferior :  “VIDRIO ANDINO”,  para distinguir los siguientes productos de la clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza :

“Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), cristalería, porcelana y loza, no comprendidos en otras clases.”  (Subraya el suscrito).

La División de Signos Distintivos negó el registro por haberse registrado anteriormente la marca CERÁMICA ANDINA (MIXTA -acompañada de la expresión explicativa cerámica), para distinguir productos comprendidos en la Clase 21, según certificado 159.026 expedido el 26 de julio de 1994 a favor de CERÁMICA ANDINA C.A. Estimó la División de Signos Distintivos que la marca registrada, al compararse con la marca solicitada “es confundiblemente semejante.”

2. LA VÍA GUBERNATIVA

VIDRIO ANDINO S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, argumentando que procedía el registro de “ANDINO” para distinguir vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción), porque estos productos no estaban comprendidos en la clase 21 del Decreto 755 de 1972, vigente cuando se registró la marca “CERÁMICA ANDINA”.

Los recursos fueron decididos así:

2.1. El recurso de reposición

La División de Signos Distintivos, por Resolución 18.874 de 1999 (13 de septiembre) mantuvo su decisión, por las siguientes razones:

«SEGUNDO. Los signos en conflicto VIDRIO ANDINO (mixta) y CERÁMICA ANDINA (mixta) sólo varían en la última letra y, como las palabras  “Vidrio” y “Cemento” [sic] son explicativas, no pueden coexistir en el mercado pues generarían confusión en el público consumidor no solo en cuanto a los productos en sí mismo [sic] considerados, sino en cuanto al origen empresarial de los mismos.

Y no son de recibo por parte de esta Oficina las razones aducidas por el recurrente respecto de con que la solicitud marcaria se pretende amparar únicamente vidrio, porque la cobertura de la marca fundamento de la denegación es total, y aunque no lo fuera, se induciría a error al consumidor quien conocedor de la marca registrada hace muchos años, pensaría estar adquiriendo productos del mismo fabricante no pudiendo por ello, como ya se dijo, coexistir ambas marcas en el mercado.» (Subrayas fuera del texto).

 

 

2.2. El recurso de apelación

2.2.1. Una vez conocida la decisión de su recurso de reposición, VIDRIO ANDINO S.A., en memorial dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio, redarguyó así las razones de la División de Signos Distintivos :

2.2.1.1. Que ésta no había tomado en cuenta que la marca mixta solicitada tenía un elemento gráfico que predominaba sobre el elemento denominativo;

2.2.1.2. Que ninguna marca tiene “cobertura total”, puesto que solamente se extienden a aquellos productos o servicios para los que fueron concedidas; y siendo ello así, “CERÁMICA ANDINA” protegía todos los productos comprendidos en la clase 21 del Decreto 755 de 1992,  más no el vidrio, que no estaba comprendido en dicha clase;

2.2.1.3. Que la marca está sometida a la regla de “especialidad”, esto es, que protege únicamente los productos para los que fueron registradas; con la única excepción de la marca notoria, que se extiende aún a otros productos disímiles.

Apoyándose en la sentencia 13 IP-98 del Tribunal Andino de Justicia, sostuvo que en este caso debe establecerse si entre los productos de la marca solicitada y los de la marca registrada existe similitud o identidad; pues, si estas no se dieren, no habrá “conexión competitiva”, y la marca podrá registrarse. Que el Tribunal tiene definidos los siguientes criterios para establecer la similitud: “inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.”

En este caso –planteaba el recurrente– los productos no tienen conexión competitiva, pues “el vidrio en bruto o semielaborado y los productos domésticos cerámicos (que son los que corresponden a la Clase 21), no son comercializados por los mismos canales, no son partes y accesorios unos de otros, no tienen la misma finalidad y no son intercambiables.”

2.2.2. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución  26.185 de 30 de noviembre de 1999, confirmó la decisión apelada. Sostuvo que el punto por analizar era la aplicación de la causal de irregistrabilidad de signos establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, parcialmente transcrito por el Superintendente, así:

“… se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos … , respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”

Enseguida, precisó que existen dos clases de confusión: directa e indirecta. Que por la confusión directa “se induce al comprador a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. En este caso la identidad se produce en los signos y en la naturaleza de los productos.”  Y que, con miras a evitar que coexistan en el mercado signos confundibles, pasa a examinar si los signos confrontados ofrecen riesgo de confusión, a la luz de las reglas que, tratándose del riesgo de confusión directa, reconocen la doctrina y la jurisprudencia, a saber: “Regla 1:  La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; Regla 3 : Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto; Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. (Pedro C. Breuer Moreno. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robi, Buenos Aires, págs. 351 y ss.”

Sentadas estas reglas, el Superintendente despachó el recuso de apelación así:

“De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que teniendo en cuenta que cuando se compara una marca mixta con una nominativa, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos –el denominativo o el gráfico– resulta predominante o determinante. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico, teniendo en cuenta la fuerza expresiva de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, este despacho considera que si bien es cierto la marca solicitada es mixta ella no cuenta con los suficientes elementos gráficos para que tengan tal relevancia que la hagan lo suficientemente distintiva frente al signo previamente registrado. Así las cosas es procedente concluir que entre las marcas en confrontación Vidrio Andino y Cerámica Andina existen semejanzas, desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, que pueden inducir al público a error.” (Resaltado fuera del texto).

3. LA DEMANDA

La actora se limitó a acusar los actos administrativos como violatorios del artículo 29 de la Constitución Política y del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, que establecen el derecho al Debido Proceso, señalando el segundo que “en la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite”.

Y en efecto, el cargo fue demostrado, porque ni la División de Signos Distintivos al resolver el recurso de reposición, ni el Superintendente Delegado para  la Propiedad Industrial al desatar la apelación, resolvieron todas las cuestiones planteadas por la recurrente.

3.1.  En el recurso de reposición se planteó que la marca CERÁMICA ANDINA no amparaba el vidrio (salvo el de construcción) por que el vidrio no estaba comprendido en la Clase 21 del Decreto 755 de 1972. Sinembargo, este argumento no fue despachado por la División de Signos Distintivos, quien se limitó a discurrir, primero, que “la cobertura de la marca fundamento de la denegación es total” ; y segundo, que aunque no lo fuera “se induciría a error al consumidor quien conocedor de la marca registrada hace muchos años, pensaría estar adquiriendo productos del mismo fabricante”.

En mi criterio, la expresión “la cobertura de la marca fundamento de la denegación  es total” carece de significado. La Administración debe decidir los recursos resolviendo todos los argumentos con razones claras y concretas, expuestas en términos que permitan al interesado comprenderlas para poder contradecirlas. Someter al interesado a esfuerzos para que pueda desentrañar las razones de la Administración es, sencillamente, conculcar el derecho de contradicción y, por la tanto, el Debido Proceso. ¿Qué quiere decir que la cobertura del signo ANDINO es “total” ? Cualquiera que fuese el significado de esta aseveración, la Administración debía expresarlo claramente. Y aún así, quedó sin resolver el argumento del recurrente, pues no se dijo porqué la marca CERÁMICA ANDINA, cuya cobertura amparaba los productos de la Clase 21 del Decreto 755 de 1972 se extendería a un producto que en esa época no estaba comprendido en dicha clase.

Se resolvió el segundo argumento, más no el primero.

3.2. Al complementar la sustentación de su recurso de apelación, VIDRIO ANDINO S.A. propuso tres argumentos, a saber: (i) : Que no se había tomado en cuenta que la marca mixta solicitada tenía un elemento gráfico que predominaba sobre el elemento denominativo; (ii) Que ninguna marca tiene “cobertura total”, puesto que solamente se extienden a aquellos productos o servicios para los que fueron concedidas; y siendo ello así, “CERÁMICA ANDINA” protegía todos los productos comprendidos en la clase 21 del Decreto 755 de 1992,  más no el vidrio, que no estaba comprendido en dicha clase; y (iii) Que la marca está sometida a la regla de “especialidad”, esto es, que protege únicamente los productos para los que fueron registradas; con la única excepción de la marca notoria, que se extiende aún a otros productos disímiles.

Pues bien, la Administración únicamente despachó el primero, en el sentido de ser predominante el elemento denominativo de la etiqueta de VIDRIO ANDINO por sobre el elemento figurativo (triángulos isósceles amarillo y azul).

Pero no consideró el varias veces citado argumento de no estar el vidrio dentro de la Clase para la cual se concedió el registro de CERÁMICA ANDINA. La Administración estaba en el deber de expresar las razones que le asistían para considerar similares el vidrio y la cerámica con arreglo a los factores planteados por el recurrente, a saber, “inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator; canales de comercialización, mismos medios de publicidad, relación o vinculación entre los productos, partes y accesorios, mismo género de los productos, misma finalidad e intercambiabilidad de los productos.”  Debía, entonces, el Superintendente Delegado, dar expediente a este argumento, para sustentar su conclusión de que existía “confusión directa” que, en sus palabras, “se produce en los signos y en la naturaleza de los productos.”

Luego no se respetó el Debido Proceso, por no haberse resuelto el único argumento contendido en el recurso de reposición, ni uno de los planteados al complementar el de apelación. En consecuencia, debieron ser anuladas las resoluciones decisorias de los recursos.

En lo demás, el actor sí debió citar como violadas las normas de la Decisión 344, especialmente el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, porque su argumentación contra la denegación del registro consistía, en el fondo, en que la Administración dio a “CERÁMICA ANDINA” el carácter de marca notoria, por haber extendido su cobertura a productos disímiles de aquellos para los cuales fue concedida.

 

 

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Fecha ut supra.

 

[1] "Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".

[2] "No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la actitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate".

 

[3]"No podrán ser objeto de registro como marcas:

1. f) las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase".