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Ver: 75MARCA - Función identificadora de productos y servicios / FUNCION IDENTIFICADORA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO - Ocurre cuando se identifica su procedencia por un signo distintivo
En su concepto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resalta las principales características y la naturaleza de las marcas, respecto de las cuales señaló: “La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra. (...). Sin embargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa. Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor. Al consumidor, generalmente no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que os productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente. La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere. En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca”.
COTEJO DE CONJUNTO - Ordenación de las vocales para establecer semejanzas / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Existencia entre signos HIDERAX e IDERAC / SIMILITUD FONETICA - Existencia entre signos HIDERAX e IDERAC / RIESGO DE CONFUSION - Existencia entre signos HIDERAX e IDERAC al tratarse de las misma clase de productos farmacéuticos / RIESGO DE CONFUSION - Clases: directo e indirecto
Como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, es necesario analizar las marcas en su conjunto. También debe considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas”. Entra la Sala al análisis ortográfico y fonético de las marcas HIDERAX e IDARAC, encontrando: (HIDERAX S - IDARAC - i e a - i a a ). Con excepción del cambio de la vocal central “a” por la “e”, prácticamente la formación de ambos vocablos es el mismo, pues la “H” de HIDERAX S es muda y la “S” final tampoco tiene relevancia. Prácticamente la única diferencia es el sonido final de “s” en la primera y de “c” en la segunda. Desde el punto de vista ortográfico hay una gran semejanza entre las marcas HIDERAX S e IDARAC, pues también tienen el mismo número de sílabas. Fonéticamente también hay gran similitud pues mientras la primera suena “ideracs”, la segunda se pronuncia “idarac”, por lo que el riesgo de confusión para el consumidor es inminente, máxime cuando se trata de productos de la misma clase, respecto de los cuales, por tratarse de productos farmacéuticos, es necesario ser mucho más exigente. “El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo, en cuanto a los dos signos, o indirecto, en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis, el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado existe en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso, marcas idénticas para los mismos productos , no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83, literal a)”.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO
Bogotá, D.C., noviembre dieciséis (16) del año dos mil uno (2001)
Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6279-01(6279)
Actor: LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución No.00149 del 24 de enero de 2000, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 18048 de 1999 y se declaró fundada la observación presentada por la sociedad Roussel-Uclaf, negando el registro de la marca HIDERAX S, para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, solicitado por Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol S.A.
- ANTECEDENTES.
- Las Pretensiones de la Demanda.
La demanda instaurada busca la declaratoria de nulidad de la Resolución 00149 del 24 de enero de 2000 y que quede en firme las Resoluciones 18048 del 31 de agosto de 1999, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca HIDERAX S, Clase 5, a favor de Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL, así como la N° 24322 que confirmó la anterior, y que se comuniquen las decisiones a la Superintendencia de Industria y Comercio para dar aplicación al artículo 176 del C.C.A. y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
- Los hechos de la demanda.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:
La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., solicitó el registro de la marca HIDERAX S, para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, productos todos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad ROUSSEL UCLAF, con domicilio en París, Francia, presentó observación contra el registro de la marca HIDERAX S, Clase 5, basándose en que es titular del registro de la marca IDARAC Clase 5, Certificado 87152 vigente hasta el 12 de mayo de 2001, la cual es confundible desde los aspectos visual, fonético y ortográfico con la marca HIDERAX S de Laboratorios LAFRANCOL S.A.
La Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución 18048 del 31 de agosto de 1999 en la cual declaró infundada la observación hecha por la sociedad ROUSSEL UCLAF y concedió el registro de la marca HIDERAX S, señalando que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan. La marca objeto de la solicitud, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Contra la citada Resolución, la sociedad Roussel Uclaf interpuso los recursos de reposición y apelación argumentando que los signos presentan similitudes de orden fonético, gráfico y gramatical, que llevan a la conclusión de que el consumidor puede incurrir en error. La marca HIDERAX S, resulta ser casi una imitación de la marca IDARAC, previamente registrada por ellos, pues en ambas se encuentran las mismas letras agregando únicamente la letra H al comienzo.
- Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación.
Se consideran violadas las siguientes disposiciones:
Artículos 81 y 83, literal a) y artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; artículo 3, inciso 6, del C.C.A.
Se violó el artículo 81 teniendo en cuenta que la marca HIDERAX S, Clase 5, es una invención fantástica de características especiales dentro de las cuales se encuentra la de distintividad frente a las demás marcas registradas para este tipo de productos, además es perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica.
Al comparar las marcas puede determinarse que efectivamente las marcas son muy disímiles entre sí:
MARCA SOLICITADA MARCA OBSERVANTE
HIDERAX S IDARAC
Entre estas dos expresiones no hay posibilidad de confusión.
El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 fue aplicado indebidamente al determinar equívocamente que la marca HIDERAX S estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad que allí se establece, lo cual no es cierto, ya que las marcas HIDERAX S e IDARAC han coexistido en el mercado por mucho
tiempo sin inducir a error a los consumidores.
Se violó igualmente el artículo 3 del C.C.A., pues faltó imparcialidad a la Administración al negar el registro de la marca HIDERAX S por ser supuestamente confundible y similar a la marca IDARAC, lo cual no es cierto .
- Las razones de la defensa.
La Superintendencia de Industria y Comercio respondió la demanda con los siguientes argumentos:
Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad consignadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca HIDERAX S frente a la marca IDARAC, ambos de la Clase 5, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre ésta y la marca HIDERAX S, por lo tanto, de coexistir en el mercado, se llevaría al público a error, existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las dos, pues el consumidor creería que los productos tienen el mismo origen.
Si se aprecian las marcas HIDERAX e IDARAC en una visión de conjunto, en la totalidad de los elementos que las integran, la unidad fonética y gráfica de los nombres y no las partes unas de otras se tiene que poseen mayor significación, las semejanzas existentes que las diferencias entre las mismas, que inducen al consumidor a error.
- La actuación surtida
A la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario en el C.C.A., dentro del cual se destacan las siguientes actuaciones:
Por auto del seis (6) de junio de 2000, se admitió la demanda y se ordenó darle el correspondiente trámite.
Por auto de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2000 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.
Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de ese derecho la Superintendencia de Industria y Comercio y Laboratorio LAFRANCOL S.A.
Mediante comunicación del 11 de diciembre de 2000, se resolvió someter el caso a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO.
El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación estimó procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que hiciera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tal y como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado mediante Ley 17 de 1980, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
III. INTERPRETACION PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:
“ Primero. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad, susceptibilidad y de representación gráfica no puede considerarse apto para el registro como marca.
Segundo. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá, para poder tener acceso al registro, estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Tercero: El examen de registrabilidad debe ser practicado por la Oficina Nacional Competente, de oficio, o como resultado de observaciones formuladas por parte legítimamente interesada, para determinar si el signo que se solicita registrar es idéntico o semejante a otros ya registrados o solicitados anteriormente y puede o no generar confusión susceptible de inducir al público a error, según lo establecido por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
- El asunto objeto de estudio.
Entra la Sala a examinar si efectivamente entre las marcas HIDERAX S e IDARAC, se da la confundibilidad señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución acusada.
En efecto, en la Resolución 00149 del 24 de enero de 2000, cuya nulidad se solicita, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la decisión contenida en la Resolución 18048 de 1999, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos, declaró fundada la observación presentada por la sociedad Roussel Uclaf y, en consecuencia, negó el registro de la marca HIDERAX S, para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A.
En la citada resolución, la Superintendencia anotó:
“Establecido el punto de la importancia de que no coexistan signos confundibles en el mercado es procedente establecer si existe riesgo de confusión entre los signos en discusión. Las marcas en confrontación HIDERAX S e IDARAC, examinadas en su conjunto, presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí. En efecto, estas marcas comparten cuatro de las letras que las componen ubicadas en idéntica posición, siendo la única diferencia entre ellas la letra inicial H de la marca solicitada, la cual es muda, la segunda vocal que las conforma E/A y su última letra X/C, lo cual al ser pronunciadas no las diferencia lo suficiente como para poder coexistir en el mercado. En cuanto a la letra S que acompaña de manera separada a la expresión HIDERAX no le imprime al conjunto mayor distintividad frente a la marca registrada. Por lo tanto consideramos que las referidas marcas no pueden coexistir en el mercado para distinguir la misma clase de productos, sin generar confusión en el consumidor respecto a su procedencia empresarial y por ende sobre su calidad y características”.
La sociedad ROUSSEL UCLAF es titular de la marca IDARAC, de la Clase 5, con vigencia hasta el 12-05-2001. En la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran los siguientes productos: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para curas (apósitos), materias para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes, productos para la destrucción de los animales dañinos; funguicidas, herbicidas.
Mediante Resolución 18048 de 1999, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, había declarado infundada la observación presentada por la sociedad Roussel Uclaf y concedido el registro de la marca nominativa HIDERAX S, de Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza.-
En los términos del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no pueden registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se circunscribió a los artículos 81 y 83, literal a) y no se hizo extensivo a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, por no considerarlos pertinentes ya que ellos constituyen compromisos que los países miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311, los cuales, tienen carácter nacional y no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.
En su concepto, el Tribunal resalta las principales características y la naturaleza de las marcas, respecto de las cuales señaló:
“La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra. (...).
Sin embargo, la función indicadora de la procedencia empresarial tiene especial relevancia frente a los consumidores. La marca permitirá a los consumidores identificar que el producto o el servicio proviene de una misma empresa. Hemos de entender que el origen empresarial no es lo mismo que la identidad del productor. Al consumidor, generalmente no le interesa saber quién es el fabricante y cuál es su identidad, sino, más bien, que os productos o servicios adquiridos proceden de una misma fuente.
La marca facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o del servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere. En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo. Cuando se den tales presupuestos podrá afirmarse que la marca cumple con una función indicadora de la calidad del producto o servicio frente a los bienes o servicios de otra marca”.
- Análisis de las marcas en conflicto.
Se encuentran en conflicto las marcas HIDERAX S de Laboratorios LAFRANCOL S.A. para distinguir productos farmacéuticos e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, de la Clase 5, y la marca IDARAC de la sociedad Roussel Uclaf, para todos los productos de la Clase 5.
Como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia, es necesario analizar las marcas en su conjunto. También debe considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, debido a que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas”.
Entra la Sala al análisis ortográfico y fonético de las marcas HIDERAX e IDARAC, encontrando:
HIDERAX S IDARAC
i e a i a a
Con excepción del cambio de la vocal central “a” por la “e”, prácticamente la formación de ambos vocablos es el mismo, pues la “H” de HIDERAX S es muda y la “S” final tampoco tiene relevancia. Prácticamente la única diferencia es el sonido final de “s” en la primera y de “c” en la segunda. Desde el punto de vista ortográfico hay una gran semejanza entre las marcas HIDERAX S e IDARAC, pues también tienen el mismo número de sílabas. Fonéticamente también hay gran similitud pues mientras la primera suena “ideracs”, la segunda se pronuncia “idarac”, por lo que el riesgo de confusión para el consumidor es inminente, máxime cuando se trata de productos de la misma clase, respecto de los cuales, por tratarse de productos farmacéuticos, es necesario ser mucho más exigente.
Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando expresó:
“Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a las marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el sólo consejo del farmacéutico de turno”. (Interpretación Prejudicial 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998).
En la interpretación Prejudicial 21-IP-2001, allegada al presente proceso, en relación con la confundibilidad de la marca, el Tribunal de Justicia anotó:
“El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo, en cuanto a los dos signos, o indirecto, en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis, el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado existe en cuanto a la utilización de signos marcarios. Por eso, marcas idénticas para los mismos productos , no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83, literal a)”.
La Sala considera que la marca HIDERAX S está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por existir un riesgo claro de confundibilidad con la marca IDARAC cuyo registro ya estaba vigente con anterioridad y, en consecuencia, desestimará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.
Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del dieciséis (16) de noviembre del año dos mil uno.
OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidenta
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA
Publicado Por: julio 10, 2015