REGISTRO SANITARIO - Requisito de la certificación sobre registro de la marca del producto / REGISTRO SANITARIO - Al estar en trámite el certificado de registro marcario del producto debe denegarse la solicitud

La controversia gira en torno de establecer si conforme al procedimiento previsto para el otorgamiento de  registros sanitarios bastaba acreditar que la solicitud de marca de los productos se hallaba en trámite o si era menester demostrar la titularidad del registro marcario (artículo 3º del Decreto 2780 de 1991). Si la norma que consagra los requisitos hace la exigencia de que se acompañe a la solicitud la certificación de registro marcario y ello no se cumple, sencillamente el Ministerio emite un concepto negativo frente a la solicitud, sin dilación alguna. El Ministerio no está obligado a esperar que la Superintendencia de Industria y Comercio culmine el procedimiento marcario para adoptar la decisión que corresponda, sino que ante el hecho de que el administrado no acompañe a su solicitud uno de los documentos que exige el artículo 3º mencionado, la entidad, en cumplimiento del artículo 4o, ibídem debe proceder a emitir un concepto desfavorable para la expedición del registro sanitario. Precisamente el espíritu del artículo 3º del Decreto 2780 de 1991, fue el de proteger el derecho que tiene el titular de un registro marcario al uso exclusivo del mismo, y a los consumidores, para evitar que puedan ser inducidos a error, en cuanto a la calidad, naturaleza y procedencia del producto. Por tal razón,  el Ministerio de Salud, debió emitir un concepto desfavorable a la solicitud de expedición de los registros sanitarios, lo que no implica dirimir controversias en materia marcaria, como así lo entendió, pues esa competencia, en la vía gubernativa, la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la instancia jurisdiccional,  la Sección Primera del Consejo de Estado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil uno (2001).

Radicación número: 25000-23-24-000-1999-2824-01(2656)

Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del Ministerio de Salud, contra la sentencia de 18 de mayo de 2000, proferida por la Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto accedió a  las pretensiones de la demanda.

I-. ANTECEDENTES

I.1-. La Sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., obrando a través de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendiente a que, mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

1ª: Que son nulas las Resoluciones núms. 03220, 03221,  03222, 03223 y 03224, todas de 26 de julio de 1992, a través de las cuales se  conceden registros sanitarios en favor de Especies y Condimentos El Leon Ltda., para diferentes productos ALIMENTICIOS MARCA “el Birrey” , expedidas por el Director General Técnico del Ministerio de Salud (folios 64, 68, 71, 76 y 80).

2ª: Que se restablezca el derecho de la actora, ordenándole al Ministerio de Salud tomar las medidas pertinentes para evitar la comercialización de los productos marca “El Birrey”, por cuanto hay similitud, que induce a error a los consumidores, con los productos de FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A..

I.2-. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo los siguientes cargos de violación:

1º: Que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, pues los actos del Ministerio de Salud implican un trato preferencial a favor de los productos “El Birrey”, ya que se omitió exigir el certificado de marca registrada y se tuvo como tal la certificación de que se encontraba en trámite.

A su juicio, se le dio un trato discriminatorio, pues el Ministerio toleró la comercialización de los productos sin registro sanitario y se apuró a concederlo, no obstante habérsele señalado irregularidades y  solicitado un concepto a la División de Marcas, el cual no esperó.

2º: Según la actora se violó el derecho a la propiedad intelectual e industrial, consagrado en el artículo 61 de la Constitución Política, porque el Ministerio debió exigir el registro de marca de los productos alimenticios; además de que conoció con antelación la amenaza y vulneración de los derechos de aquélla y no tomó medidas de protección, con el endeble argumento de no ser de su competencia, permitiendo así la comercialización de tales productos, que con anterioridad había ordenado decomisar.

3º: Indica que se quebrantó el artículo 3º del Decreto 2780 de 1991,        que modificó el artículo 134 del Decreto 2333 de 1982, conforme al cual debe presentarse el certificado de marca registrada para la obtención del registro sanitario; y que con la expedición de los actos acusados se permitió el expendio de unos productos sin marca registrada.

4º: Afirma que se vulneró el artículo 306 de la Ley 9ª de 1979, ya que el Ministerio no dio cumplimiento a los requisitos allí exigidos, y no resulta válido su argumento en cuanto a que es ajeno a la protección de las marcas legítimamente registradas en razón de que otras autoridades tienen esa competencia, ya que es deber de todas las autoridades públicas proteger a las personas en sus bienes.

5º: Sostiene que se violó el parágrafo del artículo 306 del Código Sanitario Nacional, que prohíbe el expendio de alimentos o bebidas con registros en trámite.

I.3.1.- La Nación- Ministerio de Salud- al contestar la demanda, propuso como excepciones las de ausencia de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación (FOLIOS 151 y 152 del cuaderno principal).

En relación con la primera, expresa que consiste en que la relación material se presenta entre la actora y la sociedad Condimentos EL León Ltda., en razón de las marcas “El Rey” y “El Birrey”, por lo que el Ministerio no es el llamado a responder.

En cuanto a la segunda excepción, a su juicio, consiste en que al Ministerio no se le puede atribuir ningún tipo de responsabilidad por hechos que tengan origen en aspectos de tipo marcario.

Frente al fondo del asunto se opuso a la prosperidad de las pretensiones aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

Que tiene competencia para expedir registros sanitarios de productos alimenticios, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por los Decretos 2333 de 1982 y 2780 de 1991.

Que uno de tales requisitos es la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro de la marca del producto y como el trámite en dicha entidad dura de 4 a 6 años, a los funcionarios del Ministerio se les recomienda que el concepto favorable o negativo sobre el registro sanitario debe ser oportuno, preferiblemente dentro del mes en que se haga la solicitud, razón por la cual no puede esperarse a la decisión de aquélla.

Enfatiza en que, conforme a los conceptos núms. 1073 de 8 de julio de 1992 y 1318 de 18 de agosto del mimo año, de la Oficina Jurídica del Ministerio, existe un mecanismo para corregir las anomalías que se puedan presentar, consistente en que si la Superintendecia de Industria y Comercio se pronuncia desfavorablemente en relación con la solicitud de la marca, se deben adelantar los trámites pertinentes para el cambio de la misma, que fue lo que ocurrió en este caso, por lo que se expidieron las Resoluciones núms. 00729, 00730, 00728, 00731, 00732 y 00733, todas  de 23 de febrero de 1993.

I.3.2-. Según consta a folio 114 del cuaderno principal, mediante auto de 13 de mayo de 1993 se admitió la demanda y se ordenó notificar, entre otros, al representante legal de Especies y Condimentos El León Ltda, tercero con interés directo en las resultas del proceso.

Consta  a folios 133 y 134, ibídem, la notificación personal al  representante de dicha sociedad, quien no contestó la demanda.

II-. LA SENTENCIA RECURRIDA

En relación con el fondo del asunto el a quo accedió a las pretensiones de la demanda, para lo cual razonó, principalmente, de la siguiente manera:

Que, conforme al artículo 3º del Decreto 2780 de 16 de diciembre de 1991, para la obtención del registro sanitario se exige en el numeral sexto la “certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro de la marca del producto”, y en el expediente no existe prueba que acredite que la sociedad Especies y Condimentos El León Ltda., haya obtenido ante dicha Superintendencia el correspondiente registro de la marca “El Birrey” para sus productos.

Destaca que para el Ministerio de Salud tal requisito se cumple también con la certificación de que la solicitud de la marca se encuentra en trámite, pero que tal argumento no puede acogerse, pues la norma establece el registro de la marca.

Enfatiza en que la solución que plantea el Ministerio, referente a que en el evento de que se niegue el registro de la marca se cambie el registro sanitario por otro nombre del producto, no está acorde con los parámetros trazados por el ordenamiento vigente en materia de licencias sanitarias, ya que, de todos modos, implicaría el desconocimiento del mandato legal que exige el trámite previo del registro de la marca.

Resalta que también se violó el artículo 306 del Código Sanitario que establece que “Todos los alimentos o bebidas que se expendan, bajo marca de fábrica y con nombres determinados, requerirán registro expedido conforme a lo establecido en la presente ley y la reglamentación que al efecto establezca el Ministerio de Salud”. Que el Decreto 2780 de 1991 dispuso, de manera expresa, que la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro de la marca del producto es uno de los documentos que debe acompañarse para la expedición del registro sanitario, de donde resulta que la Cartera de Salud se apartó de su propia reglamentación.

Hace notar que el citado artículo 306 en su parágrafo estableció que “se prohíbe el expendio de alimentos o bebidas con registro en trámite , a partir de la vigencia de la presente ley; y que, como lo afirma la actora, la Superintendencia de Industria y Comercio había conceptuado en anteriores oportunidades sobre la imposibilidad de autorizar el registro a empresas cuya marca estaba en trámite, por cuanto la semejanza con otras marcas podía inducir en error al consumidor, como lo expresó a través de la División de Propiedad Industrial, al negar la concesión del registro marcario a la Compañía Nacional de Chocolates para sus productos El Virrey, dada la similitud que presentaba con  la marca El Rey, registrada a favor de la actora.

  III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El apoderado del  Ministerio de Salud, manifestó, en esencia, que la entidad expidió los actos acusados con base en los parámetros conceptuales emitidos por la entonces Jefe de la Oficina Jurídica, quien consideró que las controversias que se presentaban entre ESPECIES Y CONDIMENTOS EL LEON LTDA y la actora, obedecían a situaciones de materia marcaria, frente a las cuales se carecía de competencia para finiquitarlas; y que si bien es cierto que los registros sanitarios se expidieron con base en una certificación de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se manifestaba que se trataba de registros en trámite, también lo es que presumió la legalidad de dicho trámite, pues estimó que si se había admitido la solicitud de registro de la marca, ello obedecía a que se habían cumplido todos los requisitos, por lo que continuó con el procedimiento de su competencia.

IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

En la etapa procesal correspondiente, la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

 V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La controversia gira en torno de establecer si conforme al procedimiento previsto para el otorgamiento de  registros sanitarios bastaba acreditar que la solicitud de marca de los productos se hallaba en trámite o si era menester demostrar la titularidad del registro marcario.

En orden a dilucidar lo anterior se tiene en cuenta lo siguiente:

El artículo 3º del Decreto 2780 de 1991, vigente cuando se tramitaron las solicitudes de registro sanitario y se expidieron los actos acusados, prevé:

“De la documentación para la obtención del Registro Sanitario...Para la obtención del Registro Sanitario el interesado deberá presentar la siguiente documentación:

A.- Para productos alimenticios elaborados en el país.

1.- Solicitud dirigida al Ministerio de Salud o a su autoridad delegada, suscrita por el interesado, el representante legal o su apoderado, la cual deberá contener la siguiente información..

2.- Con la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación....

6.- Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro de la marca del producto...”.

Tanto en la contestación de la demanda, como en el escrito contentivo del recurso de apelación, el Ministerio de Salud admite que expidió los actos acusados con la certificación de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio acerca de que la solicitud de la marca “El Birrey”, por parte de la sociedad Especies y Condimentos El León Ltda se encontraba apenas en trámite y no que ésta tenía en su favor la titularidad de la misma, por lo que resulta evidente la violación del citado artículo 3º.

Ahora, las razones aducidas por la entidad demandada no son de recibo, ya que si bien puede ser cierto que el concepto favorable o negativo sobre la solicitud del registro sanitario debe ser oportuno, preferiblemente dentro de mes siguiente a ella, y que el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio es prolongado, no lo es menos que si la norma que consagra los requisitos hace la exigencia de que se acompañe a la solicitud la certificación de registro marcario y ello no se cumple, sencillamente el Ministerio emite un concepto negativo frente a la solicitud, sin dilación alguna.

En otras palabras, el Ministerio no está obligado a esperar que la Superintendencia de Industria y Comercio culmine el procedimiento marcario para adoptar la decisión que corresponda, sino que ante el hecho de que el administrado no acompañe a su solicitud uno de los documentos que exige el artículo 3º mencionado, la entidad, en cumplimiento del artículo 4o, ibídem debe proceder a emitir un concepto desfavorable para la expedición del registro sanitario. En efecto, prevé esta disposición:

“Del estudio, análisis y concepto....

El Ministerio de Salud o la autoridad delegada, estudiará la documentación presentada y con base en el estudio de la misma, se emitirá el concepto favorable o desfavorable para la expedición del registro sanitario”.

Precisamente el espíritu del artículo 3º del Decreto 2780 de 1991, fue el de proteger el derecho que tiene el titular de un registro marcario al uso exclusivo del mismo, y a los consumidores, para evitar que puedan ser inducidos a error, en cuanto a la calidad, naturaleza y procedencia del producto. Por tal razón,  el Ministerio de Salud, debió emitir un concepto desfavorable a la solicitud de expedición de los registros sanitarios, lo que no implica dirimir controversias en materia marcaria, como así lo entendió, pues esa competencia, en la vía gubernativa, la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y en la instancia jurisdiccional,  la Sección Primera del Consejo de Estado.

Tampoco resulta atendible el argumento de que si se admitió la solicitud de registro de marca para la sociedad ESPECIES Y CONDIMENTOS EL LEON LTDA, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, era presumible el otorgamiento del registro, pues conforme a las normas comunitarias que gobiernan el trámite marcario, luego de admitida la solicitud y de publicada en el extracto de la Gaceta de Propiedad Industrial, los terceros interesados en la no concesión del registro están en posibilidad de formular observaciones que pueden ser acogidas o desechadas por la entidad; y, si ocurre lo primero, deniega el registro solicitado. (artículos 92 a 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), vigente entonces y ahora sustituida por la Decisión 486 de 2000 que entró a regir el 1o. de enero del presente año.

En consecuencia, fue acertada la decisión del a quo al acceder a las pretensiones de la demanda, razón por la que debe confirmarse la sentencia apelada, y así se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo  expuesto, el  Consejo de Estado, Sala   de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de octubre de 2001.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO     MANUEL S. URUETA AYOLA

MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Conjuez