MARCA TRIDIMENSIONAL – Irregistrable por no reunir el requisito de distintividad / COTEJO – Entre marca tridimensional y diseño industrial. Riesgo de confusión. Exhibidor de dulces
Las resoluciones acusadas permiten observar que la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas”, cuyo registro se negó para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, consiste en una estructura piramidal de ocho módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto, conectando los módulos por medio de un espiral; y enmarcada en una circunferencia de chupetas que se elevan a altura media de la misma. A su turno, se advierte que el diseño industrial previamente registrado a favor de Comestibles Aldor S.A. es una estructura piramidal de 6 módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto. En este sentido, la Sala advierte que la estructura que la actora pretende registrar como marca tridimensional y el diseño industrial previamente registrado a favor de Comestibles Aldor S.A. comparten elementos distintivos que en el mercado pueden generar riesgo de confusión en el público consumidor. De hecho, la marca tridimensional no posee contundencia suficiente frente al diseño industrial, para evitar la confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos que pretende identificar. Además, un eventual registro de la marca tridimensional infringiría el derecho de propiedad industrial que le asiste a Comestibles Aldor S.A., pues la marca y el diseño industrial hacen referencia a un mismo objeto, que es un exhibidor de dulces. En este orden de ideas, la Sala observa que la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 136 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 134 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 113 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 DE 2000 – ARTICULO 150 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA
NOTA DE RELATORIA: Sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 7 de febrero de 2013, Rad 2007-00287-00, MP María Elizabeth García Gonzalez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00325-00
Actor: COLOMBINA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colombina S.A. contra las Resoluciones 24380 de 2006 (14 de septiembre), 33455 de 2006 (30 de noviembre) y 19689 de 2008 (17 de Junio), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- LA DEMANDA
La sociedad Colombina S.A. domiciliada en el corregimiento La Paila, Zarzal, Valle del Cauca, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
1.1. Pretensiones
- Que se declare nula la Resolución 24380 de 2006 (14 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas” para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Que se declare nula la Resolución 33455 de 2006 (30 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 24380 de 2006 (14 de septiembre).
- Que se declare nula la Resolución 19689 de 2008 (17 de junio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 24380 de 2006 (14 de septiembre).
- Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a su favor el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.2. Los Hechos
El 8 de abril de 2005 la demandante solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la siguiente marca tridimensional, denominada “exhibidor de chupetas”, consistente en una estructura piramidal de ocho módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto, conectando los módulos por medio de un espiral; y enmarcada en una circunferencia de chupetas que se elevan a altura media de la misma.; para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza:
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por Juan Pablo Cadena Sarmiento, como agente oficioso de Comestibles Aldor S.A., por considerar que era confundible con un diseño industrial previamente registrado a favor de la misma.
Mediante Resolución 24380 de 2006 (14 de Septiembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, bajo el argumento de que presentaba gran similitud visual con el diseño industrial existente cuyo titular era Comestibles Aldor S.A..
Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 33455 de 2006 (30 de noviembre) y 19689 de 2008 (17 de junio), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 24380 de 2006 (14 de septiembre).
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La demandante considera que los actos acusados contrarían el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A propósito, señala que éste artículo establece: “…a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.”.
En este sentido, afirma que la marca tridimensional “exhibidor de chupetas” es registrable, pues cumple con su objetivo principal, que es la individualización de productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a través de la forma característica que ofrece dicho exhibidor.
Aunado a lo anterior, señala que la marca tridimensional “exhibidor de chupetas” es diferente al diseño industrial registrado a favor de Comestibles Aldor S.A., pues mientras que la primera está conformada por un espiral ascendente y continuado, el segundo está hecho por una superposición de pisos sin conexión.
Adicionalmente, precisa que debe concederse el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, pues en el mercado existen múltiples exhibidores de dulces que no inducen a confusión al público consumidor, pese a ser similares.
Por último, señala que debe concederse el registro marcario, pues éste ya se ha otorgado en Perú y Ecuador.
- CONTESTACIÓN
La Superintendencia de Industria y Comercio y Comestibles Aldor S.A. guardaron silencio.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo, el Tribunal interpretó de oficio los artículos 113, 136 literal f), y 150 de la misma Decisión. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 099-IP-2012 se citan a continuación.
“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: El diseño industrial pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica, tal como sucede en el modelo de utilidad. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad.
Un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el diseño. El diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También pude actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.
TERCERO: Corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.
CUARTO: La comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene distintividad suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. En tal comparación, como se anotó atrás, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios.
QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto”.
- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en su demanda.
4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que las resoluciones acusadas habían sido expedidas de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
Indicó que la marca tridimensional “exhibidor de chupetas” no tenía fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, debido a que era similar al diseño industrial concedido a Comestibles Aldor S.A. mediante Resolución 7740 de 2005 (15 de abril).
En este sentido, señaló que un eventual registro de la marca tridimensional podría inducir a confusión al público consumidor por su similitud con el diseño industrial de titularidad de Comestibles Aldor S.A., pues ambos “presentan una figura de base plana redondeada en sus bordes, la cual asciende levemente, disminuyendo después su tamaño sobre la horizontal siguiendo ascendiendo verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamaño donde se origina una forma semitrapezoidal de baja altura, desde allí asciende hasta un punto, disminuye su tamaño sobre el plano horizontal, repitiendo esto último 6 veces más, generando una forma a manera de escalera que remata en una parte superior reducida.”.
4.3. Comestibles Aldor S.A. guardó silencio.
- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala determinar si la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas”, consistente en una estructura piramidal de ocho módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto, conectando los módulos por medio de un espiral; y enmarcada en una circunferencia de chupetas que se elevan a altura media de la misma; cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de las Naciones.
A este respecto, se advierte que el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:
“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”.
Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos” y “la forma de los productos, sus envases o envolturas”.
A su turno, y comoquiera que la demandante considera que debe concederse a su favor el registro marcario del signo tridimensional denominado “exhibidor de chupetas”, debido a que ha sido otorgado en Perú y Ecuador, es pertinente señalar que el hecho de que una marca se registre en otros países de la Comunidad Andina no significa que pueda desconocerse la autonomía e independencia que cada país miembro tiene para juzgar el registro o no de la misma. De hecho, sobre el particular, en la interpretación prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente:
“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).”
5.1. Examen de Registrabilidad
La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó a la actora el registro de la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas”, para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era similar al diseño industrial[1] previamente concedido a favor de Comestibles Aldor S.A., mediante Resolución 7740 de 2005 (15 de abril).
En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión entre la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas” y el diseño industrial concedido a Comestibles Aldor S.A., hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas acogidas por la jurisprudencia comunitaria para comparar marcas tridimensionales. De hecho, en ella se lee lo siguiente:
“En el proceso interno se debe proceder a comparar un signo tridimensional y un diseño industrial. Para esto, se aplicarán las mismas reglas que para comparar dos marcas tridimensionales.
En este sentido, la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.” (Se resalta)
En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se negó y el diseño industrial previamente registrado a favor de Comestibles Aldor S.A., se ven de la siguiente manera:
MARCA CUYO REGISTRO SE NEGÓ | DISEÑO INDUSTRIAL PREVIAMENTE REGISTRADO |
EXHIBIDOR DE CHUPETAS
(TRIDIMENSIONAL CLASE 30) |
EXHIBIDOR DE DULCES |
Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas” es distintiva y, por lo tanto, susceptible de ser registrada en la clase 30 de la Clasificación internacional de Niza.
5.1.1. Comparación entre la Marca Tridimensional y el Diseño Industrial
Las resoluciones acusadas permiten observar que la marca tridimensional denominada “exhibidor de chupetas”, cuyo registro se negó para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, consiste en una estructura piramidal de ocho módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto, conectando los módulos por medio de un espiral; y enmarcada en una circunferencia de chupetas que se elevan a altura media de la misma.
A su turno, se advierte que el diseño industrial previamente registrado a favor de Comestibles Aldor S.A. es una estructura piramidal de 6 módulos cilíndricos superpuestos en forma ascendente con orificios en sus bordes externos, donde la base tiene un área mayor que se reduce a medida que la pirámide llega a su punto más alto.
En este sentido, la Sala advierte que la estructura que la actora pretende registrar como marca tridimensional y el diseño industrial previamente registrado a favor de Comestibles Aldor S.A. comparten elementos distintivos que en el mercado pueden generar riesgo de confusión en el público consumidor. De hecho, la marca tridimensional no posee contundencia suficiente frente al diseño industrial, para evitar la confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos que pretende identificar. Además, un eventual registro de la marca tridimensional infringiría el derecho de propiedad industrial que le asiste a Comestibles Aldor S.A., pues la marca y el diseño industrial hacen referencia a un mismo objeto, que es un exhibidor de dulces.
En este orden de ideas, la Sala observa que la marca tridimensional “exhibidor de chupetas”, cuyo registro se solicitó para distinguir productos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal f), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
No sobra destacar que en el presente caso no es relevante estudiar el impacto que puede tener el registro de la marca tridimensional en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues al cotejarla con un diseño industrial lo importante es determinar si existe confusión o riesgo de confusión con la forma externa del producto o su apariencia. De hecho, en el presente caso se negó el registro marcario en aras de proteger el diseño industrial que, en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “… pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica, tal como sucede en el modelo de utilidad.”.
A propósito, en un caso análogo en el que se negó el registro de la marca tridimensional “exhibidor de chupetas” para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que vulneraba el derecho de propiedad industrial de la sociedad Comestibles Aldor S.A., debido a que era similar al diseño industrial de un exhibidor de dulces que previamente se había registrado a su favor, esta Sala manifestó:
“Estima la Sala que en este caso la marca tridimensional “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”, cuyo registro fue negado, conforme a la gráfica que obra a folio 44, es similar al diseño industrial registrado cuyo titular es COMESTIBLES ALDOR S.A. de acuerdo con la gráfica que obra a folios 168 y 169.
Para mejor comprensión de la Sala, se traslada a la providencia, fotocopia de las marcas en controversia, así:
Diseño industrial registrado Marca solicitada
Estima la Sala que asiste razón a la entidad demandada, al considerar que el signo solicitado presenta gran similitud visual con el derecho otorgado por el diseño industrial, “puesto que en común exhiben una figura de base plana redondeada en sus bordes la cual asciende levemente, para después disminuir su tamaño sobre la horizontal y sigue ascendiendo verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamaño donde se origina una forma semi-trapezoidal de baja altura; desde allí asciende hasta un punto donde disminuye su tamaño sobre el plano horizontal, repitiendo esto último 6 veces más generando una forma a manera de escalera que remata en una parte superior reducida”.
Las anteriores características, que no han sido controvertidas por la actora, indican que de concederse el registro de la marca negada, puede existir el riesgo de una confusión visual con la simple observación de los signos o figuras tridimensionales en forma de cono que se comparan, lo cual vulneraría el derecho de propiedad industrial de la sociedad Comestibles Aldor S.A., quien no ha prestado su consentimiento, como ya se dijo.
(…)
Por el contrario, existen coincidencias y semejanzas, por lo que, se repite, de aceptarse el registro de la marca negada, se vulneraría el derecho de propiedad industrial concedido y se crearía confusión en el consumidor.”[2] (Se resalta)
De conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
- ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidenta
GUILLERMO VARGAS AYALA MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
[1] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Comunidad Andina de Naciones “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”
[2] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 7 de febrero de 2013, Rad.: 11001032400020070028700, Actora: Colombina S.A., M.P. María Elizabeth García Gonzalez