MARCAS FARMACEUTICAS - Los elementos de uso común o genéricos no entran en la comparación / COTEJO CONJUNTO DE LAS MARCAS - Excepción en marcas farmacéuticas / ELEMENTOS DE USO COMUN O GENERICOS - No se tiene en cuenta en la comparación de marcas farmacéuticas

Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta la regla señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, en la que sostuvo: “En las marcas farmacéuticas generalmente se presentan elementos de uso común o genéricos  que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, ya que el examen comparativo debe efectuarse atendiendo a ‘una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales’.“Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual nos lleva a afirmar que se debe tener especial cuidado ya que en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, y tal como se ha pronunciado este tribunal, existe la imposibilidad de apropiación  particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia, eventualmente aplicables al caso controvertido”.

PREFIJO COMUN O GENERICO - Se sustrae del cotejo en marcas farmacéuticas / SIMILITUD VISUAL - Existencia entre los signos TAL y STAT / SIMILITUD FONÉTICA - Existencia entre los signos TAL y STAT / SIMILITUD CONCEPTUAL - Existencia entre los signos TAL y STAT / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia por similitud visual, fonética y conceptual entre las marcas OXITAL Y OXISTAT

Teniendo en cuenta que  OXITAL y OXISTAT se refieren a productos farmacéuticos, y que el prefijo OXI hace relación a que tales productos contienen dentro de su composición el elemento químico oxígeno, la sala sustraerá del análisis dicha partícula, por cuanto la misma es de uso común y genérico y, por lo tanto, no es susceptible de   apropiación por parte de la sociedad demandante, como tampoco por parte de la sociedad que se opuso al registro de la marca aquí controvertida. Al comparar las expresiones TAL y STAT, la Sala encuentra que presentan similitud visual, dado que si bien la primera consta de sólo tres letras, en tanto que la segunda de cuatro, lo cierto es que tienen en común dos de ellas (la T y la A), las cuales  van seguidas en una y otra.  En lo que tiene que ver con el aspecto fonético, a juicio de esta Corporación existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas en la primera es preponderante la sílaba TAL y en la segunda la sílaba TAT, que si bien difieren en la última letra, ello no es lo suficientemente distintivo para no generar confusión en el público consumidor, pues el producto, según se trate del de la demandante o de la tercera directa interesada en las resultas del proceso será solicitado o bien como OXISTAT o bien como OXITAL, expresiones que auditivamente no ofrecen mayor diferencia. En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora, la expresión STAT es fantasiosa, en tanto que la expresión TAL tiene diversos significados, no obstante lo cual ello no descarta la confundibilidad entre uno y otro signo, pues sabido es que no necesariamente la confundibilidad tiene que presentarse respecto de todos los aspectos objeto de comparación, pues basta que exista confundibilidad respecto de uno de ellos, para que la expresión se torne en irregistrable.  Así las cosas, esta Corporación estima que en efecto la expresión OXISTAT encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, dado que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, también lo es que carece de la suficiente fuerza para distinguir el producto que pretende amparar con dicha marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto del dos mil uno (2.001)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5714-01(5714)

Actor :  GLAXO GROUP LIMITED

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por Glaxo Group Limited, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra  las Resoluciones núms. 4372 de 27 de febrero de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca  “OXISTAT, a favor de la demandante,  para amparar “una droga dermatológica formulada”, producto comprendido en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; 20341 de 18 de septiembre de 1996, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicialmente citada, confirmándola; y 2991 de 25 de febrero de 1999, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 4372 de 27 de febrero de 1996, confirmándola.

I.- ANTECEDENTES

1. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada busca la nulidad de los actos arriba identificados y que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a favor de la demandante la concesión del registro de la marca “OXISTAT”, para amparar “una droga dermatológica formulada”, producto comprendido en la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza.

Asimismo, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, como lo establece el artículo 176 del C.C.A.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1º. La demandante presentó el 26 de junio de 1990 la solicitud de registro de la marca “OXISTAT” para amparar “preparaciones y sustancias farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5a de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que le  correspondió el expediente administrativo num. 92-324-604.

2º. Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 380 de 11 de agosto de 1993,  el Instituto Farmacológico Colombiano S.A. ITALMEX (hoy Smithkline Beecham Colombia S.A.) y Smithkline Beechman Corporation presentaron oportunamente observaciones al registro de OXISTAT, con base en sus marcas OXITAL (expediente núm. 247.217), OXI CLEAN (certificado 127.843), OXI-5 (certificado 102.569), OXI-10 (certificado núm. 107.214, OXI-10 COVER (certificado núm. 117.550), OXI COVER (certificado núm. 117.548) y OXI WASH (certificado 138.450).

3º. Mediante escrito de 26 de octubre de 1994 Smithkline Beechman Corporation desistió de la observación presentada.

4º. Mediante escrito de 24 de enero de 1995 la demandante limitó la solicitud de registro de la marca OXISTAT, para amparar única y exclusivamente “una droga dermatológica formulada”, producto comprendido en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

5º.  Mediante Resolución núm. 4372 de 27 de febrero de 1995 la Superintendencia de Industria y Comercio aceptó el desistimiento de la observación presentada por Smithkline Beechman Corporation; declaró fundada la observación presentada por  el Instituto Farmacológico Colombiano S.A. ITALMEX (hoy Smithkline Beecham Colombia S.A.) y negó el registro de la marca OXISTAT para distinguir “una droga dermatológica formulada”, producto comprendido en la clase 5ª Internacional.

6º. Mediante Resoluciones núms.. 20341 de 18 de septiembre de 1996 y 02991 de 25 de febrero de 1999, fueron resueltos los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola.

7º. La resolución que resolvió el recurso de apelación fue notificada por edicto desfijado el 21 de abril de 1999, luego la demanda presentada el 20 de agosto del mismo año lo fue en tiempo.

c.- Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La demandante considera que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, estructurando para el efecto lo siguientes cargos:

Primer cargo: Del contenido del artículo 83, literal a),  de la Decisión 344, se desprende que para que sea irregistrable un signo es necesario que se asemeje a la marca previamente solicitada, de forma tal que pueda inducir al público a error, y que el signo a registrarse ampare los mismos productos o servicios protegidos por la marca previamente solicitada o registrada, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, presupuestos que no se cumplen en el asunto examinado, por cuanto las semejanzas existentes entre las marcas OXISTAT y OXITAL no son determinantes  para inducir al público consumidor a error.

Si bien el principio general del cotejo de marcas es que debe atender a una visión en conjunto de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales, ello tiene su excepción en tratándose de marcas farmacéuticas, en las cuales se utilizan elementos o palabras de uso común que no deben entrar en la comparación, tal y como lo sostuvo el Tribunal Andino de Justicia, en la interpretación prejudicial de 6 de febrero de 1998, exp. 13-IP-97.

En el caso sub examine se trata de dos marcas farmacéuticas compuestas por un prefijo de uso común y generalizado que no puede entrar en el cotejo marcario, porque no es objeto de apropiación exclusiva y excluyente por persona alguna, pues es de dominio público.

El prefijo en cuestión es OXI, que alude a la palabra “OXIGENO”, elemento químico ampliamente utilizado en el sector farmacéutico para medicamentos de uso dermatológico, entre otros.

En consecuencia, el cotejo marcario debe hacerse entre las expresiones “STAT” de OXISTAT y “TAL” de OXITAL, en las cuales no existe confusión visual o gráfica, ya que no hay secuencia de vocales, el número de sílabas es diferente y no existen radicales ni terminaciones comunes.

En cuanto al aspecto fonético se tiene que los signos en conflicto se diferencian, ya que están compuestos por diferentes números de sílabas: TAL se compone de una sílaba, mientras que STAT se compone de dos, además de que la palabra STAT comienza por la letra S, que representa un sonido fricativo sordo, el cual, al pronunciarse, suena ESTAT.

Finalmente, tampoco existe confusión ideológica, dado que la palabra STAT carece de significado en nuestro idioma y, por consiguiente, no tiene contenido conceptual, mientras que la expresión TAL es un adjetivo que se aplica a las cosas indefinidamente, para determinar en ellas lo que por su correlativo se denota.

Segundo cargo.- El artículo 81 de la Decisión 344 dispone que sólo son registrables como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, dependiendo de estos requisitos y de que no se presente ninguna de las causales de irresgistrabilidad contempladas en los artículos 82 y 83, ibídem, que el signo que se pretende registrar como marca cumpla con su función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto.

La palabra OXISTAT es una expresión que puede ser reconocida a través del sentido de la vista y, por lo tanto, es perceptible;  de igual manera es susceptible de representación gráfica, ya que puede representarse materialmente; y también es claro que cumple con el requisito de distintividad, por cuanto no es similar desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual con la marca OXITAL y no se confunde con aquello que va a distinguir, esto es “una droga dermatológicamente formulada”.

d.- Las razones de la defensa

La demanda fue notificada al representante legal del Instituto Farmacológico Colombiano S.A. ITALMEX (hoy Smithkline Beecham Colombia S.A.) y al Superintendente de Industria y Comercio, el segundo de los cuales, a través de apoderado, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes.

1º. A los actos acusados les era aplicable válida y legalmente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2º. De los documentos obrantes en el expediente núm. 93-324.604, contentivo de la solicitud de registro de la marca “OXISTAT”, para distinguir productos de la clase 5ª, se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó plenamente al trámite administrativo en materia marcaria y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

3º. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “OXITAL”, frente a la marca “OXISTAT”, se evidencia que son semejantes entre sí, ya que existe confundibilidad en los aspectos gráficos y fonéticos y, por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor, habida cuenta de que este creería que uno y otro producto tienen el mismo origen.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 3 de octubre de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 39).

Por auto visible a folio 66 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad actora y de la entidad demandada (fls. 70 y 75, respectivamente).

Mediante proveído del 3 de mayo de 2000 se ordenó la suspensión del proceso y someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de  24 de enero del 2001, dio respuesta a la referida solicitud (fl. 94).

II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación no rindió concepto.

III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

“Primero. Un signo es distintivo cuando puede identificar al producto o servicio sin que exista riesgo de confusión con otros signos que amparen productos o servicios similares o idénticos de diferentes titulares que se encuentren registrados con anterioridad.

“Segundo. En las marcas farmacéuticas los elementos de uso común o genéricos no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, ya que al presentarse prefijos y sufijos genéricos al momento de analizar tales marcas, éstos deberán dejarse de lado correspondiendo por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario.

“Tercero. Al tratarse de productos farmacéuticos el cuidado del juzgador debe ser más riguroso que el que se exige para marcas de productos ordinarios, dado el eventual peligro para la salud que puede existir al producirse esta confusión”.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las normas de la Decisión 344 que la parte actora considera violadas, prescriben:

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Los signos en conflicto son OXITAL (marca solicitada con anterioridad) y OXISTAT (marca solicitada y negada mediante los actos acusados).

Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta la regla señalada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida dentro del presente proceso, en la que sostuvo:

“En las marcas farmacéuticas generalmente se presentan elementos de uso común o genéricos  que no deben entrar en la comparación de los signos enfrentados, constituyéndose en una excepción a la regla de cotejo en conjunto de la marca, ya que el examen comparativo debe efectuarse atendiendo a ‘una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales’.

“Esto significa que el elemento genérico no debe ser tomado en cuenta al momento de efectuar el examen de comparación entre los signos enfrentados, lo cual nos lleva a afirmar que se debe tener especial cuidado ya que en el estudio comparativo de marcas de productos farmacéuticos, y tal como se ha pronunciado este tribunal, existe la imposibilidad de apropiación  particular de ciertos sufijos o prefijos de uso común en medicina y farmacia, eventualmente aplicables al caso controvertido”.

Teniendo en cuenta que  OXITAL y OXISTAT se refieren a productos farmacéuticos, y que el prefijo OXI hace relación a que tales productos contienen dentro de su composición el elemento químico oxígeno, la sala sustraerá del análisis dicha partícula, por cuanto la misma es de uso común y genérico y, por lo tanto, no es susceptible de   apropiación por parte de la sociedad demandante, como tampoco por parte de la sociedad que se opuso al registro de la marca aquí controvertida.

Al comparar las expresiones TAL y STAT, la Sala encuentra que presentan similitud visual, dado que si bien la primera consta de sólo tres letras, en tanto que la segunda de cuatro, lo cierto es que tienen en común dos de ellas (la T y la A), las cuales  van seguidas en una y otra.

En lo que tiene que ver con el aspecto fonético, a juicio de esta Corporación existe también dicha similitud, ya que al ser pronunciadas en la primera es preponderante la sílaba TAL y en la segunda la sílaba TAT, que si bien difieren en la última letra, ello no es lo suficientemente distintivo para no generar confusión en el público consumidor, pues el producto, según se trate del de la demandante o de la tercera directa interesada en las resultas del proceso será solicitado o bien como OXISTAT o bien como OXITAL, expresiones que auditivamente no ofrecen mayor diferencia.

En cuanto a la confundibilidad desde el punto de vista conceptual o ideológico, la Sala advierte que tal y como lo sostuvo la parte actora, la expresión STAT es fantasiosa, en tanto que la expresión TAL tiene diversos significados, no obstante lo cual ello no descarta la confundibilidad entre uno y otro signo, pues sabido es que no necesariamente la confundibilidad tiene que presentarse respecto de todos los aspectos objeto de comparación, pues basta que exista confundibilidad respecto de uno de ellos, para que la expresión se torne en irregistrable.

Así las cosas, esta Corporación estima que en efecto la expresión OXISTAT encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, dado que si bien es perceptible y susceptible de representación gráfica, también lo es que carece de la suficiente fuerza para distinguir el producto que pretende amparar con dicha marca la actora, de los que pretende producir  la tercera directa interesada en las resultas del proceso,  bajo la marca OXITAL, requisito cuyo análisis debe ser más riguroso, como lo ha sostenido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando se trata de productos farmacéuticos, como en el caso examinado, dado el eventual peligro para la salud que puede existir al producirse  confusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero.- DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 16 de agosto del 2.001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO          CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE          

                        Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO                   MANUEL S. URUETA AYOLA