11001-03-24-000-1999-5823-01(5823) Sección 1 2001 [Consejo de Estado]

MARCAS Y PATENTES / MARCAS FARMACEUTICAS - Las palabras de uso común o expresiones genéricas no deben entrar en la comparación de conjunto / EXPRESIÓN GENÉRICA - “Fenis” no lo es ni está asociada al principio activo o elemento común a los productos

Las marcas de medicamentos se utilizan especialmente palabras de uso común o expresiones genéricas que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción a la primera regla de comparación, la del análisis en conjunto, y que si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico en común, éste no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. La Sala encuentra que las marcas enfrentadas tienen en común la partícula FENIS, que no tiene correspondencia con raíz alguna o con expresiones genéricas o de uso común, en especial en los medicamentos, ni en el expediente se indica que esté asociada a un principio activo o elemento común a los productos. Se trata, en cambio, de una expresión caprichosa, que si bien podría evocar la raíz o expresión genérica FENIL - que no guarda relación con los productos-, es distinta de esta última y, en consecuencia, la partícula FENIS no debe ser excluida de la comparación, que debe hacerse del conjunto, entre los signos marcarios enfrentados, según la regla aludida.

NOTA DE RELATORIA: Veáse sentencia 13 de junio de 2000 relativa a las marcas Amoxifarma, Amoxil y Amoxal Exp. 5231 C.P. Juan A. Polo F.  y Sentencia 01//06/98 Exp. 4127 C.P. Juan A. Polo Figueroa relativo a las marcas Dermadex y Dermalex.

SEMEJANZA DE MARCAS - Lo son las que contienen vocales idénticas ubicadas en el mismo orden / SEMEJANZA DE MARCAS - Existencia entre FENISODIL Y FENISTIL por vocales idénticas ubicadas en el mismo orden / TONALIDAD DE MARCA - Opera si la sílaba tónica de las marcas es coincidente / SEMAJANZA DE MARCAS - Existencia por tonalidad de la marca entre FENISODIL Y FENISTIL / SILABA TONICA - Puede determinar semejanza fonética por su ubicación coincidente / SEMEJANZA FONÉTICA - Existencia entre FENISODIL y FENISTIL

Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.  Los signos FENISODIL y FENISTIL tienen tres vocales idénticas, como son la E de FE, la I de NIS y la I de la última sílaba en ambas palabras, dos de las cuales -las dos primeras- están ubicadas en el mismo orden: en la primera y segunda sílaba. Es decir, en ellas se da el supuesto de la regla, esto es, que tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, luego se puede inferir que los signos son semejantes. Vistos en conjunto se tiene: FENISODIL – FENISTIL.  Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también concluir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). La sílaba tónica del signo FENISODIL es DIL, y en FENISTIL lo es la sílaba TIL, por cuanto la pronunciación de una y otra palabra es FENISODÍL y FENISTÍL; de modo que, en primer lugar, si bien tales sílabas no son idénticas, sí son semejantes, y ocupan exactamente la misma posición, cual es la última en cada vocablo. En consecuencia, se cumple esta regla, lo que confirma la semejanza entre los signos. Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante; y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor. En este caso, las sílabas que encabezan ambas denominaciones son iguales y las tónicas son coincidentes, tal como se expuso, de donde resulta otra circunstancia que aumenta la semejanza de las mismas en el campo fonético, como también gráfico y ortográfico. Por consiguiente, es necesario concluir que los signos FENISODIL y FENISTIL son semejantes en alto grado, en los campos ortográfico, fonético y gráfico.

SEMEJANZA ORTOGRAFICA, FONÉTICA Y GRAFICA - Existencia entre los signos FENISODIL Y FENISTIL / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Procedencia por falta de distintividad del signo FENISODIL

De modo que bajo estos factores, se observa fácilmente que gráfica, ortográfica y fonéticamente, los signos FENISODIL y FENISTIL guardan tal grado de semejanza que, apreciadas en conjunto, su coexistencia en el mercado genera un grave riesgo de confusión entre las marcas que ellos constituyen y, por lo tanto, entre los productos que representan, en especial por ser éstos de la misma clase; riesgo que resulta más sensible por tratarse de productos farmacéuticos, de cuya aplicación o consumo no se dice que esté sujeta a prescripción médica.  La diferencia relevante que se presenta entre los signos en examen, esto es, la vocal O, es de tan poco peso que se diluye en el conjunto, por el abundante número de elementos semejantes, comoquiera que tienen en común siete (7) fonemas, según lo advierte la sociedad opositora a la demanda. De manera que tal diferencia no basta para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor o comprador final del producto, que será un consumidor medio, sin calificación alguna, pues no se observa que la venta de los productos se encuentre sujeta a prescripción médica. En consecuencia, la decisión de no acceder a la solicitud de registro de la marca FENISODIL no viola el artículo 82 de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que el signo solicitado no cumple el requisito de Distintividad -que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina señala como principal-, respecto del signo FENISTIL, ya registrado para distinguir la misma clase de productos, por cuanto guarda estrecha semejanza con éste.  Tampoco viola el artículo 83, literal a), ibídem, toda vez que se presenta la causal de irregistrabilidad prevista esta dicha norma y, en este caso, la semejanza con otro signo previamente registrado para distinguir los mismos productos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil uno

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5823-01(5823)

Actor: LABORATORIOS  BUSSIÉ S.A.

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide, en única instancia, el presente proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. promovió contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle negado el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES

1.- La demanda

1.1. Los hechos y omisiones

LABORATORIOS BUSSIE S.A., antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CÍA S.C.A., solicitó el 17 de septiembre de 1993, el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5ª internacional (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos).

La sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. (antes ZYMA S.A.) presentó observaciones y oposición a dicha solicitud con fundamento en su marca registrada FENISTIL para distinguir la misma clase de productos, aduciendo que la marca FENISODIL era semejante a la suya.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 6445 de 11 de marzo de 1996, concedió el registro de la marca FENISODIL; decisión que NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. impugnó en reposición y subsidiariamente en apelación, allegando el registro de su marca FENISTIL y que la marca FENISODIL, por ser confundible con aquélla, encuadra en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El recurso de reposición fue decidido con la resolución 7550 de 20 de marzo de 1997, de la División de Signos Distintivos, confirmando la resolución 6445 y concediendo el de apelación para ante el Superintendente de Industria y Comercio.

Este recurso fue resuelto mediante la resolución acusada, número 008824 de 19 de mayo de 1999, en el sentido de declarar fundada la observación presentada por la sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., con fundamento en la marca FENISTIL; revocar la resolución 6445 de 11 de marzo de 1996, que había otorgado el registro de la marca FENISODIL, para en su lugar negar dicho registro por considerar que en razón de la semejanza de la marca FENISODIL con FENISTIL, se daba la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Superintendente de Industria y Comercio motivó así su decisión:

“En efecto, y como bien lo afirma el recurrente, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, el signo solicitado reproduce siete letras, las cuales se ubican en la misma posición y que al momento de ser pronunciadas, emiten una fonología similar por lo tanto, las mismas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado”.

1.2. Normas violadas y concepto de su violación.

La actora manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por las siguientes razones:

1.2.1. El artículo 81, literal a), por cuanto la marca FENISODIL es un signo perceptible suficientemente por los sentidos de la vista y el oído. Es también distintivo, lo que significa individualidad y singularidad, de tal forma que es diferenciable frente a cualquier otro, ya que FENISODIL en su conjunto presenta más diferencias que similitudes con las consonantes registradas FENISTIL, constituyéndose en un signo totalmente novedoso y con fuerza suficiente para identificar productos de la clase 5ª Internacional.

La consideración de que los signos examinados son similares entre sí, “desconoce las básicas y elementales formas de conocimiento y aprendizaje en la retención de signos”, pues cuando una expresión es utilizada como marca evoca un concepto que lo hace disímil de cualquier otro.

El signo solicitado es susceptible de representación gráfica, ya que ésta es una descripción que permite hacerse a una idea del signo objeto de la marca mediante palabras o figuras y el signo por registrar es ostensiblemente diferente y cumple con los requisitos exigidos como marca.

1.2.2. El literal a) del artículo 83, por errada apreciación de la Administración, por cuanto ésta tergiversa el sentido de la norma, omite el aparte del precepto relativo a la similitud que induzca en error al público, y acoge el concepto de mera similitud que puede atacar a la mayor parte de expresiones en el mercado, “que, sin embargo, no son catalogados como idénticos ni poseen la suficiente entidad para inducir en error al consumidor promedio”. De la apreciación sucesiva y en conjunto de las expresiones, no se derivan mayores similitudes que aquéllas que un profundo análisis puedan generar, considerando que la marca FENISODIL posee todos los elementos necesarios para diferenciar, de manera tajante, los productos de la clase 5ª Internacional, por lo que es ostensiblemente diferente de la expresión FENISTIL y no puede inducir en error al consumidor.

Las marcas FENISODIL y FENISTIL son visiblemente diferentes. De su examen en conjunto y sucesivo se desprenden diferencias de carácter gráfico, fonético y conceptual suficientes para permitir la coexistencia de las dos expresiones en el mercado. Gráficamente las dos difieren en cuanto al número de “grafemas” que las integran, por cuanto la expresión FENISODIL se compone de nueve letras, mientras que FENISTIL “se compone de sólo siete” (sic) y “basta una leve mirada a las expresiones para concluir que de su exteriorización no puede derivarse confusión alguna”. En cuanto al punto de vista fonético, las expresiones difieren en su estructura silábica: FENISODIL está integrada por cuatro sílabas, mientras que FENISTIL tiene tres, luego no guardan correspondencia alguna ni evocan una pronunciación similar. Los vocablos en examen solo presentan como nota común el prefijo FENI, que carece de entidad suficiente para negar el registro del signo FENISODIL.

La Superintendencia cae en una incorrecta motivación, al confundir las marcas solicitante y observante, razón por la que se presenta incoherencia entre los fundamentos esgrimidos para negar la marca FENISODIL y la parte resolutiva del acto acusado.

Advierte que son muchas las sustancias o principios activos que inician con el prefijo FENI que son utilizadas en el mercado para efectos de facilitar a los médicos y droguistas su evocación farmacológica; además, en el mercado actual existen innumerables marcas concedidas que incorporan prefijos y sufijos de uso común y no riñen con los preceptos establecidos. Dice que en el presente asunto la Administración omitió por completo el estudio de las dos expresiones y partió de una errada protección a derechos adquiridos. Cita como ejemplo de sustancias cuyas denominaciones inician con FENI, las siguientes:

FENILBENCIMIDAZOL SULFONICO

FENILBUTAZONA

FENILFRINA

FENILPROPANOCAMINA (sic)

FENITOINA SODICA

1.2.3. Además señala como violado el artículo 13 de la Constitución Política porque en este caso es manifiesta la desigualdad en el trato, ya que la marca FENISODIL es suficientemente distintiva y al negársele la solicitud se le violó su derecho a registrarla.

1.3. Las pretensiones

Por lo anterior, la actora pide que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

1.3.1.- Se declare la nulidad de la resolución 008824 de 19 de mayo de 1999, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se negó el registro de la marca FENISODIL, solicitada por LABORATORIOS BUSSIE S.A., antes LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A., para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional de Niza.

1.3.2. Que como consecuencia de la nulidad solicitada, se ordene a la Superintendencia conceder el registro de la marca FENISODIL, para distinguir productos de la clase 5ª Internacional, a favor de LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. y la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2.- Contestación de la demanda

Fueron vinculadas como demandada la Superintendencia de Industria y Comercio, y como tercera interesada en las resultas del proceso, la sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.

2.1. El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda, solicita que no se tengan en cuenta las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen. Como  razones de la defensa aduce que en la expedición de la resolución acusada no se incurrió en violación de normas legales o comunitarias, y que, por el contrario, fue expedida con fundamento en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de conformidad con las atribuciones otorgadas por dicha Decisión, esto es, con plena competencia; y se ajustó cabalmente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca, para concluir que la marca FENISODIL para distinguir los productos de la clase 5ª carece del requisito de distintividad frente a la marca FENISTIL, con la cual guarda más semejanzas que diferencias, por lo cual, conduciría al consumidor a error y engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto, y no podría aquél diferenciarlo de otros iguales o similares; en consecuencia, la resolución acusada no es nula, y se ajusta a las disposiciones aplicables al registro de marcas.

2.2. La sociedad NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A., guardó silencio en esta oportunidad.

3.- Pruebas

Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción,  visibles a folios 43 a 98.

1. ALEGATOS DE CONCLUSION

1-. El apoderado de la actora reafirmó sus tesis de la demanda y las consecuentes pretensiones, y agregó que la resolución acusada viola el derecho a la libre competencia económica, consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política.

2.- El apoderado de la entidad demandada hace un resumen del proceso, reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la resolución 08824 de 18 de mayo de 1999, no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas, y no viola normas de carácter supranacional como lo aduce la parte demandante.

El representante del Ministerio Público no se pronunció en este proceso.

1. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En atención al artículo 61 de la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de las normas de dicho Acuerdo invocadas en los cargos, la cual correspondió al Proceso 48-IP-2000, cuya sentencia obra a folios 190 a 198, teniendo como temas de análisis la confundibilidad marcaria y el registro de marcas farmacéuticas. La Sala aplicará los lineamientos y conclusiones de esta sentencia interpretativa, en lo que sea conducente.

1. CONSIDERACIONES

1. La cuestión de fondo

Los cargos tienen como fundamento común la inexistencia de confundibilidad de las marcas FENISODIL y FENISTIL, ésta última registrada con anterioridad a la solicitud de registro de la primera, destinadas ambas a distinguir los productos de la clase 5ª del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; materiales para empastar dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos); y, por lo tanto, buscan demostrar que si es procedente el registro de la marca FENISODIL a favor de la sociedad actora, porque, a su juicio, cumple con los requisitos señalados en el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sobre este aspecto, en la resolución 008824 de 1999 se expuso la siguiente consideración:

“...esta Delegatura considera que el examen de los signos denominativos en conflicto, Fenisodil marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del nomenclator  marcario vigente, frente a la marca previamente registrada Fenistil, que distingue productos comprendidos en la clase 5 internacional, bajo el certificado de registro número 55816, efectuado en su conjunto, de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias  las semejanzas entre los signos, nos lleva a concluir que las mismas arrojan confusión, y dificultad de identificación entre el público consumidor de esta clase de productos.

En efecto, y como bien lo afirma el recurrente, desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético, el signo solicitado reproduce siete letras, las cuales se ubican en la misma posición y que al momento de ser pronunciadas, emiten una fonología similar por lo tanto, las mismas no podrían coexistir pacíficamente en el mercado.”

2. Consideraciones de la interpretación prejudicial.

La interpretación prejudicial allegada al proceso contiene lineamientos sobre el particular, que dicen relación con los requisitos para el registro de marcas, impedimentos para registro y confusión entre las mismas.

En cuanto a los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de un signo como marca, reitera los ya conocidos de 1) La perceptibilidad, descrita como la cualidad que tiene un signo de ser captad

o por los sentidos, de manifestarse al exterior de alguna manera material, concreta que identifique al producto o servicio realizado por su titular; 2) La suficiente distintividad, considerada como el principal requisito de un signo para poder ser registrado como marca, es la cualidad que permite distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable, de esa manera, la diferenciación por parte del consumidor; y 3) La susceptibilidad de representación gráfica, que no es más que la descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.

Con relación a los impedimentos para el registro de marcas, advierte que para que un signo pueda ser registrado como tal no debe hallarse incurso en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, el último de los cuales busca proteger los derechos de terceros frente a nuevos registros, de suerte que no se podrá otorgar registro como marca a signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Señala que para poder establecer la similitud o el riesgo de confusión, el juez consultante debe acudir a las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia, que, entre otras, son:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente.

Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto, y tener en cuenta la naturaleza del producto;

Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas  y no las diferencias que existen entre las marcas”.

El Tribunal destaca la primera regla como la de mayor importancia. Enseguida se refiere a las marcas farmacéuticas, de las cuales dice que no sólo existe el riesgo de engaño al consumidor en cuanto a las propiedades del producto sino, lo que es más grave, se pone en riesgo la salud del consumidor que adquiere un producto por error. Reitera su jurisprudencia en el sentido de que el análisis comparativo de las marcas farmacéuticas debe ser más prolijo, “evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión”, para precaver que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que, en determinadas circunstancias, puede causar un daño irreperable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno[1]

En el mismo caso de DERMALEX, que la Sala decidió internamente[2], el Tribunal también advirtió que hay que tener en cuenta que las marcas de medicamentos se utilizan especialmente palabras de uso común o expresiones genéricas que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción a la primera regla de comparación, la del análisis en conjunto, y que si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico en común, éste no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación.

3. Examen del caso concreto

La Sala encuentra que las marcas enfrentadas tienen en común la partícula FENIS, que no tiene correspondencia con raíz alguna o con expresiones genéricas o de uso común, en especial en los medicamentos, ni en el expediente se indica que esté asociada a un principio activo o elemento común a los productos. Se trata, en cambio, de una expresión caprichosa, que si bien podría evocar la raíz o expresión genérica FENIL - que no guarda relación con los productos-, es distinta de esta última y, en consecuencia, la partícula FENIS no debe ser excluida de la comparación, que debe hacerse del conjunto, entre los signos marcarios enfrentados, según la regla aludida.

Al efecto, además de las cuatro reglas señaladas en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, atrás expuestas, y acogidas por esta Sala de la misma forma, han de atenderse las siguientes, relativas a la comparación fonética, a saber:

1) Si las marcas comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede asumirse que los signos son semejantes, porque tal orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.

Los signos FENISODIL y FENISTIL tienen tres vocales idénticas, como son la E de FE, la I de NIS y la I de la última sílaba en ambas palabras, dos de las cuales -las dos primeras- están ubicadas en el mismo orden: en la primera y segunda sílaba. Es decir, en ellas se da el supuesto de la regla, esto es, que tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, luego se puede inferir que los signos son semejantes. Vistos en conjunto se tiene:

FENISODIL

FENISTIL

2) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también concluir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).

La sílaba tónica del signo FENISODIL es DIL, y en FENISTIL lo es la sílaba TIL, por cuanto la pronunciación de una y otra palabra es FENISODÍL y FENISTÍL; de modo que, en primer lugar, si bien tales sílabas no son idénticas, sí son semejantes, y ocupan exactamente la misma posición, cual es la última en cada vocablo. En consecuencia, se cumple esta regla, lo que confirma la semejanza entre los signos.

3) Por último, si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante; y si, por el contrario, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

En este caso, las sílabas que encabezan ambas denominaciones son iguales y las tónicas son coincidentes, tal como se expuso, de donde resulta otra circunstancia que aumenta la semejanza de las mismas en el campo fonético, como también gráfico y ortográfico.

Por consiguiente, es necesario concluir que los signos FENISODIL y FENISTIL son semejantes en alto grado, en los campos ortográfico, fonético y gráfico.

En cuanto a la comparación ideológica o conceptual, se observa que ambas marcas son caprichosas, por no corresponder a expresiones de nuestro idioma; no representan idea o concepto alguno conocido en el lenguaje natural, de suerte que el consumidor no dispone de ningún elemento que le facilite la distinción de las marcas en los productos que representan.

De modo que bajo estos factores, se observa fácilmente que gráfica, ortográfica y fonéticamente, los signos FENISODIL y FENISTIL guardan tal grado de semejanza que, apreciadas en conjunto, su coexistencia en el mercado genera un grave riesgo de confusión entre las marcas que ellos constituyen y, por lo tanto, entre los productos que representan, en especial por ser éstos de la misma clase; riesgo que resulta más sensible por tratarse de productos farmacéuticos, de cuya aplicación o consumo no se dice que esté sujeta a prescripción médica.

La diferencia relevante que se presenta entre los signos en examen, esto es, la vocal O, es de tan poco peso que se diluye en el conjunto, por el abundante número de elementos semejantes, comoquiera que tienen en común siete (7) fonemas, según lo advierte la sociedad opositora a la demanda. De manera que tal diferencia no basta para eliminar el riesgo de confusión en el consumidor o comprador final del producto, que será un consumidor medio, sin calificación alguna, pues no se observa que la venta de los productos se encuentre sujeta a prescripción médica.

3. Examen de los cargos.

En consecuencia, la decisión de no acceder a la solicitud de registro de la marca FENISODIL no viola el artículo 82 de la Decisión de 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesto que el signo solicitado no cumple el requisito de Distintividad -que la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina señala como principal-, respecto del signo FENISTIL, ya registrado para distinguir la misma clase de productos, por cuanto guarda estrecha semejanza con éste.

Tampoco viola el artículo 83, literal a), ibídem, toda vez que se presenta la causal de irregistrabilidad prevista esta dicha norma y, en este caso, la semejanza con otro signo previamente registrado para distinguir los mismos productos; disposición que a la letra dice:

“Artículo 83. Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a). Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Tampoco se viola el artículo 13 de la Constitución Política, ya que el tratamiento dado a la actora por parte de la Administración es el que corresponde al ordenamiento jurídico y, por ello, se descarta que haya sido discriminatorio o desigual frente a la titular de la marca FENISTIL.

En consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperar, puesto que el acto acusado fue proferido en armonía con las dos normas invocadas como violadas, al ser válidas las razones o motivos expuestos en sus consideraciones para negar el registro solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 22 de febrero de 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO   CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO          MANUEL S. URUETA AYOLA

[1] Este criterio fue reiterado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo que puede traer consecuencias muy graves; y trae el siguiente rubro que extrajo del proceso 13-IP-97 de 9 de marzo de 1.998 (caso DERMALEX),en su sentencia de 02 de junio de 2000, relativa a la marca AMOXIFARMA, caso 30 - IP-2000, el cual correspondió al proceso conocido por esta Sala, radicación 5231 y resuelto con sentencia de 13 de julio de 2000.

[2] Sentencia de 1º de junio de 1998, expediente número 4127, consejero ponente, Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, marcas comparadas DERMADEX y DERMALEX.