COTEJO MARCARIO - Criterios / COTEJO DE CONJUNTO - Concepto / MARCAS MIXTAS - Identificación del elemento dominante / COMPARACION FONETICA - Auditiva y visual

La interpretación prejudicial que el examinador tendrá que tomar  en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria: “1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.Cit.,p.215). Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.  “2.En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico. “Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá proceder a  “3. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas.”

COMPARACION MARCARIA - Sílaba tónica / SILABA TONICA - Ordenación de las vocales / VOCALES - Disparidad o coincidencia

Los criterios que por lo general se emplean en este análisis, según lo expuesto por el Tribunal Andino de Justicia en varias sentencias, son: “* El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica, así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca. * Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión ...asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. (FERNÁNDEZ NOVOA, ob.Cit.,p. 206) * Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión la coincidencia parcial  de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le otorgue la distintividad suficiente para ser registrada.”

ELEMENTO GRAFICO - Predominio entre las marcas marlboro y marco / RIESGO DE CONFUSION - Evidencia en el elemento gráfico de las marcas Marlboro y Marco / MARLBORO - Protección de la marca frente al signo Marco

Al observar los signos en conflicto es evidente que en cada uno de ellos predomina  el elemento gráfico (etiqueta y diseño), pues es el que con mayor profundidad  penetra en la mente del público consumidor, por ello en este aspecto la Sala está de acuerdo con la calificación que del elemento gráfico efectuó el Superintendente de Industria y Comercio. Continuando con la aplicación del criterio expresado por la interpretación prejudicial,  se tiene que en una visión general o de conjunto de las marcas Marco y Marlboro y Marlboro Ligths,  en donde igualmente prevalece el elemento dominante, se evidencian semejanzas graficas, ortográficas y fonéticas, ya que producen en su conjunto imágenes semejantes que indudablemente inducen al público consumidor a error o confusión sobre el origen o procedencia de los productos.  Por último, en una visión conjunta del elemento denominativo (palabras)  la Sala estima que la marca Marco  solicitada, frente a las marcas Marlboro y Marlboro Ligths, registradas o solicitadas previamente,  no es lo suficientemente distintiva, y por el contrario, como bien lo anota el Superintendente de Industria y Comercio, al ver el signo en su totalidad podría pensarse que se trata del mismo signo o de una clase del signo opositor. En estas condiciones, para la Sala, resulta claro que la marca solicitada y negada en el acto administrativo, encaja en  la prohibición consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, motivo por el cual el cargo contra esta disposición y el artículo 81ibídem, no tiene vocación de prosperidad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO

Santa Fe de Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil uno (2001)

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5848-01(5848)

Actor : PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. “PROTABACO S.A.”

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., contra la Resolución  núm. 08437 de 5 de mayo de 1997 expedida por el Superintendente   de Industria y Comercio, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 9322 del 26 de marzo de 1.996 y se negó el registro de la marca mixta Mar.co (mixta)  solicitada por la actora para distinguir productos de la Clase 34.

            I.- ANTECEDENTES

1. Las pretensiones de la demanda

La demanda instaurada pretende  la nulidad de la Resolución número 08437 de 5 de mayo de 1.999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, negando el registro de la marca  MAR.CO (mixta) para distinguir productos comprendidos en la  clase 34 de la clasificación internacional de Niza.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la Nación por intermedio de la Superintendencia de Industria y  Comercio, conceder el registro de la marca MAR.CO (Etiqueta) en los libros de la propiedad industrial que reposan en la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad PROTABACO S.A., para distinguir productos incluidos en la clase 34 de la clasificación internacional de Niza por el término de 10 años.

b.- Los hechos de la demanda

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

1º. El 04 de febrero  de 1994,  la sociedad actora solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio,  el registro de la marca MAR.CO (Etiqueta)   para distinguir los productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2º. Dentro de la oportunidad legal, la sociedad Phillip Morris Inc., presentó escrito de observaciones al considerar que entre sus marcas registradas MARLBORO Y MARLBORO LIGHTS y la marca solicitada para registro, existen semejanzas de tipo gráfico que llevan a confusión y error al público consumidor.

3o. El 26 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No.9322 de 26 de marzo de 1996, mediante la cual declaró infundada la observación y concedió el registro del signo MAR.CO (Etiqueta), al considerar que no incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

4º. Dentro del término legal, la sociedad Phillip Morris Inc., interpuso el recurso de reposición y, en subsidio de apelación, insistiendo en las similitudes gráficas, fonéticas, ortográficas y evocativas entre el signo solicitado MAR.CO (Etiqueta) y las marcas MARLBORO Y MARLBORO LIGHTS (Mixta) y diseño de etiqueta Malboro.

5º. A través de la Resolución No. 012663 de 21 de mayo de 1997, la mencionada oficina decidió el recurso de reposición, negando las pretensiones del recurrente.

6º. Por su parte,  el Superintendente de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación, en la Resolución No.08437 de 5 de mayo de 1999, en que revocó la resolución antes identificada y negó el registro de la marca MAR.CO (Mixta).

c.- Las normas  violadas y el concepto de la violación.

La demandante  estima  que la actuación acusada  incurrió en violación de los artículos 81, 83 literal a),  146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y el artículo 333 de la Constitución Política.

El concepto de violación se desarrolló, en síntesis,  sobre los siguientes cargos:

1. Violación por falta de aplicación del artículo 81 de la Decisión del Acuerdo de Cartagena. El Superintendente de Industria y Comercio ignoró que la marca MAR.CO (mixta) cumple con los requisitos mínimos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad establecidos en esta disposición, y por lo tanto, con la función diferenciadora que surge de ellos. Que además atendiendo a las características de las marcas, se debe determinar a cuál clase corresponden;  denominativas, gráficas o mixtas, tema sobre el cual se remite a la interpretación prejudicial proferida en el proceso 16-IP-98 del Tribunal Andino de Justicia.  Que las marcas MAR.CO y MARLBORO y MARLBORO LIGTHS, son de aquellas que incluyen en su estructura un elemento denominativo y un elemento gráfico, que son elementos de “arbitrariedad nominativa” y “arbitrariedad gráfica”   que determinan la capacidad de diferenciación en el mercado.

2º. Violación por aplicación indebida del literal a) del artículo 83 de la Decisión del  Acuerdo de Cartagena. La Superintendencia de Industria y Comercio  al negar el registro de la marca MAR.CO (mixta) para identificar los productos de la clase 34 de  la clasificación internacional no aplicó en debida forma los criterios que se han expuesto doctrinaria y jurisprudencialmente para determinar la confundibilidad entre signos de carácter mixto que lleven al público consumidor a cometer error en la selección del producto, y por lo tanto, determinó la irregistrabilidad de la marca solicitada por infringir derechos de exclusividad.

3. Violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con la Resolución No.08437 del 5 de mayo de 1999, el Superintendente de Industria y Comercio no salvaguardó los derechos a los que se refiere el artículo 147 de la Decisión 344, al cercenar la posibilidad de obtener el registro de una marca válida para la sociedad PROTABACO S.A., ya que la expectativa legal que se genera por virtud de la solicitud de registro supone, frente a los casos de cumplimiento de requisitos mínimos exigidos para la registrabilidad, la concreción de un derecho futuro de exclusividad.

4. Violación del artículo 333 de la Constitución Política. La Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro de la marca MAR.CO (mixta) para distinguir los productos de la clase 34 internacional, atentó de manera directa contra el derecho de la libre competencia económica que ostenta PROTABACO S.A., pues tal libertad se vio reducida ilegítimamente al impedírsele participar dentro del mercado con la marca MAR.CO (mixta), favoreciéndose con tal actuación a la sociedad Phillip Morris Inc.

d.- Las razones de la defensa

La  Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de  apoderado judicial  manifestó que con la expedición de la Resolución No.08437 del 5 de mayo  de 1.999,  no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Constitución Política,  en el Código Contencioso Administrativo  y  la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que  el Superintendente de Industria y Comercio al negar el registro de la marca MAR.CO (etiqueta) solicitada por la sociedad PROTABACO S.A. para distinguir los productos de la clase 34  Internacional,  obró de acuerdo con las atribuciones concedidas por el Decreto 2153 de 1992 armónico con la Decisión 344 del citado Acuerdo, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

Que la jurisprudencia del H. Consejo de Estado en concordancia con lo previsto en el artículo 81 de la Decisión 344, precisó  los requisitos que debe reunir un signo para poderse registrar como marca, así: a) la perceptibilidad, b) la suficiente distintividad y c) la susceptibilidad de representación gráfica.

Que según interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia  proferida dentro del proceso 22-Ip-96, “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

Que igualmente  el Consejo de Estado en sentencia de la Sección Primera del 13 de agosto de 1998 (Exp.3687, actor, Manufacturas Plásticas S.A. M.P. Dr. Juan Alberto Polo Figueroa) refiriéndose a la interpretación prejudicial proferida en el proceso 14-IP-97,  manifestó  que en la comparación de las marcas gráficas, le son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas;  que si se agrega el análisis sobre la semejanza en la naturaleza de los bienes adscritos a la marca;  y sobre la igualdad de los canales de distribución de los productos, se concluye sin lugar  a equivocaciones  la confusión de las marcas.

Que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas MAR.CO solicitada y MARLBORO y MARLBORO LIGTHS (registradas), la conclusión es que existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas capaces de inducir al público a error. No obstante y teniendo en cuenta que el elemento gráfico es preponderante y que la marca solicitada reproduce el diseño de las marcas registradas, induce a   la confusión directa e indirecta al público consumidor, por lo tanto,  “ pueden coexistir en el mercado como ha sucedido durante varios años”.

PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., en calidad de tercero interesado en los resultados del proceso,  por conducto de apoderado judicial  contestó la demanda,  manifestando que el acto acusado no viola los artículos 81 y 83 literal a) de la  Decisión 344 de la Comisión del  Acuerdo de Cartagena.

Luego de remitirse a varias interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia sobre temas como la finalidad de la marca; la confusión; clases de confusión; cotejo de marcas mixtas; y reglas para determinar el riesgo de confusión, señaló que en el caso concreto,  se trata de comparar varias marcas mixtas en donde predomina el elemento gráfico; por lo tanto, según  la jurisprudencia y  la doctrina se debe atender al efecto visual de la figura apreciada en su conjunto, ya que es ésta la imagen que llega al público, por ello  no es pertinente el análisis comparativo detallado de trazos o líneas analizados aisladamente.

Con este criterio, procedió al cotejo de las marcas en conflicto, manifestando que entre los gráficos o dibujos existe una gran similitud  entre sus trazos y delineaciones e igualmente en la disposición de sus elementos que producen en su conjunto imágenes semejantes, llevando al público consumidor a error o confusión sobre el origen o procedencia de los productos; lo que quiere decir que el cotejo realizado por la demandante es inadecuado, en la medida en que inicia la comparación con la parte denominativa de las marcas, cuando la parte esencial de los signos en conflicto es la parte gráfica.

Expresó que discrepa de la afirmación del demandante según la cual se violan las reglas de cotejo de marcas por parte del Superintendente de Industria y  Comercio al considerar que la marca solicitada está “reproduciendo el diseño de la marca registrada y la única variación es que la presentación de la etiqueta es invertida”, por cuanto la comparación debe hacerse de la forma en que se presentan al público consumidor, así como la forma en que fueron solicitadas.

Asimismo advirtió que si bien en el presente caso debe realizarse un cotejo gráfico o visual entre las marcas en conflicto ya que esta es la parte esencial de los signos, no debe olvidarse que como lo pone de presente el Superintendente de Industria y  Comercio, el solicitante trata igualmente de evocar la conocida marca MARLBORO de Philip Morris utilizando el prefijo MAR que junto con la similitud en los gráficos puede inducir sin lugar a dudas al público a error o confusión.

En relación con el cargo de violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, anotó que tampoco se violan porque como bien lo ha señalado esta Corporación al igual que el Tribunal Andino de Justicia, tales normas “sólo establecen compromisos que los países Miembros del Acuerdo de Cartagena  adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 y que no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales” (Sentencia de 20 de mayo de 1999, Exp.3921, actor: Vicar de Colombia S.A. M.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza).

Por último, afirmó que el acto acusado tampoco transgredió el artículo 333 de la  Constitución Política, ya que mal puede afirmarse que se violó el derecho de la libre competencia económica de PROTABACO S.A., al negarle el registro de una marca que se encontraba incursa en  las causales de irregistrabilidad establecidas en los Artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

e.- La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del 6 de diciembre de 1999 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 46 del cuaderno principal).

Por auto visible a folio 86 ibídem, se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por la partes.

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho los apoderados de la sociedad demandante, de la entidad demandada y del tercero interesado y el representante del Ministerio Público (fls. 122 a 137)

El 11 de octubre de 2000, se elevó solicitud de Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la cual se profirió la  providencia de 18 de abril  de 2001,  dando  respuesta a la solicitud de interpretación de las normas comunitarias aplicables al caso (fls.150 a 157  c.p.).

            II.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Primero  Delegado ante esta Corporación estima procedente atenerse al pronunciamiento que haga el Tribunal Andino de Justicia, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo, aprobado por la Ley 17 de 13 febrero de 1980.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA                      

Las marcas gráficas en conflicto son:

La Superintendencia de Industria y Comercio negó  el registro de la marca mixta MAR.CO,  teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia y la doctrina sobre los criterios para determinar la similitud que pueda existir o no entre los signos, de todo lo cual dedujo las siguientes consideraciones:

“De acuerdo con las pautas antes señaladas la Administración considera que en las marcas en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Ligths (mixtas) registradas, existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al consumidor, puesto que (sic) ambos signos juega  un papel preponderante el elemento gráfico, debido precisamente a la disposición de los elementos que los constituyen, la marca solicitada en efecto está reproduciendo el diseño de las marcas registradas, y la única variación es que la presentación de la etiqueta es invertida, sin que ello sea suficiente para dar al conjunto marcario solicitado la suficiente distintividad. De otra parte, no es menos importante el elemento denominativo, y en relación con aquel el consumidor medio puede ser inducido a error, pues la expresión contenida en el signo solicitado reproduce la primera sílaba de las marcas registradas MAR, teniendo en cuenta que al ver el signo en su totalidad podría pensar que se trata del mismo signo. En consecuencia esta delegatura considera que del examen de los signos en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Ligths (mixtas) registradas, en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado.”

En la interpretación prejudicial de las normas del Ordenamiento Comunitario Andino, cuya violación se aduce en la demanda, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena concluyó lo siguiente:

“1º El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez comunitario para proceder a interponer sólo aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto  en debate ante aquél; ello con base en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal.

“2º Al regular el riesgo de confusión  dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respeto del usuario sobre la procedencia, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados.

“3º En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario, denominativo o gráfico, es el predominante, dado que es a través del cual como el público consumidor podrá identificar y solicitar la marca, y además que es el elemento determinante de la existencia o no del riesgo de confusión.

“4º Identificada la dimensión característica de la marca analizada, corresponde confrontarla con las que sirven de fundamento para la negativa de registro. En esta segunda fase del análisis marcario, habrá que concluir si existe o no el denominado riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, ello partiendo de un análisis en conjunto de las marcas, sin mutilación o alteración alguna de éstas.

“El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal   de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. (...)”

El texto de la primera norma que la parte demandante estima como violada por el acto acusado,  es el siguiente:

“Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

“Artículo 83.

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ”

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

Teniendo en cuenta las transcripciones anteriores y de manera especial la norma cuya violación se alega, y las conclusiones de la interpretación prejudicial que de la norma de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena efectuó el Tribunal de Justicia, procede la Sala a pronunciarse respecto a los cargos propuestos en la demanda, así:

En el subjúdice,  el Superintendente de Industria y Comercio estimó que entre las marcas en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Ligths (mixtas) registradas, existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, capaces de inducir a error al público consumidor, ya que en ambos signos juega  un papel preponderante el elemento gráfico, debido precisamente a la disposición de los elementos que los constituyen, la marca solicitada en efecto está reproduciendo el diseño de las marcas registradas, y la única variación es que la presentación de la etiqueta es invertida. En relación con el elemento denominativo, anotó que la expresión contenida en el signo solicitado reproduce la primera sílaba de las marcas registradas MAR, teniendo en cuenta que al ver el signo en su totalidad podría pensar que se trata del mismo signo. En consecuencia consideró  que del examen de los signos en confrontación Mar.co (mixta) solicitada y Marlboro y Marlboro Ligths (mixtas) registradas, en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado.

La actora, por su parte, estimó que la decisión del Superintendente de Industria y Comercio transgredió el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del  Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida,  pues a su juicio,  no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en dicha disposición. Que en una comparación en conjunto entre las dos marcas no se pueden establecer semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error, teniendo en cuenta que la dimensión característica de ambos signos está dada por la interrelación del elemento denominativo arbitrario y del elemento puramente gráfico, evento en el cual ambos conjuntos son distintivos y registrables.

Para resolver la controversia así planteada, la Sala habrá de adoptar  los parámetros señalados en la interpretación efectuada por el  Tribunal Andino de Justicia, que tienen que ver con aspectos relacionados con el riesgo de confusión y el procedimiento  para  determinar el riesgo de confusión en  las marcas confrontadas.

Sobre el primer aspecto la interpretación prejudicial destacó  lo expuesto por el tratadista FERNÁNDEZ NOVOA,  quien considera que  determinar si existe o no riesgo de confusión es “una tarea sumamente compleja y sutil”;  que para determinar si las marcas confrontadas son confundibles,  “ha de tenerse en cuenta múltiples factores, los cuales son difícilmente reducibles a reglas generales y precisas”, por lo que corresponde en cada caso identificar los “más importantes que deben ser valorados a fin de decidir si existe riesgo de confusión sobre marcas”.

En relación con las marcas confrontadas, aclaró que su naturaleza corresponde a las denominadas marcas mixtas, compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Siguiendo la orientación del citado tratadista, precisó que para  determinar cuál es el elemento dominante, “en el análisis de marcas hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que la marca suscita en el consumidor...”; esforzándose por tanto el examinador, por encontrar esa dimensión, es decir, “la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”

Añadió que a partir de tal determinación se puede proceder a comparar la marca cuyo registro fue negado, MAR.CO mixta”, con las marcas registradas o previamente solicitadas en registro. Si éstas,  a su vez,  son mixtas se debe proceder  a determinar su dimensión característica, para que en una segunda fase del análisis marcario, en que se pasa a confrontar las marcas contrapuestas, determinar si existe en definitiva el denominado riesgo de confusión.

Indicó que en una segunda fase, el examinador tendrá que tomar  en cuenta

los siguientes criterios en la comparación marcaria:

“1. Las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos aún alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNÁNDEZ-NOVOA, ob.Cit.,p.215). Sin embargo, ese análisis en conjunto no implica que no tenga que ponerse cuidado en el análisis que se haga del elemento característico de las marcas confrontadas.

“2.En las marcas compuestas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que, como se dijo, habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico.

“Una vez identificado por parte del examinador el elemento predominante, es decir, el utilizado por un consumidor para solicitar el producto identificado con la marca, necesariamente deberá proceder a

“3. La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es el de que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas.”

Finalmente, anotó que los criterios que por lo general se emplean en este análisis, según lo expuesto por el Tribunal Andino de Justicia en varias sentencias, son:

“* El referido al relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas, y, dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica, así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad o similitud del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

* Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa “sucesión ...asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”. (FERNÁNDEZ NOVOA, ob.Cit.,p. 206)

* Finalmente, al comparar las marcas ha de tomarse en cuenta además la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos suficiente para determinar la confusión la coincidencia parcial  de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo de la marca la suficiente carga diferencial que le otorgue la distintividad suficiente para ser registrada.”

De acuerdo con los anteriores parámetros establecidos por el Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena respecto de la interpretación prejudicial de la norma comunitaria involucrada en este proceso,  la Sala hace las siguientes precisiones:

Tal y como lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Andino de Justicia, las marcas confrontadas MAR.CO solicitada, y Marlboro y Marlboro Ligths registradas o previamente solicitadas, son de naturaleza mixta, en atención a que están conformadas por un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico (etiqueta, diseños, dibujos).

Al observar los signos en conflicto es evidente que en cada uno de ellos predomina  el elemento gráfico (etiqueta y diseño),  pues es el que con mayor profundidad  penetra en la mente del público consumidor, por ello en este aspecto la Sala está de acuerdo con la calificación que del elemento gráfico efectuó el Superintendente de Industria y Comercio.

Continuando con la aplicación del criterio expresado por la interpretación prejudicial,  se tiene que en una visión general o de conjunto de las marcas Mar.co y Marlboro y Marlboro Ligths,  en donde igualmente prevalece el elemento dominante, se evidencian semejanzas graficas, ortográficas y fonéticas, ya que producen en su conjunto imágenes semejantes que indudablemente inducen al público consumidor a error o confusión sobre el origen o procedencia de los productos.

Por último, en una visión conjunta del elemento denominativo (palabras)  la Sala estima que la marca Mar.co  solicitada, frente a las marcas Marlboro y Marlboro Ligths, registradas o solicitadas previamente,  no es lo suficientemente distintiva, y por el contrario, como bien lo anota el Superintendente de Industria y Comercio, al ver el signo en su totalidad podría pensarse que se trata del mismo signo o de una clase del signo opositor.

En estas condiciones, para la Sala, resulta claro que la marca solicitada y negada en el acto administrativo, encaja en  la prohibición consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, motivo por el cual el cargo contra esta disposición y el artículo 81ibídem, no tiene vocación de prosperidad.

Respecto al cargo de violación de los artículos 146 y 147ibídem,  la Sala retoma lo expresado por el Tribunal Andino de Justicia, en el sentido de que estos constituyen compromisos que, por ser de carácter nacional y general, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Por lo tanto, el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Finalmente, en lo referente al cargo de violación del artículo 333 de la Constitución Política, tampoco está llamado a prosperar, porque si bien la actividad económica y la iniciativa privada son libres, también lo es que tiene limitaciones y  responsabilidades, por lo que mal puede afirmarse que se ha violado tal derecho cuando se ha pretendido inscribir una marca para distinguir productos de la clase 34 internacional, que por sus características, encaja en una de las prohibiciones establecidas en el artículo 83, literal a) de la Decisión del Acuerdo de Cartagena.

En corolario de lo anterior, las súplicas de la demanda habrán de ser negadas, en atención a que la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado, no ha sido desvirtuada.-

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 F A L L A :

Primero.- NIEGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.-  Por no haber sido utilizada, devuélvase la suma depositada por concepto de gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de Decisión en sesión de fecha ocho (8) de noviembre   de 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO     CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                       Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO                   MANUEL S. URUETA AYOLA