PATENTE DE INVENCION - Combinación o mezcla de elementos conocidos: diferencia entre combinación de elementos de la simple agregación / COMBINACION DE ELEMENTOS - Genera un nuevo elemento / SIMPLE AGREGACION DE ELEMENTOS - No hay sinergia o combinación intrínseca de elementos / INTERPRETACION PREJUDICIAL - Combinación o mezcla de elementos

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, frente al tema relativo a la COMBINACIÓN O MEZCLA DE ELEMENTOS CONOCIDOS, expresó: “En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que, al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se presenta en relación con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que, en primer lugar, el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento solo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. Pero dicha distinción no puede llevar a priori una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de uno o de otro, ya que en ambos cabe analizar siempre el caso concreto; es el primero el que ofrece una mayor importancia en cuanto al presente asunto y el que podría presentar mayor discusión en cuanto al nivel inventivo. Daniel R. Zucherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

 

PATENTE DE INVENCION - Combinación o mezcla de elementos: existencia en el estado de la técnica / COMBINACION O MEZCLA DE ELEMENTOS - Falta de efecto sinérgico con nivel inventivo / SINERGIA - Inexistencia en solicitud de patente sobre combinación o mezcla de elementos / COMBINACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS O FARMACOLOGICAS - Niega patente de invención: falta de sinergia

 

En el presente caso, según se advierte en los actos acusados, los elementos empleados por la patente solicitada, esto es, el principio activo, el agente tensoactivo; el diluyente soluble en agua; el lubricante; el disgregante y la película de recubrimiento, existían en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud de la actora. Ahora, del dictamen de los peritos también se infiere que en el estado de la técnica existían con anterioridad una larga lista de diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes, dentro de los que se encuentran los empleados en la solicitud de patente. De lo que se trata en este caso es de establecer si se está en presencia de una combinación de elementos o de una simple agregación, como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso. Es decir, que corresponde determinar si la solicitud de la actora involucra la sinergia de los elementos de forma tal que se genere uno nuevo con propiedades distintas, en donde el nuevo elemento solo es resultado de esa combinación, sin que puedan determinarse los elementos por separado; o si, por el contrario, los elementos empleados se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y son claramente distinguibles unos de otros. A juicio de la Sala, si bien es cierto que el dictamen pericial que antecede es enfático en señalar que la solicitud de la actora tiene nivel inventivo, pues las formulaciones en él contenidas no habrían  podido derivarse de manera obvia del estado de la técnica, no lo es menos que el mismo no permite colegir que se esté en presencia de una combinación de elementos que genere uno nuevo con propiedades distintas o que los elementos empleados no mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental. Desde esta perspectiva estima la Sala que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos acusados pues, conforme lo precisó en reciente sentencia de 10 de mayo de 2007 (Expediente 00148, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), no puede considerarse con nivel inventivo a toda combinación de sustancias químicas o farmacológicas, cuyos efectos por separado sean similares o produzcan un resultado mayor, es decir, efecto sinérgico o potenciación; no es suficiente para calificar dicho efecto sinérgico como una creación novedosa con nivel inventivo, cuando de lo que se trata es de una mejoría de un efecto ya conocido a partir de productos y procedimientos igualmente conocidos en el estado de la técnica.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00039-01

 

Actor: ELI LILLY AND COMPANY

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

La sociedad ELI LILLY AND COMPANY, por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 04752 de 29 de febrero de 2000, “Por la cual se niega una patente de invención”; y 18634 de 31 de julio de 2000, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene conceder a la actora la patente solicitada.

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.- La actora señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes:

 

1.- Que solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la patente de invención para “FORMULACIONES FARMACÉUTICAS ADMINISTRABLES DE FORMA ORAL”.

 

2.- Agrega que la mencionada División concedió un término de 30 días para que corrigiera su solicitud, en el sentido de modificar el título de la misma, con el fin de que se especificara a qué tipos de compuestos químicos pertenecía el principio activo de las formulaciones reivindicadas como novedosas; se adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente con su traducción oficial y presentara el arte final de la fórmula estructural característica requerida para la publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, petición esta que fue atendida por la solicitante dentro del término establecido, al igual que la respuesta requerida para el concepto técnico 840.

 

3.- Señala que publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó observación alguna.

 

4.- Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 04752 de 29 de febrero de 2000, negó la patente solicitada, por cuanto consideró, entre otros, la falta de nivel inventivo sobre los documentos “US 4,418,068” y la “Farmacotecnia” de Pareja, Banarer, que ya habían sido referidos en el Concepto Técnico núm. 840; que la composición reivindicada no constituía un avance para el estado de la técnica porque en los documentos adjuntos se comprueba que el estado de la técnica ya consideraba tabletas con estos excipientes que les proporcionaban un alto grado de disolución; y que lo que se hizo fue una labor de ensayo para dar tales características de disolución de una tableta que inicialmente no había sido formulada con los mejores excipientes que ya eran conocidos y recomendados para lograr una buena disolución y una mejor biodisponibilidad.

 

5.- Contra la Resolución referida la sociedad actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto este a través de la Resolución núm. 18634 de 31 de julio de 2000, que confirmó la anterior y  declaró agotada la vía gubernativa.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1°.- Que se violó el artículo 1° de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la demandada negó el privilegio de patente para el objeto de la solicitud 94-032.770, aún cuando se cumplen los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial allí contemplados.

 

2.- Aduce que se violó el artículo 4° de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no reconocer el nivel inventivo de una invención que no resultaba obvia ni derivaba de manera evidente del estado de la técnica para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

 

Aduce que quedó plenamente demostrado que para una persona versada en la materia los documentos US 4,418,068 y la “Farmacotécnia” de Pareja, Banarer, no incluían ninguna descripción, enseñanza o siquiera sugerencia que indicara cómo llegar al objeto de la solicitud denegada.

 

Anota que de la simple lectura de los actos administrativos acusados se advierte que en los conceptos técnicos que se tuvieron en cuenta para su expedición no se efectuó un análisis correcto del nivel inventivo del objeto de la solicitud radicada bajo num. 94-032.770, pues si se compara ésta con las solicitudes citadas por el examinador técnico de patentes como anterioridades que desvirtúan el nivel inventivo, es claro que los conceptos técnicos realizaron análisis posteriores a la invención, es decir, análisis en los cuales no se tomó en consideración la posición de una persona versada en la materia en el momento de la creación de la invención, restando mérito a los efectos sorprendentes obtenidos con la presente invención que superaba los problemas técnicos observados en las formulaciones conocidas en el estado de la técnica.

 

Agrega que las formulaciones de la anterioridad tenían un problema técnico a ser resuelto, cual era el que el principio activo de las mismas presentaba una baja disponibilidad. Problema técnico que fue resuelto por el solicitante de la presente invención al proporcionar una formulación en la cual el principio activo (clorhidrato de raloxifeno) fue combinado con un tensoactivo, un ligante hidrófilo (polivinilpirrolidona) y un diluyente soluble en agua.

 

Señala que esta nueva formulación incrementa la biodisponibilidad del clorhidrato de raloxifeno y su capacidad de disolución con respecto a las formulaciones descritas en el documento US 4,418,068, las cuales eran bien conocidas por la solicitante de la presente invención, toda vez que es la misma propietaria de dicha anterioridad.

 

Destaca que la novedad y el nivel inventivo del objeto de la solicitud denegada, que consiste en una formulación de clorhidrato de raloxifeno, un tensioactivo tal como un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietilensorbitán, un diluyente soluble en agua y polivinilpirrolidona, han sido ya reconocidos por varias oficinas de patentes alrededor del mundo, tales como la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América y la Oficina de Patentes Europea. Hecho este que, de ninguna manera, obliga a la concesión del privilegio de patente en otro país del mundo, pero sí es un indicio razonable acerca de la existencia de la novedad y el nivel inventivo que reviste el objeto de la solicitud denegada.

 

En su opinión, tanto el concepto técnico base para denegar la solicitud con fundamento en una supuesta falta de la altura inventiva, así como el que lo ratificó, son totalmente inconducentes, por cuanto no tuvieron en cuenta el avance tecnológico que aportan las formulaciones de la solicitud en mención al campo de los medicamentos para el tratamiento de la osteoporosis ni tampoco se consideró como un hecho importante en el análisis de la solicitud en comparación con las anterioridades citadas.

 

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

 

LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que no existió violación del articulo 1° de la Decisión 344, ya que los actos administrativos acusados se expidieron con fundamento en esa misma normativa contentiva del procedimiento relacionado con las solicitudes de patentes de invención.

 

Señala, que contrariamente a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente núm. 994-032770, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención.

Aduce, que como consecuencia de la anterior observación y habida cuenta que las reivindicaciones 1 a 33 carecen del requisito del nivel inventivo mencionado en el articulo 1° de la norma comunitaria, existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada, al no reunirse el requisito nivel inventivo.

 

Expresa que la presunta violación al articulo 4° de la Decisión 344 no existió, pues se demostró en la actuación administrativa debatida y se señaló en los actos acusados, la carencia de altura inventiva de la solicitud de patente de invención presentada como quiera que lo que se reivindica como novedoso es una composición farmacéutica (una tableta) que corresponde al principio activo: clorhidrato de raloxifeno; una agente tensoactivo; un éster de ácido graso de sorbitán o un éster ácido grado de polioxietilensorbitán (p. Ej. Polisorbato 80); un diluyente soluble en agua: un poliol o un azúcar como lactosa; un lubricante: estearato de magnesio o ácido esteárico; un diagradante: polvinilpirrolidona y una película de recubrimiento.

 

Afirma, que la característica principal de la tableta reivindicada es el raloxifeno, el cual carece de novedad como se demuestra en la patente US 44418068 en la cual se establece que este principio activo ya se había formulado en una tableta con los mismos aditivos.

 

Estima, que a pesar de que las composiciones no son idénticas, se puede concluir que no existe carácter inventivo porque la formulación no va más allá del proceso normal de la tecnología y no implica el ejercicio de una habilidad más allá de la esperada por personas conocedoras de la materia.

 

Reitera que si bien es el progreso o aporte técnico que puede suministrar la invención al estado de la técnica un indicador del nivel inventivo, existen condicionamientos de tipo legal sin cuyo cumplimiento no es dable hablar de materia patentable, como lo señala la Decisión 344 en sus artículos 1o a 7o.

 

Con respecto al debido proceso, la parte demandada aduce, que se le dio pleno cumplimiento a la Decisión 344, entonces vigente y aplicable para el caso en cuestión, lo cual deja claro la legalidad y validez de los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, hace énfasis en la solicitud de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

La Resolución núm. 04752 de 29 de febrero de 2000, de la Superintendencia de Industria y Comercio,  negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA ADMINISTRABLE ORALMENTE PARA COMPUESTOS DE BENZOTIOFENO”,  por la existencia de la patente núm. 4’418.068 de 29 de noviembre de 1983 y el texto de “Farmacotecnia” de Pareja, Bananer, Perú 1967,  que, a su juicio, afectan el nivel inventivo de la solicitud, pues las tabletas frecuentemente se recubren con azúcar como un saborizante y un sellante o con agentes protectores que forman una película protectora para modificar las propiedades de disolución de la tableta. Los compuestos también pueden ser formulados como tabletas masticables usando grandes cantidades de sustancias agradables al gusto como manitol, tal como está establecido en la técnica.

 

Aduce que la Farmacotecnia indicada como anterioridad menciona como aditivos para la fabricación de tabletas: Diluyentes: varios tipos de almidón en polvo, lactosa, manitol, caolín, fosfato dicálcico, cloruro de sodio, azúcar en polvo; aglutinantes: engrudo de almidón, gelatina, azúcares como glucosa, gomas y jarabe; lubricantes: talco, esterado de magnesio, ácido esteárico, almidón, azúcar, ácido bórico, cloruro de sodio, parafina, manteca de cacao, jabones; desintegrantes: almidón de papa, de maíz, metilcelulosa, agar-agar, bentonita, celulosa, dioctilsulfosuccinato de sodio (un tensioactivo) ácido algínico y pulpa de cítricos.

 

Que también se refiere la anterioridad a que a las tabletas se aplica un recubrimiento con el objeto de retardar la absorción del principio activo; recubrimientos tales como: Shellac, acetoftalato de celulosa, mezclas de monoesterato de glicerilo con cera de abejas, cera camaubá o parafina, mezclas en las cuales el monoesterato de glicerilo se puede reemplazar por ácido esteárico, palmítico, triesterado de glicerilo, palmitato de cetilo, miristato  de glicerilo, alcohol cetílico o alcohol estearilico.

 

Que en el presente caso la solicitante, según las reivindicaciones 1 a 12, 13 a 15, 17 a 19, 21 a 28 y 30 a 33, presenta como novedosa una composición farmacéutica sólida administrable de clorhidrato de raloxifeno. Un tensioactivo, que es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietileno de sorbitán, un diluyente soluble en agua, que es un azúcar como la lactosa o un poliol y un disgregante polivinilpirrolidona y opcionalmente una capa de recubrimiento.

 

Que según las reivindicaciones 16, 20 y 29 una formulación sólida farmacéuticamente administrable, consistente esencialmente de clorhidrato de raloxifeno, un tensioactivo, que es un polisorbato 80 (un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de acido graso de polioxietileno de sorbitán), un diluyente soluble en agua: que es lactosa (un azúcar), un disgregante: Polivinilpirrolidona y un lubricante: Estearato de magnesio.

 

En criterio de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que se reivindica es una composición farmacéutica (una tableta) que comprende: el principio activo: Clorhidrato de raloxifeno; un agente tensioactivo: que en el caso de la patente americana es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietilensorbitán (por ejemplo, polisorbato 80); un diluyente soluble en agua: un poliol o un azúcar, como lactosa; un lubricante: estearato de magnesio o ácido esteárico; un disgregante: polivinilpirrolidona y una película de recubrimiento.

 

Estima la entidad demandada, que la principal característica de la tableta reivindicada es el raloxifeno, el cual no es nuevo, como, como lo demuestra la patente US 4’418.06.08; además, este principio activo ya se había formulado en una tableta, con los mismos aditivos: a).- Un tensioactivo, que en la patente americana es lauril sulfato de sodio, y en el caso de la Farmacotecnia es dioctilsulfosuccinato de sodio; y en este caso es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietilensorbitán (por ejemplo, polisorbato 80), b).- un diluyente soluble en agua:un poliol o un azúcar, como lactosa, que se menciona en las anterioridades; c).-  Un lubricante: estearato de magnesio o ácido esteárico, mencionado en las anterioridades; d).- un disgregante: Polivinilpirrolidona, mencionado en la patente americana; y e).- Una película de recubrimiento, mencionada en las anterioridades.

 

Hace énfasis la Superintendencia, en que si bien la composición reivindicada no es idéntica a las anterioridades, en lo único que se diferencian es que la reivindicada contiene un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietilensorbitán (por ejemplo, polisorbato 80), pero para una persona normalmente conocedora de la materia sería obvio el cambiar los agentes tensioactivos de las anterioridades: lauril sulfato de sodio o dioctilsulfoccinato de sodio por un éster de ácido graso de sorbitán  o un éster de ácido graso de polioxietilendorbitán (por ejemplo polisorbato 80), para obtener finalmente la composición reivindicada.

 

Concluye que las composiciones reivindicadas no tienen carácter inventivo, porque su formulación no va más allá del progreso normal de la tecnología y no implica el ejercicio más allá de la esperada para cualquier persona conocedora de la materia, pues proveer una composición farmacéutica (una tableta) conformada por el principio activo, un agente tensioactivo, un diluyente soluble en agua, un lubricante, un disgregante y una película de recubrimiento, estaba al alcance de cualquier persona con los conocimientos del oficio de nivel medio. La respuesta al problema técnico que se pretendía resolver, que era proveer una composición que contenga raloxifeno, podía predecirse con los conocimientos normales de la materia y la solución propuesta no parece suministrar un efecto especial que pueda ser tomado como un aporte a la tecnología, porque no existe una ventaja de esta composición con respecto a las conocidas.

 

Hace hincapié la demandada en que las tabletas frecuentemente se recubren con azúcar como un saborizante y un sellante o con agentes protectores que forman una película protectora para modificar las propiedades de disolución de la tableta. Los compuestos también pueden ser formulados como tabletas masticables usando grandes cantidades de sustancias agradables al gusto como manitol, pero la alta solubilidad de las composiciones reivindicadas, debida al tensioactivo utilizado y a la polivinilpirrolidona, no hace que la tableta tenga nivel inventivo.

 

Resalta que los tres componentes que se dicen nuevos, ya eran conocidos (el tensioactivo, el diluyente soluble en agua y la polivinilpirrolidona); que lo que se reivindica como novedoso no es ni el tensioactivo ni el diluyente soluble en agua, sino la mezcla de los tres auxiliares; lo único que diferencia a estas formulaciones de las conocidas es la clase de tensioactivo, pero la conformación de estas composiciones ya era conocida, pues en la anterioridad el tensioactivo era el lauril sulfato de sodio y en esta solicitud es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietileno de sorbitán, como el polisorbato 80.

 

Destaca que la polivinilpirrolidona es un auxiliar conocido desde hace mucho tiempo en la técnica y se conoce comercialmente como “crospovidona” o “Kollidon”, y se usa para mejorar la desintegración, la disolución y la biodisponibilidad.

 

En la Resolución núm. 18634 de 31 de julio de 2000, por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución núm. 04752, precisó la entidad demandada, además de reiterar los argumentos expuestos en la Resolución principal, que:

 

El cambio de un tensoactivo farmacéuticamente aceptable por otro farmacéuticamente aceptable también conocido, es un paso obvio en el desarrollo de nuevos productos; es decir, que las composiciones reivindicadas contienen agentes tensoactivos normalmente utilizados, entre ellos, los ésteres de ácidos grasos de sorbitán, poloxámeros, ésteres de ácidos grasos de sorbitán polioxietileno, docusato de sodio, lauril sulfato de sodio, sin que éstos sean un elemento nuevo dentro del tipo de composiciones reivindicadas.-

 

Que no existe nivel inventivo porque el raloxifeno es un principio activo poco soluble;

 

La composición reivindicada no constituye un avance para el estado de la técnica, porque en los documentos adjuntos se comprueba que el estado de la técnica ya consideraba tabletas con los excipientes que les proporcionan un alto grado de disolución.

 

La parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial, tendiente a demostrar la existencia del nivel inventivo en la solicitud denegada.

 

Conforme consta a folios 462 a 479 del cuaderno principal, los Peritos respondieron así al cuestionario formulado por la actora:

 

“Pregunta 1.- Digan los peritos como es cierto SI o NO, si la Resolución 04742 dictada por el Señor Superintendente de Industria y Comercio el 29 de febrero de 2000….ha basado sus argumentos para desvirtuar el nivel inventivo del objeto de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 en los contenidos del documento de patente US 4,418,068 del 29 de Noviembre de 1983 y en el texto “Farmacotécnia” de Pareja Banarer, Perú, 1967.

Rta.-

32. En efecto, verificado el contenido de la Resolución 04752 suscrita por el Superintendente de Industria y Comercio el 29 de febrero de 2000, establece en su parte motiva que la negativa al privilegio de patente de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 no constituye un avance para el estado de la técnica, por cuanto los documentos referidos (patente US 4,418,068 del 29 de noviembre de 1983 y en el texto “farmacotecnia” de Pareja Banarer, Perú, 1967) que hacen parte del estado de la técnica ya consideraban tabletas con dichos excipientes.

 

Pregunta 2.- Digan los peritos como es cierto, SI o NO, si el objeto de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 se refiere básicamente a la formulación farmacéutica sólida administrable indicada en la reivindicación 1, la cual consiste en clorhidrato de raloxifeno en combinación con un tensoactivo, polinivilpirrolidona y un diluyente soluble en agua, en la cual el tensoactivo es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de polioxietileno de sorbitán; y el diluyente soluble en agua es un poliol o azúcar.

 

Rta./

32. Como puede verificarse de la lectura de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770. (página 4) el objeto de la invención corresponde a formulaciones farmacéuticas administrables de forma oral que comprenden raloxifeno, sus ésteres o éteres, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, en combinación con un agente tensoactiovo, un diluyente soluble en agua y opcionalmente un ligante hidrófilo. De igual manera se observa que en las páginas 11 y 12 de esta solicitud 94-032.770, se relata que existen ciertas formulaciones preferidas, entre las cuales son muy preferidas aquellas en que el agente tensoactivo es un éster de ácidos grasos de sorbitán polioxietileno, y se referencia el polisorbato 80, el diluyente soluble en agua es lactosa y el litigante hidrófilo como polivinilpirrolidona. Así las cosas, se observa que el objeto establecido en la descripción de la solicitud 94-032.770 corresponde con el objeto establecido en la reivindicación 1 que menciona una formulación farmacéutica sólida administrable de forma oral que comprende clorhidrato de raloxifeno en combinación con un tensoactivo, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua, en donde el tensoactivo es un éster de ácido graso de sorbitán o un éster de ácido graso de sorbitán polioxietileno y el diluyente soluble en agua que puede ser un poliol o un azúcar.

 

Pregunta 3.- Digan los peritos, como es cierto, SI o NO, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado el nivel inventivo de las formulaciones 1 a 33 de la solicitud….con base en el compuesto 6-hidroxi-2- (4-hidroxifenil) 3(4-2(piperidinoetoxi) benzoil ) benzo (b)tiofeno, descrito en la columna 2 del documento U.S. 4,418,068 y con base en la descripción de las formalidades que contienen dicho compuesto indicada en las columnas 39 y 40 de dicho documento U.S. 4,418,068 según la cual dichas formulaciones “usualmente incorporan diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes de almidón, lactosa, manitol, caolín, fosfato o sulfato de calcio, sales inorgánicas, tales como cloruro de sodio y azúcar en polvo. También son útiles los derivados de celulosa en polvo. Los ligantes típicos en tabletas son sustancias tales como el almidón, la gelatina y azúcares tales como la lactosa, fructosa, glucosa y similares. Las gomas naturales y sintéticas son también convenientes, incluyendo la acacia, los alginatos, la metilcelulosa, la polivinilpirrolidina y similares. El polietilen glicol, la etil celulosa y las ceras pueden servir también como ligantes (….) El lubricante es escogido entre sólidos resbalosos tales como talco, estearato de magnesio y calcio, ácido esteárico y aceites vegetales hidrogenados. Los desintegrantes en  tabletas (…) incluyen almidones, arcillas, celulosas, alginas y gomas. Más particularmente, almidones de maís y papa, metilcelulosa, agar, bentonita, celulosa de madera esponja natural en polvo, resinas de intercambio catiónico, ácido algínico, goma guar, pulpa de cítricos y carboximetilcelulosa, por ejemplo, pueden ser empleados, al igual que lauril sulfato de sodio”.

 

Rta./

32. De acuerdo con los contenidos de la Resolución 04752, resulta cierto que la Superintendencia de Industria y Comercio desvirtúa el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 33 de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 debido a que el documento US4,418,068 contiene el compuesto 6-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-3(4-(2-(piperidinoetoxi) benzoil) benzo (b)tiofeno y tal y como se afirma en las columnas 39 y 40 señaladas en el cuestionario, se refiere a formulaciones que contienen este compuesto del cual se dice que pueden incorporar excipientes tales como diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes. De estos excipientes, la columna 39 del documento US 4,418,068 señala una lista larga de productos, que incluyen los citados en la pregunta en cuestión….”

 

 

Pregunta 4.- Digan los peritos, como es cierto Si 0 NO, si teniendo en cuenta que la descripción de estas formulaciones del documento U.S. 4,4113,068 indica un grupo muy grande de posibles combinaciones, toda vez que describen cinco ejemplos específicos de lubricantes (columna 39, renglones 54~56), trece ejemplos específicos de desintegrantes (columna renglones 59-65), ocho ejemplos específicos de diluyentes (columna 39, renglones 41-45), y doce ejemplos específicos de ligantes (columna 39, renglones 46-51), lo cual proporciona 6240 posibles combinaciones, se hace necesario que el experto en la matería emplee las seis fórmulas típicas suministradas para asistir al químico en la preparación de las formulaciones en la columna 40 del documento U.S. 4,418,068, para determinar cuáles son las formulaciones que dicho documento U.S. 4,418',068 proporciona.

 

Rta. /

SI, En efecto el documento que corresponde a la Patente US 4,418,068, hace expresa referencia a una gran cantidad de excipientes que pueden ser incluidos en las formulaciones farmacéuticas, lo cual indica que existe un gran número de combinaciones posibles entre dichos excipientes para preparar una formulación farmacéutica determinada. Por ejemplo, este documento menciona diluyentes tales como almidón, lactosa, manitol, etc.; ligantes tales como almidón, gelatina y azucares; lubricantes tales como, talco, estearato de magnesio Y calcio aceites vegetales, etc.; y desintegrantes tales como almidones, arcillas, celulosa, gomas, etc. Ello nos permite concluir que el experto que desee tener certeza del tipo de formulaciones que se pueden formar de tales combinaciones, tendría que necesariamente emplear como guía las formulaciones típicas que contiene el documento US 4,418,068 en su columna 40.

 

 

Pregunta 5.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si alguna de las                seis formulaciones típicas encontradas en la columna 40 del  documento U.S. 4,418,068 sugeridas para asistir al químico en la preparación de las formulaciones de dicho documento U.S.4.418,068 emplea la combinación reivindicada en la solicitud        94-031.770, en la cual se combina el principio activo  clorhidrato de  raloxifeno con el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua lactosa.

 

 

Rta. /

 

97032. La lectura de la tabla que aparece al final de la columna 40 del documento US 14,418,068, que indica las formulaciones farmacéuticas típicas sugeridas  para asistir al químico en su preparación, no contiene una combinación de clorhidrato de raloxifeno, en combinación con el tensoactivo polisorbato 80, una polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua tal como lactisa, como la que se reivindica en el expediente 97032.770. Existen allí formulaciones que combinan algunos de éstos elementos como son el clorhidrato de raloxifeno y la lactosa, pero formulaciones que contengan todos los elementos referidos en la pregunta, es decir,   el clorhidrato de raloxifeno,  el  tensoactivo polilsorbato 80, polivínílpírrolidona y un diluyente soluble en agua tal como lactosa, efectivamente no se encuentra en esa tabla.

 

 

Pregunta 6.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, sí a partir de las seis formulaciones típicas encontradas en la columna 40 del documento de Patente U.S. 4,418,068, una persona versada en la materia, tal como ustedes, podría derivar de manera obvia o evidente la combinación reivindicada en la solicitud 94-032.770, en la cual se combina el principio activo clorhidrato de raloxifeno con el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua lactosa.

 

 

Rta. /

 

32. A partir de las seis fórmulas típicas indicadas en la tabla de la columna 40 del documento US 4,418,068 no sería evidente o colegir de manera obvia la combinación reivindicada en la solicitud 94-032.770 que corresponde a una combinación de clorhidrato de raloxifeno, el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua como lactosa. Esta respuesta se sustenta en el hecho de que aunque algunas de estas seis formulaciones típicas contenidas en el documento US4,418,068 incluyen clorhidrato de raloxifeno y lactosa, ellas no incluyen la polivinilpirrolidona y el polisorbato 80, lo cual hace imposible que se pueda derivar la combinación reivindicada en el expediente 94-032.770. De aquí es posible concluir que la combinación de los componentes específicos clorhidrato de roloxifeno, polisorbato 80, polivinilpirrolidona y lactosa no podría ser de ninguna manera obvia porque dicha combinación solamente podría resultar después de una investigación y trabajo de laboratorio que permitiera determinar todos los componentes presentes en la composición reivindicada en la solicitud 94-032.770. Un químico medio sabe muy bien que los excipientes constituyen componentes importantes en la formulación de preparaciones farmacéuticas, pero también sabe que su selección debe estar determinada por el tipo de características deseadas para la formulación preparada. De aquí que no es de esperarse que el químico combine de manera aleatoria una gran cantidad de excipientes para obtener de manera simple una combinación con determinadas características deseadas.

 

 

Pregunta 7.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si en el documento U.S. 4,418,068 existe alguna indicación, sugerencia, o motivación que lleve a una persona versada en la materia a seleccionar una combinación de clorhidrato de raloxifeno con un tensoactivo como el lauril sulfato de sodio, Polivinilpirrolidona y un disolvente soluble en agua tal como la lactosa dentro de las 6240 posibilidades de combinación que proporcionan las listas de diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes citadas en la columna 39 de dicho documento U.S. 4,418,068, con la expectativa de obtener una tasa de disolución y biodisponibilidad incrementadas.

 

 

Rta. /

 

1. En el documento US 4,418,068 no se encuentra ninguna

referencia ni alusión al hecho de que a partir del gran número de combinaciones posibles de los excipientes mencionados en la columna 39 con el clorhidrato  de raloxífeno sea posible obtener una combinación especifica que incluya clorhidrato de raloxífeno, polisorbato 80, polivinilpírrolídona y lactosa como la contenida en el expediente 94-032.770. Tampoco aparece mención alguna a la alta tasa de disolución y biodisponibilidad  que tal composición específica presenta. Como se expuso anteriormente, aunque este documento enseña un gran número de excipientes que pueden ser combinados con el clorhidrato de raloxifeno, el gran número de combinaciones resultantes no llevaría a un químico medio a obtener la combinación específica del expediente 94-032.770. Tampoco en las columnas 39 y 40 del documento US 4,418,068 aparece mención alguna a acerca de los efectos de la combinación específica de clorhidrato de raloxifeno, polisorbato 80, polivinilpirrolidona y lactosa con respecto al incremento de su tasa de disolucíón y biodísponibilidad, propiedades que por cierto no son abordadas en dicho documento. Tal como se expuso en la respuesta anterior, el químico medio sabe muy bien que no basta con combinar de manera aleatoria una cantidad de excipientes para obtener una formulación farmacéutica con características deseadas; sino que debe mediar imperativamente una serie de ensayos y experimentos que unidos con la aplicación de técnicas de investigación y ensayos de laboratorio procuren el fin deseado.  No es suficiente con que el estado  de la técníca le indique al químico o formulador la gran cantidad de excipientes de que dispone, si tal información no es sufíciente para mostrarle como obtener una preparación final   con  características deseables  como es el caso de una alta tasa de biodisponibilídad y disolución.

 

Pregunta 8. - Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si a partir de la descripción general de las formulaciones que aparecen en la columna 39 del documento U.S. 4,418,068 en la cual se establece que dichas formulaciones usualmente incorporan diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes, una persona versada en la materia, tal como ustedes, podría derivar de manera obvia o evidente en un solo paso una formulación de clorhidrato de raloxifeno combinado con el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un disolvente soluble en agua tal como la lactosa, como la reivindicada en la solicitud 94-032.770.

 

 

Rta. /

32. Un químico de nivel medio no podría obtener a partir del documento US 4,418,068 en un solo paso, es decir de manera automática, una formulación como la de la reivindicación en el expediente 94-032.770 que contiene específicamente clorhidrato de raloxifeno, el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolídona y un diluyente soluble en agua. Tal como se indicó en las preguntas anteriores, se requeriría trabajo de laboratorio e investigación para llegar a la combinación mencionada, más que de una simple combinación aleatoria. Si bien el químico medio sabe muy bien que los excipientes son componentes necesarios en una formulación, también es de su conocimiento que para obtener una formulación de partículas con características especificas, la selección de los excipientes adecuados requiere de un estudio minucioso y cuidadoso tendiente a determinar la naturaleza de dichos componentes, sus interacciones, y su comportamiento frente al principio activo. Todo lo anterior sustenta el hecho de que la información        de la columna 39 del documento US 4,418, 068 no es suficiente para que una persona versada pueda derivar de manera obvia la combinación específica reivindicada en la solicitud 94-032. 770.

 

 

Pregunta 9.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si la Superintendencia de Industria y Comercio ha desvirtuado el nivel inventivo de las formulaciones de las reivindicaciones 1 a 33 de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 también con base en la lista de aditivos para la fabricación de tabletas mencionados en la “Farmacotecnia” de Pareja  Banarer, Perú, 1967, en la cual se incluyen como diluyentes varios tipos de almidón en polvo, lactosa manitol, caolín, fosfato dicálcico, cloruro de sodio, azúcar en polvo; como aglutinantes (ligantes) engrudo de almidón, gelatina, azúcares como glucosa, gomas y jarabe, como lubricantes talco, esterarato de magnesio, ácido esteárico, almídón, azúcar, ácido bórico, cloruro de sodio, parafina, manteca de cacao, jabones y como desintegrantes, almidón de papa, de maíz, metilcelulosa, agar-agar, bentonita, celulosa, dioctilsulfosuccionato de sodio, ácido algínico y pulpa de cítricos.

 

 

.Rta.

 

32. Como se puede verificar de la lectura de la Resolución 4752 adiada el 29 de febrero del año 2000, la Superintendencía de Industria y Comercio, de igual manera descalifica el nivel inventivo de las formulaciones reivindicadas en el expediente 94-032.770 fundamentada en la lista de aditivos para la preparación de tabletas que aparecen en la "Farmacotecnia" de Pareja Banarer, Perú, 1967, entre los que se incluyen los diluyentes, aglutinantes, lubricantes y desintegrantes que se mencionan en la pregunta.

Pregunta 10.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si en la lista de aditivos para la fabricación de las tabletas del texto “Farmacotecnia” de Pareja  Banarer, citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, se describe o enseña una formulación de clorhidrato de raloxifeno combinado con el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua tal como la lactosa, como la reivindicada en la solicitud 94-032.770.

 

 

Rta. /

 

32. Para responder a esta pregunta es necesario resaltar que cualquier químico medio sabe que el texto "Farmacotecnia” de Pareja Banarer, solamente proporcíona aspectos teóricos sobre la formulación de preparados farmacéuticos. Particularmente, es posible notar que las páginas citadas por la Superintendencia muestran aspectos teóricos relacionados con las características que imprimen algunos aditivos a aquellos polvos que puedan ser granulados o comprimidos. De aquí que este texto se ocupa de aspectos meramente teóricos dirigidos a definir formulaciones farmacéuticas en general y sus propiedades, pero que en nada se relacionan con los aspectos de laboratorio involucrados con sustancias o formulaciones específicas. Este hecho puede corroborarse en que las páginas del texto de “Farmacotecnia” citadas solamente señalan una serie de aditivos que pueden ser empleados en la preparación de tabletas pero que nada tienen que ver con una formulación que contenga específicamente clorhidrato de raloxifeno, el tensoactivo polísorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente     soluble en agua como la lactosa. En este sentido, se puede    verificar que el texto de Pareja  Banarer no menciona o hace referencia a la composición especifica reivindicada en la solicitud del expediente 94-032.770.

 

 

Pregunta 11. - Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si con base en la lista de aditivos para la fabricación de tabletas del texto "Farmacotecnia' de Pareja Baraner, citado por la Superintendencia de Industria y Comercio, una persona versada en la matera, tal como ustedes, podría derivar de manera obvia o evidente, es decir, a primera vista, una formulación de clorhidrato de raloxifeno, combinado con el tensoactivo polisorbato 80, polivinilpirrolidona y un diluyente soluble en agua tal como lactosa, como se reivindica en la solicitud 94-032-770, particularmente si se tiene en cuenta que dicha lista no menciona los efectos físico químicos que podría ocasionar el empleo de dichos aditivos con el clorhidrato de raloxifeno y que además dicha lista no menciona dentro de los aditivos ni la polivinilpirrolidona ni al polísorbato 80.

 

 

Rta. /

 

32. La lista de aditivos señalados en el documento "Farmacotecnia” de Pareja Banarer no permitiría derivar a primera vista o en forma fácil, una formulación que contuviera específicamente clorhidrato de raloxifeno, tensoactivo polísorbato 60, polivinilpirrolidona y un díluyente soluble en agua tal como lactosa, como se reivindica en la solicitud 94~ 032.770, entre otras cosas porque la mencionada lista de aditivos de este documento no incluye ni la polivinilpirrolidona ni el polisorbato 80 por lo cual, a simple vista, no podría ser posible su obtención. Por otra parte, es cierto que la lista de aditivos de este documento “Farmacotecnía" no trae ninguna referencia respecto de los efectos fisicoquímicos que pueda originar la combinación de los aditivos mencionados en ella, en combinación con el clorhidrato de raloxifeno, por lo que no se vería cómo un químico medianamente versado podría saber a priori que su combinación produciría ese resultado específico. Aquí resulta necesario retomar lo manifestado en las preguntas 6, 7 y 8 con respecto al trabajo de laboratorio que requiere realizar el químico medio o el formulador para la selección de los excipientes adecuados que permitan conseguir las propiedades deseables para la formulación resultante, lo que corrobora que los aspectos meramente teóricos de este documento de "Farmacotecnia-" no son suficientes para conducir a una persona versada a obtener a simple vista la combinación específica reivindicada en la solicitud 94-032.770.

 

 

Pregunta 12.- Digan los peritos cómo es cierto Si o NO, si teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas anteriores es claro que las formulaciones de las reivindicaciones 1 a 33 de la solicitud contenida en el expediente 94-032.770 no hablan podido ser derivadas de manera obvia o evidente, a partir de lo establecido en el documento U.S. 4,418,068 o de la “Farmacotecnia" de Pareja,  Banarer citados por los examinadores de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Rta.

32. Como se ha evidenciado en las respuestas a las preguntas anteriores, se puede determinar que el contenido del documento US 4,418,068 y de la misma “Farmacotecnia" de Pareja Bananer, Perú, 1967, citados por   la Superintendencia, nos permiten concluir las formulaciones de las reivindicaciones 1 a 33 del expediente 94-032.770, toda vez que los mismos, no podrían haberse derivado de manera obvia, dado que ninguno de estos documentos menciona o sugiere que los excipientes polisorbato 80, polivinilpirrolidona y lactosa puedan ser combinados con el clorhidrato de raloxifeno,  ni vislumbra los efectos que se obtendrían con dicha composición.

 

 

Pregunta 13.- Digan los peritos, como es cierto Si o NO, si el hecho de que una formulación de clorhidrato de raloxifeno como la descrita en la solicitud 94-032.770 propone una alta tasa de disolución y una alta biodisponíbilidad con respecto a las formulaciones conocidas en el arte anterior, tal como se demuestra en el texto de dicha solicitud,, implica un avance y una contribución al campo tecnológico que antes de dichas formulaciones no existía.

 

 

Rta.

 

1. El hecho de que una formulación farmacéutica que contiene clorhidrato de raloxifeno, como la revelada en la solicitud 94-032-770, exhiba altas tasas de disolución y biodisponibilidad con    respecto    a   las    formulaciones convencionales que contiene el mismo principio activo constituye un aporte en el campo de la medicina, dado que estas son propiedades deseables, para el tratamiento de un paciente, porque de esta manera el medicamento será más efectivo, que es en últimas el fin que se persigue.   En efecto, de acuerdo con lo que se conoce en el campo de las formulaciones farmacéutícas, una alta tasa de disolución y una alta    bíodisponibílídad    son características    deseables consideradas por el formulador para un tratamiento adecuado del paciente, Por ejemplo, se sabe que las formas de dosificación sólída orales, tabletas y cápsulas, son ampliamente prescritas y constituyen medios muy efectivos para proporcionar fármacos a los pacientes.  Una suposición básica es que cuando un paciente emplea una forma de dosificación sólida oral, el fármaco es líberado, disuelto y absorbido de manera rápida y consistente.

 

Para que esta suposición sea válida se requiere un control  de

calidad de producto del fármaco y  en  ese sentido la biodisponibilidad y la bioequivalencía se erigen en factores muy importantes, pues del desarrollo de los mismos depende la efectividad del medicamento proporcionado.

 

La biodísponibilídad hace referencia a la medida de la tasa de absorción del medicamento como de la cantidad total (grado) de fármaco que alcanza la circulación general a partir de una forma de dosificación administrada.  Por su parte, la disolución es el proceso por el cual un sólido con características de solubilidad solamente favorables entra en solución. Las características  físicas del fármaco  y la composición de la tableta (forma de dosificación) pueden tener un efecto sobre las tasas de desintegración, desagregacíón, y dísolucíón del fármaco.   Como tal, estas pueden afectar la tasa de absorción y niveles de fármaco resultantes en la sangre. Por consiguiente, la disolución es considerada actualmente como una de las pruebas de control de calidad más importantes realizadas sobre formas de dosifícación farmacéuticas.

 

Así las cosas, si se tiene en cuenta lo que se conoce en el estado de la técnica en relación con las características deseables de una formulación, particularmente de aquellas de administración oral como las tabletas, la tasa de disolución y la tasa de biodisponibilidad son factores importantes que el formulador debe considerar en el momento de preparar dichas formulaciones. Si estos factores son incrementados en una formulación con respecto a otra, es claro que ello representa un aporte al campo de los medicamentos como es el caso de la formulación de clorhidrato de raloxifeno enseñada en el expediente 94-032. 770.

 

 

Pregunta 14.- Digan los peritos, cómo es cierto Si O NO, si un incremento considerable en la biodisponibilidad como el observado en la formulación de la solicitud 94-032.770 debe traducirse en una reducci6n del tratamiento por día de terapia y en una reducción total de la exposición del paciente al fármaco, lo cual también implica un avance en el campo de la medicina.

 

Rta./

 

 

SÍ. Para responder a esta pregunta es necesario resaltar

algunos       aspectos importantes que son conocidos para el

clorhidrato de raloxifeno. El raloxifeno es absorbido rápidamente después de su administración oral, con aproximadamente un 60% de dosis absorbida. Sin embargo, la bíodisponibilidad absoluta es tan solo del 2% debido a que el fármaco sufre de metabolismo extensivo en un primer paso en el hígado a conjugados glucuronides  y ciclación enterohepátíca que prolonga el tiempo de vída medía de eliminación a 27.7 horas. Este hecho indica que sería deseable mejorar la biodisponibilidad absoluta de esta sustancia. De otra parte, para corroborar los efectos que ejercen los componentes polisorbato 80, polivinilpirrolidona y lactosa en combinación con   el   clorhidrato   de   raloxifeno  para   mejorar   la biodisponibilidad de la formulación se revisaron los datos experimentales proporcionados por el solicitante de la invención contenida en el expediente 94-032-770, a través de la Declaración rendida por el Dr. Ferry J. Hartauer y el memorial de 26 de Octubre de 1999. Es de notar que el Dr. Hartauer funge como experto en formulaciones farmacéuticas.

 

 

Por ejemplo, los datos de la tabla 2 de la  Declaraci6n del Dr. Hartauer muestran que la tasa de solución de la formulación que contiene clorhidrato de raloxifeno, el díluyente en agua y el tensoactivo polísorbato 80 es mucho más rápida que la formulación que contiene el clorhidrato de raloxifeno y el diluyente soluble en agua pero sin el tensoactivo. De la misma manera, la figura 3 que muestra los niveles en plasma de raloxifeno in vivo, muestran como la biodisponibilídad del clorhidrato de raloxifeno se ve incrementada cuando se emplea un díluyente soluble en agua en comparación con un díluyente insoluble en agua. Finalmente, es importante resaltar los resultados del Ejemplo 5 proporcionado por el solicitante de la solicitud 94-032.770 mediante su memorial de 26 de Octubre de 1999 en el que se realiza una comparación entre la formulación reivindicada en el expediente 94-032.770 y una formulación  del  documento  US   4,418,068  citado por   la Superintendencia.   Los datos de este Ejemplo muestran que efectivamente la combinación de la solicitud 94-032. 770 exhibe valores   superiores  de  la  tasa    de    disolución    y biodisponibilidad en los diferentes períodos de tiempo en  comparación con los datos correspondientes para la formulación del documento US 4,418,068.

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que en el campo de la ciencia es conocido que la biodisponibilidad del clorhidrato de raloxífeno se ve reducida por su paso a través del hígado y si se consideran los datos experimentales suministrados por el solicitante del expediente 94-032. 770, que muestran que esta bíodisponibílídad se puede mejorar mediante la combinación del clorhidrato de raloxífeno con lactocsa, polivínllpirrolidona y polisorbato 80, se concluye que el incremento de esta biodisponibilidad por parte de la combinación reivindicada en el expediente 94-032. 770 sí constituye un aporte a la medicina, dado que el clorhidrato de raloxifeno será absorbido de manera completa y rápida, por lo que el paciente reducirá su tratamiento y estará menos expuesto al fármaco.  Esto, porque sí la tasa de absorción del fármaco y su expansión en el torrente sanguíneo se incrementan, el tiempo de exposición del paciente y su tratamiento en el día con el fármaco tienen que necesariamente verse reducidos.  De esta manera, un incremento en la  tasa de   biodisponibilidad del fármaco constituye un verdadero aporte al campo de la medicina.”

 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, frente al tema relativo a la COMBINACIÓN O MEZCLA DE ELEMENTOS CONOCIDOS, expresó:

 

“En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que, al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

 

Uno de esos casos es el que se presenta en relación con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que, en primer lugar, el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “ Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento solo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.

 

Pero dicha distinción no puede llevar a priori una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de uno o de otro, ya que en ambos cabe analizar siempre el caso concreto; es el primero el que ofrece una mayor importancia en cuanto al presente asunto y el que podría presentar mayor discusión en cuanto al nivel inventivo.

 

Daniel R. Zucherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

 

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

 

Claro está que en la práctica, resulta a veces determinar si existe un “nuevo resultado”, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.

 

En consideración al tema tratado, no le es dable a las oficinas de patentes de los Países Miembros hacer un análisis apriorístico en contra del invento. Lo que debe hacer la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos es establecer si con el estado de la técnica actual, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. Es decir, no es acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

 

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular debe ser novedosa, con actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones”.

 

En relación con el tema tratado, concluye el Tribunal:

 

 

“3° Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de las mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial”.

 

 

 

En el presente caso, según se advierte en los actos acusados, los elementos empleados por la patente solicitada, esto es, el principio activo, el agente tensoactivo; el diluyente soluble en agua; el lubricante; el disgregante y la película de recubrimiento, existían en el estado de la técnica con anterioridad a la solicitud de la actora.

 

Ahora, del dictamen de los peritos también se infiere que en el estado de la técnica existían con anterioridad una larga lista de diluyentes, ligantes, lubricantes y desintegrantes, dentro de los que se encuentran los empleados en la solicitud de patente. (folios 464 a 466 del expediente).

 

De lo que se trata en este caso es de establecer si se está en presencia de una combinación de elementos o de una simple agregación, como lo indica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso.

 

Es decir, que corresponde determinar si la solicitud de la actora involucra la sinergia de los elementos de forma tal que se genere uno nuevo con propiedades distintas, en donde el nuevo elemento solo es resultado de esa combinación, sin que puedan determinarse los elementos por separado; o si, por el contrario, los elementos empleados se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y son claramente distinguibles unos de otros.

 

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el dictamen pericial que antecede es enfático en señalar que la solicitud de la actora tiene nivel inventivo, pues las formulaciones en él contenidas no habrían  podido derivarse de manera obvia del estado de la técnica, no lo es menos que el mismo no permite colegir que se esté en presencia de una combinación de elementos que genere uno nuevo con propiedades distintas o que los elementos empleados no mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental.

 

En efecto, es evidente que las reivindicaciones contenidas en la solicitud, según el dicho de los Peritos, representan un aporte al campo de la medicina (folio 478); empero del mismo dictamen también extrae la Sala que ese aporte, entre otros factores de tipo técnico, obedece a la  biodisponibilidad del clorhidrato de raloxifeno, característica esta conocida en el campo de la ciencia, que SE MEJORA al combinarse con lactosa y polivinilpirrolidona y polisorbato 80, porque contribuye a reducir su paso por el higado y hace que el paciente esté menos expuesto al fármaco.

 

Desde esta perspectiva estima la Sala que no se desvirtuó la presunción de legalidad que ampara los actos acusados pues, conforme lo precisó en reciente sentencia de 10 de mayo de 2007 (Expediente 00148, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón), no puede considerarse con nivel inventivo a toda combinación de sustancias químicas o farmacológicas, cuyos efectos por separado sean similares o produzcan un resultado mayor, es decir, efecto sinérgico o potenciación; no es suficiente para calificar dicho efecto sinérgico como una creación novedosa con nivel inventivo, cuando de lo que se trata es de una mejoría de un efecto ya conocido a partir de productos y procedimientos igualmente conocidos en el estado de la técnica.

 

 

Consecuente con lo anterior, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

 

 

F A L L A:

 

 

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de julio de 2007.

 

 

 

 

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN           CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

       Presidenta

 

 

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARCO ANTONIO VELILLA MORENO