PREFIJO DE USO COMUN EN MARCAS FARMACEUTICAS - Irregistrabilidad al indicar característica del producto: FLAVO indica flavonoide / FLAVO - Prefijo de uso común; si se conjuga con otros elementos puede resultar distintiva

 

Debe tenerse presente que en  sentencia de 24 de agosto de 2006,  con ocasión de acción de nulidad  que la actora en este proceso interpuso contra actos denegatorios del registro  del signo «FLAVO»,  al que  se añade la letra final «L»  en el que es materia de examen, la Sección precisó que «FLAVO» no es per se registrable para distinguir los productos de la Clase 5ª Internacional,  por tratarse de  un prefijo de uso común  que indica una característica del producto, esto es, que se trata de un flavonoide.  Al efecto, sostuvo: La Sala precisa que la sola expresión FLAVO es irregistrable, pues constituye el prefijo de los denominados FLAVONOIDES, definidos como “sustancias naturales que contienen dos anillos aromáticos unidos mediante una cadena de tres átomos de carbono (compuestos C6C3C6) que se encuentran ampliamente distribuidas en los vegetales y que son biosintetizadas en parte a partir del ácido shikímico y en parte a partir de la aceticoenzima A vía malonilCoA (biosíntesis mixta).En consecuencia, independientemente de su similitud con la marca B FLAVON C, lo cierto es que la sola expresión FLAVO se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad a que se refieren los literales d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344».  Lo anterior, dijo la Sala, no obsta para que pueda emplearse en la formación de  un conjunto denominativo,  a condición de que se conjugue con otros elementos diferenciables que confieran suficiente distintividad al conjunto de modo que la combinación resultante  sea distintiva y   diferenciable de otras previamente registradas.

 

CANCELACION POR NO USO DE LA MARCA - Puede dar lugar al registro preferente de un signo igual o similar / PREFIJO DE USO COMUN - El adicionar a FLAVO la consonante L no le da distintividad / ELEMENTOS ADICIONALES AL PREFIJO DE USO COMUN - Requisitos para dar distintividad

 

La Sala pone de presente a 28 de febrero de 2002, fecha en la cual fue resuelto el recurso de apelación, la SIC no había ordenado la cancelación por no uso de la marca que había impedido el registro de la solicitada por la actora, razón por la que los motivos que llevaron a la SIC a negar el registro de la marca solicitada conservaban plena validez. Estando en curso este proceso el apoderado de la actora, en escrito de 9 de febrero de 2004 solicita la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, a cuyo tenor «no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad» , con cuyo fin allega la Resolución 30010 de 27 de octubre de 2003 mediante la cual la SIC ordenó la cancelación  por no uso del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Aun cuando con la cancelación por no uso del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a primera vista pareciese que el obstáculo existente para el registro del signo «FLAVOL» como marca para productos de la misma clase hubiese desaparecido, y que con fundamento en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH  tendría un derecho preferente a solicitar su registro, el signo «FLAVOL» no es registrable pues la letra «L» final, que es el único elemento agregado al prefijo de uso común FLAVO, no  hace la expresión resultante suficientemente diferenciable del prefijo FLAVO (de FLAVONOIDES) ni le confiere fuerza distintiva, de modo que continúa afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344. Al  signo cuya registrabilidad se examina resulta aplicable la  conclusión que la Sección consignó en la sentencia que decidió el caso anterior:  «la actora no le introdujo elementos adicionales que le otorgaran la distintividad necesaria para que  en efecto pudiera constituir una marca».

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

 

Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00269-01

 

Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

Se decide en única instancia la demanda de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo denominativo «FLAVOL» para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer», productos comprendidos en la Clase 5ª  Internacional de Niza [1].

I.          LA DEMANDA

AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH, domiciliada en Frankfurt (Alemania), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:

1.1.     Pretensiones

• Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones:

1. La Resolución 10796 de 2001 (30 de marzo) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC le negó el registro del signo denominativo «FLAVOL» como marca para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer», productos de la Clase 5ª Internacional.
2. La Resolución 43368 de 2001 (21 de diciembre) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial.
3. La Resolución 07524 de 2002 (28 de febrero) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 10796 de 2001.

1.1.2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el certificado de registro de la marca.

1.2.      Hechos

El 22 de junio de 2000, AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH  presentó a la SIC solicitud de registro del signo «FLAVOL» como marca denominativa para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer», productos de la Clase 5ª Internacional.

Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 497 de 7 de noviembre de 2000, no se presentaron opositores.

Por Resolución 10796 de 2001  (30 de marzo) la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro por considerar que entre el signo solicitado «FLAVOL» y la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» previamente registrada a favor de LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. según certificado de registro 170718, vigente hasta el 29 de noviembre de 2004 para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, existían semejanzas capaces de inducir al público a error.

AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH  interpuso los recursos de reposición y de apelación.

Por Resolución 43368 de 2001 (21 de diciembre) la Jefe de la División mantuvo su decisión.

Por Resolución 07524 de 2002 (28 de febrero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto impugnado.

1.3.      Normas violadas y concepto de la violación

La actora invoca como violados los artículos 134, inciso primero, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se violaron las normas citadas puesto que el signo presentado reúne los requisitos para ser registrado como marca, por ser perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer», productos de la Clase 5ª  Internacional.

Del análisis de conjunto resulta que el signo «FLAVOL» tiene suficientes elementos distintivos que lo diferencian de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» pues la sílaba inicial y final (B y C) hacen que fonética y ortográficamente sean distintas.

• La actuación

Estando en curso este proceso el apoderado de la actora allegó la Resolución 30010 de 27 de octubre de 2003 mediante la cual la SIC ordenó la cancelación  por no uso del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, solicitó  la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, a cuyo tenor «no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.»

Esta cuestión será resuelta en las consideraciones de este fallo.

II.         LAS CONTESTACIONES

Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.  como tercera interesada en cuanto titular del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA».

2.1. La SIC contestó que el cotejo muestra que el signo solicitado «FLAVOL» carece de los elementos gráficos, ortográficos y fonéticos que lo diferencien de la marca previamente registrada «B-FLAVON-C + GRÁFICA».

Agregó que el signo solicitado cambia únicamente la letra final N por L, lo que no reduce el riesgo de confusión, por cuanto en la marca previamente registrada «B-FLAVON-C + GRÁFICA» predomina la expresión FLAVON, que es casi idéntica al signo solicitado «FLAVOL».

2.2. LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., notificada del auto admisorio de la demanda [2], no la contestó.

III.        ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación.

IV.       INTERPRETACION PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 102-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V.        CONSIDERACIONES DE LA SALA

·      TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Tribunal Andino acogidos por esta Corporación, el examen de registrabilidad se hará a la luz de la Decisión 344 comoquiera que la solicitud de registro se produjo durante su vigencia [3].

No obstante lo anterior, en el presente asunto, tal distinción resulta inocua pues ambas Decisiones, en lo debatido, tienen idéntico contenido sustancial.

• EL CASO CONCRETO

Según se lee en la Resolución 10796 de 2001 (30 de marzo), la SIC negó a AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH  el registro del signo «FLAVOL», por considerarlo confundiblemente semejante con la marca «B-FLAVOL-C + GRÁFICA» previamente registrada por LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. según certificado de registro 170718, vigente hasta el 29 de noviembre de 2004.

Los productos comprendidos en la Clase 5ª  Internacional son los siguientes:

«Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas».

Los productos para los cuales se solicitó el registro de «FLAVOL» son:

«Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer »

La actora argumenta que la denegación del registro viola los artículos 134, inciso 1°, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo es perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo para distinguir en el mercado «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer» productos de la Clase 5ª Internacional.

La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas sentadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «FLAVOL» es registrable como marca para distinguir «preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer». En otras palabras, si está o no afectado de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, el Tribunal Andino interpretó los artículos 81, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 cuyo tenor es como sigue:

«Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que;

1. a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error».

El Tribunal de la Comunidad Andina ha reiterado que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos:

«La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).» [4]

 

El Tribunal Andino de Justicia ^[5] ha clasificado las marcas, atendiendo a la naturaleza del signo, así:

«La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.

Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual».

Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.

Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos.

En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento tridimensional, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta:

“Se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento tridimensional, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.»

El signo solicitado se presenta así:

                                FLAVOL

 

Debe tenerse presente que en  sentencia de 24 de agosto de 2006,  con ocasión de acción de nulidad  que la actora en este proceso interpuso contra actos denegatorios del registro  del signo «FLAVO»,  al que  se añade la letra final «L»  en el que es materia de examen, la Sección precisó que «FLAVO» no es per se registrable para distinguir los productos de la Clase 5ª Internacional,  por tratarse de  un prefijo de uso común  que indica una característica del producto, esto es, que se trata de un flavonoide.  Al efecto, sostuvo:

«La Sala precisa que la sola expresión FLAVO es irregistrable, pues constituye el prefijo de los denominados FLAVONOIDES, definidos como “sustancias naturales que contienen dos anillos aromáticos unidos mediante una cadena de tres átomos de carbono (compuestos C6C3C6) que se encuentran ampliamente distribuidas en los vegetales y que son biosintetizadas en parte a partir del ácido shikímico y en parte a partir de la aceticoenzima A vía malonilCoA (biosíntesis mixta).

En consecuencia, independientemente de su similitud con la marca B FLAVON C, lo cierto es que la sola expresión FLAVO se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad a que se refieren los literales d), e) y h) del artículo 82 de la Decisión 344» [6].

Lo anterior, dijo la Sala, no obsta para que pueda emplearse en la formación de  un conjunto denominativo,  a condición de que se conjugue con otros elementos diferenciables que confieran suficiente distintividad al conjunto de modo que la combinación resultante  sea distintiva y   diferenciable de otras previamente registradas.

La Sala pone de presente a 28 de febrero de 2002, fecha en la cual fue resuelto el recurso de apelación, la SIC no había ordenado la cancelación por no uso de la marca que había impedido el registro de la solicitada por la actora, razón por la que los motivos que llevaron a la SIC a negar el registro de la marca solicitada conservaban plena validez. [7]

Estando en curso este proceso el apoderado de la actora, en escrito de 9 de febrero de 2004 solicita la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, a cuyo tenor «no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad» , con cuyo fin allega la Resolución 30010 de 27 de octubre de 2003 mediante la cual la SIC ordenó la cancelación  por no uso del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

Auncuando con la cancelación por no uso del registro de la marca «B-FLAVON-C + GRÁFICA» para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a primera vista pareciese que el obstáculo existente para el registro del signo «FLAVOL» como marca para productos de la misma clase hubiese desaparecido, y que con fundamento en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH  tendría un derecho preferente a solicitar su registro, el signo «FLAVOL» no es registrable pues la letra «L» final, que es el único elemento agregado al prefijo de uso común FLAVO, no  hace la expresión resultante suficientemente diferenciable del prefijo FLAVO (de FLAVONOIDES) ni le confiere fuerza distintiva, de modo que continúa afectado de la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Al  signo cuya registrabilidad se examina resulta aplicable la  conclusión que la Sección consignó en la sentencia que decidió el caso anterior:  «la actora no le introdujo elementos adicionales que le otorgaran la distintividad necesaria para que  en efecto pudiera constituir una marca».

 

En consecuencia,  al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, la Sala denegará las súplicas de la demanda.

Así se declarará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 15 de noviembre de 2007.

 

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN                 CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA          MARCO ANTONIO VELILLA  MORENO

 

 

 

 

[1] Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

[2] Fl. 56

[3] La Decisión 486 comenzó a regir a partir del 1° de diciembre de 2000.

[4] 122-IP-2004

[5] Proceso 113-IP-2003

[6] Actora: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH , Expediente: 2002-00158-01, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

[7] Actora: MEALS DE COLOMBIA S.A., Expediente: 2000-06343, C.P.: Olga Inés Navarrete Barrero