EXCEPCION DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE VIA GUBERNATIVA - No es obligación agotarla a quien no intervino en la actuación administrativa

 

En primer término corresponde a la Sala resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sobre el particular, la Sala estima que no está llamada a prosperar la excepción propuesta, ya que de acuerdo con los documentos visibles a folios 48 a 63 del expediente, contentivos de los antecedentes administrativos del acto acusado, la actora no intervino en la actuación administrativa que culminó con el mismo, razón por la cual no estaba obligada a agotar previamente la vía gubernativa para acudir ante esta Jurisdicción.

 

HERBAMIELITO - Irregistrabilidad frente al signo HERBAMIEL ante confusión directa por similitud e indirecta por origen empresarial / TERCERO CON INTERES DIRECTO - Concesión de registro marcario del signo HERBAMIEL ante el Consejo de Estado

 

A folios 193 a 204 obra copia de la sentencia de 27 de julio de 2006, proferida por esta Sección dentro del expediente núm. 2002-0226, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, en cuya parte resolutiva declaró la nulidad de la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual había denegado a la actora en este proceso sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I, la concesión del registro marcario “ HERBAMIEL NATURE’S BLEND”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª y, a título de restablecimiento del derecho ordenó a la entidad demandada proseguir con el trámite de la solicitud de registro. De igual manera, obra copia de la sentencia proferida por esta Sección el 16 de noviembre de 2006 dentro del Expediente núm.  2004-3301 (8531), Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, en cuya parte resolutiva declaró la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual concedió al aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso: LABORATORIOS DE PRODUCTOSW NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA S.EN C.S., el registro marcario “ HERBAMIEL MIXTA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª ; y ordenó cancelar el certificado de registro correspondiente. Cabe señalar que la Sección Primera de esta Corporación adoptó la decisión antes mencionada por cuanto tuvo en cuenta, en primer término, lo resuelto en la sentencia de 27 de julio de 2006, dictada dentro del expediente núm. 2002-0226, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; y, en segundo término, que las expresiones HERBAMIEL (en ese momento de titularidad del tercero) y HERBAMIEL NATURE’S BLEND, solicitada para registro por la aquí demandante, había similitud desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, lo que daba lugar a una confusión directa e indirecta en el público consumidor. En este caso, para la Sala resulta evidente considerar que HERBAMIELITO es el diminutivo de HERBAMIEL; y habiéndose reconocido por parte de esta Corporación en las sentencias antes mencionadas, un derecho a favor de la sociedad  NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I., respecto de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND frente a HERBAMIEL; así como la similitud en las referidas marcas, forzoso es concluir que de permanecer incólume el acto administrativo que concedió el registro de aquél se induciría al público consumidor a confusión directa, en cuanto podría pensar que se trata del mismo producto amparado con la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND; o a confusión indirecta, en cuanto a considerar que tiene el mismo origen empresarial.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00347-01

 

Actor: NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

 

La sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA. C.I., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 14996 de 17 de mayo de 2002, expedida por el Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “HERBAMIELITO”, en favor de Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas E hijos S.EN.C.S.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

- El 23 de febrero de 2001, la Sociedad  Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos S.En C.S., presentó solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de que se le concediera el registro de la marca mixta Herbamielito, el cual fue concedido mediante Resolución 14996 de 17 de mayo de 2002, para distinguir productos distintivos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional.

 

- La Sociedad NATURE´S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I. solicitó el registro de la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND, al cual se opuso la sociedad Laboratorios de Productos Naturasol Moreno García Rojas e Hijos S. en C.S.  y la decisión denegatoria del registro se demandó ante el Consejo de Estado.

 

- HERBAMIELITO, siendo el diminutivo de HERBAMIEL, no puede ser registrada en la clase 5ª Internacional, ya que en la actualidad existe un litigio frente al mismo y por lo tanto la explotación comercial de esta marca induce al consumidor en error, dado que HERBAMIELITO, se entiende como derivado de HERBAMIEL.

 

- Autorizar la inscripción y la explotación de la marca HERBAMIELITO atenta contra las normas de la Comunidad Andina, según las cuales se induce en error a adquirir un producto que tiene en su etiqueta el diminutivo de un nombre cuyo proceso se encuentra en controversia.

 

- La inscripción de HERBAMIELITO en la clase 5ª está induciendo a un error, por cuanto la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND, está siendo actualmente explotada comercialmente por la sociedad NATURE´S BLEND.

 

- La marca mixta HERBAMIELITO debe ser sacada del mercado, hasta que el Consejo de Estado decida sobre la controversia jurídica.

 

I.2.- La actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1.- Que se violaron los artículos 29, 83, 209, y 230 de la Constitución Política, porque en la clase 5ª internacional la única sociedad que solicitó previamente la inscripción de la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND fue la demandante y, por consiguiente, no es posible conceder el diminutivo de una marca parecida. Al conceder la inscripción, además de generar en el público una confusión, también se estaría presentando una explotación irregular de un diminutivo de una marca, ya que HERBAMIEL NATURE´S BLEND, no es de propiedad de la Sociedad PRODUCTOS NATURASOL.

 

A pesar de que la sociedad PRODUCTOS NATURASOL sabía de que la actora tenía inscrita la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND, solicitó la inscripción de una marca con un diminutivo de la que actualmente se encuentra en conflicto jurídico.

 

A su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio, olvidó que la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND ésta en conflicto y que quien se opuso fue la Sociedad PRODUCTOS NATURASOL.

 

La Superintendencia no fue cuidadosa ni diligente en observar que la autorización de la explotación de una marca debe nacer de la ausencia en el mercado de marcas parecidas o similares y que además, la ley es clara en señalar que solo puede existir el registro de una marca por clase, es decir, que de una misma clase no pueden estar registradas dos o más marcas parecidas o similares.

2.- Que se violó la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la entidad demandada no tuvo en cuenta la solicitud de inscripción del registro marcario de la actora y que hasta tanto no se decidiera la controversia frente a la concesión de la marca HERBAMIEL NATURES’S BLEND no podía decidirse la concesión de la marca BERBAMIELITO, pues es obvio que es un diminutivo de HERBAMIEL.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en síntesis lo siguiente:

Que la Resolución 14996 de 17 de mayo de 2002, no violó ni la Constitución Política ni la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que dicho  se expidió cumpliendo a cabalidad las normas y ajustándose plenamente al tramite administrativo previsto en materia marcaría; además de que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Resalta que conforme a lo previsto en la Resolución 01517 de 28 de enero de 2002, la sociedad Nature´s Blend de Colombia Ltda. C.I., no es titular del registro de la marca HERBAMIEL NATURE´S BLEND para distinguir los productos comprendidos en la clase 5; y que la marca “HERBAMIELITO” no se encontraba inmersa en causal de irregistrabilidad alguna.

 

Que, conforme consta en la documentación obrante dentro del expediente administrativo, la actuación se sujetó estrictamente a las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad industrial, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y la publicidad del acto.

 

Formula como excepción la falta de agotamiento de la vía gubernativa, ya que la sociedad Nature´s Blend de Colombia, no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

II.1.2.- La sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. en C.S., tercero con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, adujo, en esencia, lo siguiente:

Que no existe fundamento para la acción instaurada, ya que la nulidad tiene como único fin controvertir una Resolución por medio de la cual se concede un registro de propiedad industrial plenamente justificado, atacando en forma exclusiva la parte resolutiva del acto administrativo sin demostrar ninguno de los requisitos exigidos para que pueda prosperar la demanda.

Alega que el procedimiento que se surtió  cumplió  los parámetros legales exigidos, respetando el debido proceso y el derecho defensa.

La concesión del registro de la marca HERBAMIELITO se fundamentó en el hecho de que la marca HERBAMIEL también había sido concedida a la sociedad LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA E HIJOS S. en C.S., seis años antes de la solicitud de la parte actora, para la clase 31ª y posteriormente para la clase 5ª, la cual fue publicada en la Gaceta 503. En dicho registro la parte actora no presentó oposiciones o recursos.

 

La Superintendencia concedió el registro de la marca HERBAMIELITO en la clase 5ª de conformidad con las disposiciones establecidas.

 

Finalmente, alega que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, permite presentar oposiciones a marcas similares o idénticas que distingan los mismos productos, respecto de los cuales pudiera presentarse riesgo de confusión o de asociación; y la actora nunca presentó oposición o recurso.

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardo silencio.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

En primer término corresponde a la Sala resolver la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Sobre el particular, la Sala estima que no está llamada a prosperar la excepción propuesta, ya que de acuerdo con los documentos visibles a folios 48 a 63 del expediente, contentivos de los antecedentes administrativos del acto acusado, la actora no intervino en la actuación administrativa que culminó con el mismo, razón por la cual no estaba obligada a agotar previamente la vía gubernativa para acudir ante esta Jurisdicción.

 

En lo que respecta al fondo del asunto la Sala observa lo siguiente:

 

De los hechos de la demanda, de la contestación a la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y del tercero con interés directo en las resultas del proceso; y de los documentos que obran en el expediente, fácilmente se advierte que la prosperidad de las pretensiones de la demanda, relativas a dejar sin efecto el acto administrativo que concedió el registro marcario HERBAMIELITO, depende de las decisiones que esta Corporación adopte en relación con otros actos administrativos impugnados  en los cuales: 1.- se negó a la aquí demandante el registro de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND para distinguir productos de la clase 5ª; y 2.- se concedió a favor del aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso el registro del signo HERBAMIEL para distinguir productos de la misma clase.

 

A folios 193 a 204 obra copia de la sentencia de 27 de julio de 2006, proferida por esta Sección dentro del expediente núm. 2002-0226, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade, en cuya parte resolutiva declaró la nulidad de la Resolución 1517 de 28 de enero de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual había denegado a la actora en este proceso sociedad NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I, la concesión del registro marcario “ HERBAMIEL NATURE’S BLEND”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª y, a título de restablecimiento del derecho ordenó a la entidad demandada proseguir con el trámite de la solicitud de registro.

 

De igual manera, a folios 207 a 228, obra copia de la sentencia proferida por esta Sección el 16 de noviembre de 2006 dentro del Expediente núm.  2004-3301 (8531), Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, en cuya parte resolutiva declaró la nulidad de la Resolución 23356 de 25 de julio de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual concedió al aquí tercero con interés directo en las resultas del proceso: LABORATORIOS DE PRODUCTOSW NATURASOL MORENO GARCÍA ROJAS E HIJOS Y CIA S.EN C.S., el registro marcario “ HERBAMIEL MIXTA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª ; y ordenó cancelar el certificado de registro correspondiente.

 

Cabe señalar que la Sección Primera de esta Corporación adoptó la decisión antes mencionada por cuanto tuvo en cuenta, en primer término, lo resuelto en la sentencia de 27 de julio de 2006, dictada dentro del expediente núm. 2002-0226, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade; y, en segundo término, que las expresiones HERBAMIEL (en ese momento de titularidad del tercero) y HERBAMIEL NATURE’S BLEND, solicitada para registro por la aquí demandante, había similitud desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual, lo que daba lugar a una confusión directa e indirecta en el público consumidor.

 

En este caso, para la Sala resulta evidente considerar que HERBAMIELITO es el diminutivo de HERBAMIEL; y habiéndose reconocido por parte de esta Corporación en las sentencias antes mencionadas, un derecho a favor de la sociedad  NATURE’S BLEND DE COLOMBIA LTDA C.I., respecto de la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND frente a HERBAMIEL; así como la similitud en las referidas marcas, forzoso es concluir que de permanecer incólume el acto administrativo que concedió el registro de aquél se induciría al público consumidor a confusión directa, en cuanto podría pensar que se trata del mismo producto amparado con la marca HERBAMIEL NATURE’S BLEND; o a confusión indirecta, en cuanto a considerar que tiene el mismo origen empresarial.

 

Finalmente, advierte la Sala que la pretensión relativa a la orden de sacar del mercado la marca HERBAMIELITO no tiene vocación de prosperidad, pues la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no está instituida para proferir ese tipo de pronunciamientos.

 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

 

 

 

DECLÁRASE no probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa.

 

DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 14996 de 17 de mayo de 2002, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio; y se le ordena a la citada entidad cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca “HERBAMIELITO”, concedida a LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS S.EN C.S.

 

DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de septiembre de 2007.

 

 

 

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN         CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

       Presidenta                 

 

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARCO ANTONIO VELILLA MORENO