COTEJO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y MARCA - Impresión unitaria de los signos: D&D SOFTWARE y NAVEGALIA / NAVEGALIA - Registrabilidad ante semejanza débil o leve con el signo D&D SOFTWARE / NOMBRE COMERCIAL - Cotejo con marca mixta: impresión unitaria de los signos

 

Tratándose de la comparación con un nombre comercial, cabe deducir que son aplicables los criterios anteriores, atendiendo lo delineado en la misma interpretación prejudicial, en cuanto dice que “Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.”. En este caso, el modelo con que fue depositado el nombre comercial en que se apoya la actora consiste en la expresión D&D SOFTWARE, colocada debajo de una pareja de figuras verticales a manera de dos cuartos de luna o en el sentir de la actora de dos velas de tamaño igual y con fondo negro, cuya cara cóncava mira hacía la izquierda y la convexa, hacia la derecha. A su vez, la marca acusada consiste en la palabra NAVEGALIA, mayúscula, en negrilla, con cierta inclinación hacia la derecha, colocada debajo de un círculo con fondo negro que tiene superpuestas dos figuras con perfiles muy parecidos a dos velas con fondo blanco, de las cuales la situada en la izquierda es más grande que la situada en la derecha y la parte inferior de ésta se superpone a la otra. Vistas en conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, más cuando el signo marcario es mucho más expresivo y en él hay unidad temática, pues se da una relación de contenido entre sus elementos, como quiera ambos suscitan inequívocamente la idea de navegar; relación que no se da en el nombre comercial, además de que su elemento gráfico no genera una idea clara, y menos que guarde relación directa con el elemento denominativo. Vistos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que la semejanza entre ambos signos es muy débil, toda vez que estaría dada por la idea muy ligera o no clara de velas que la actora reclama para su figura, idea que es una de las posibles interpretaciones de dicha figura, de modo que por ello esa leve semejanza es relegada por el mayor peso o proporción de las diferencias en todos los elementos del signo impugnado con el del nombre comercial de la actora. En esas circunstancias, es acertado el acto acusado en la comparación de los signos en comento al considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa; y que ciertamente el signo NAVEGALIA+FIGURA no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto al nombre comercial D&D SOFWATER según modelo adjunto.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

 

Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00004-01

 

Actor: D&D SOFTWARE LTDA.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

 

La Sala decide, en única instancia, la demanda que interpuso la sociedad D&D SOFTWARE LTDA. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de un acto administrativo expedido por ésta.

 

1. - LA DEMANDA

 

La sociedad actora, domiciliada en Bogotá, D.C., mediante apoderado, solicita a la Sala que acceda a las siguientes

 

1. Pretensiones

 

1.1. Que declare la nulidad de la  Resolución núm. 26318 de 21 de agosto de 2001 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que había concedido a la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. el registro de la marca “NAVEGALIA Modelo anexo” para distinguir productos de la clase 38, y declarado infundada la oposición  presentada por ella a la solicitud de registro de la citada marca.

 

1.2. Que declare la nulidad de la Resolución No. 16220 de 18 de mayo de 2001, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la mencionada entidad, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia antes mencionada, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la actora contra la misma.

 

1.3. Que declare la nulidad de la Resolución No. 00551 de 29 de enero de 2001, proferida por la mencionada División, contentiva de la referida decisión de declarar infundada la oposición presentada por la actora y conceder el registro de la marca anotada.

 

1.4. Que, en consecuencia, decrete la nulidad y ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a esa marca mixta, con vigencia de 10 años y para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

1.5. Que comunique las anteriores declaraciones a la entidad demandada y ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, y condene en costas a la accionada.

 

2. Los hechos

 

La Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la actora el depósito del nombre comercial “D & D SOFTWARE” + GRAFICA como medio para identificar su actividad empresarial relacionada con productos y servicios, comprendidos en las clases 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que consta en el certificado 12423; y también le concedió el registro del signo “D & D 2021” (M) como marca para distinguir productos de la clase 09 Internacional con Certificado No. 219044, vigente hasta el 2 de julio de 2009.

 

De otra parte, previa solicitud y su trámite en la que la actora presentó demanda de oposición u observaciones, la misma entidad le concedió a la sociedad AIRTEL MOVIL S.A. el registro de la marca NAVEGALIA+GRAFICA, para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; decisión contra la cual interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos en el sentido de confirmarla, tal como se indica en los actos acusados.

 

La oposición de la actora se basó en la similitud de la gráfica o de la parte figurativa de su nombre comercial y de la marca registrada a su nombre con la gráfica de la marca mixta NAVEGALIA, y que ello genera identidad desde el punto de vista figurativo entre la marca acusada y su nombre comercial y la marca registrada a su favor, para cuya ilustración reproduce la correspondiente parte gráfica.

 

3.- Normas violadas y concepto de su violación.

 

3.1. La actora aduce que la entidad demandada violó por falta de aplicación los artículos 136, literal b, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 190, 191, 192 y 193 ibídem; 603, 605 y 607 del Código de Comercio, porque, en resumen, si la entidad demandada hubiera confrontado debidamente el componente gráfico o figurativo, que contiene dos velas, de la marca NAVEGALIA (M) para distinguir productos de la clase 38, y el de su nombre comercial  que distingue las actividades 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42, que también tiene dos velas, hubiese constatado que ambos componentes gráficos o figurativos son similares y constituye la parte predominante de ambos, pues presentan más semejanzas que diferencias, ya que además de contener dos velas, éstas tienen formas muy similares y se encuentran orientadas en el mismo sentido, una frente a la otra con una misma distancia de separación y con colores parecidos; lo cual conduce al público a error con relación a unos servicios determinados, más cuando por la notoriedad que alcanza una marca mixta, la parte nominativa frecuentemente se deja de utilizar, quedando la figurativa como medio para identificar los productos, como es el caso de las zapatillas deportivas y de los vehículos. Por ende existe confundibilidad entre las marcas aquí enfrentadas.  Al respecto cita varias interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y recaba en la falta de apreciación de las pruebas y de los comentados elementos gráficos por parte de la entidad accionada.

 

3.2. Por las mismas razones violó también los artículo 61 de la Constitución Política, ya que de esa forma no le protegió a la actora su derecho a la propiedad industrial respecto de su nombre comercial y la marca registrada a su nombre; 35 del C.C.A. y 29 de la Constitución Política, por cuanto le violó el debido proceso al no pronunciarse sobre todas las cuestiones que ella planteó en su oposición.

 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

La Superintendencia de Industria y Comercio y el beneficiario del registro impugnado fueron vinculados al proceso.

 

Sólo se manifestó el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado su representada no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora; que éste se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo entre las marcas en debate se concluye que no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta de que entre ellas no existe semejanza alguna, pues se componen de elementos distintos, especialmente el denominativo, el cual tiene diferente escritura, es el predominante en ambas marcas y le garantiza suficiente distintividad a la marca NAVEGALIA (MIXTA), más cuando el aspecto gráfico no es relevante frente a aquél; por lo tanto, esa marca no se encuentra incursa en causales de irregistrabilidad, luego su coexistencia en el mercado con el nombre comercial y la marca de la actora no conllevaría riesgo de inducir a error al público consumidor.

 

Al efecto dice que hizo un análisis de los aspectos relativos a la distintividad de las marcas, cita una providencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y comenta los cargos de la demanda concluyendo que no ha violado los artículos invocados en los mismos, ya que la actora tuvo todas las oportunidades para ejercer su derecho de contradicción.

 

III.- PRUEBAS

 

Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto y los hechos de la demanda.

 

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

 

1.- La actora se refiere a las contestaciones de la demanda, frente a las cuales reafirma sus argumentos expuestos en ella contra los actos acusados, destacando que la parte gráfica de los signos enfrentados es evidentemente confundible, trayendo en apoyo de esta tesis la imagen interna de dicha parte de ambos signos, conformada por dos figuras en pareja, de las cuales dice que tienen forma de velas, y como tales dan la idea de navegar, de allí que considera que también tienen semejanza conceptual; de suerte que es tal la semejanza que se puede hablar de una reproducción total. Seguidamente se extiende en su análisis de los elementos gráficos en comento.

 

Sostiene que la Superintendencia confundió lo general con lo universal al considerar como predominante el elemento nominativo y como única forma práctica para solicitar un producto, siendo que según la jurisprudencia y la doctrina el análisis de las marcas mixtas requiere un mayor esfuerzo y ellas poseen un mayor poder publicitario debido a la retención mental, auditiva  o figurativa. En este caso su nombre comercial es excepción a la regla general, dado el tamaño superior y lo destacado  de la gráfica por varios aspectos de diseño (folios 86 a 95)

 

2.- La entidad demandada reafirma que la normativa aplicable al caso es la Decisión 486, y con base en ella reitera sus argumentos defensivos ya reseñados, a los cuales agregó algunos comentarios sobre la registrabilidad de la marca NAVEGALIA para distinguir productos de la clase 38 (folios 96 a 100).

 

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

El Procurador Primero Delegado ante la Sala se limitó a solicitar la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda (folio 84).

 

VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala respecto de la norma del  Acuerdo de Cartagena, invocada en los cargos, concluye así:

 

1°. Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada  y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

2° En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

 

3° La comparación entre los signos en disputa habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquel se halle provisto de un elemento datado de tal aptitud distintiva  que, por esta razón especial, se constituya  en factor determinante de la valoración.

 

4° En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

 

5° Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los servicios y productos distinguidos por ellos, y considerar la situación  del consumidor o del usuario, la cual variará  en función de tales servicios o productos.

 

6°  A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público, en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección, la prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue. 

 

7° En la comparación entre los productos y servicios que constituyan el objeto de los signos en disputa, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no la conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios y productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pudiera inducir al público a error , será necesario que los criterios de conexión de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.

 

8° El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distinto y, en consecuencia, no será registrable si, puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los servicios que constituyen el objeto del signo solicitado para registro como marca y los productos o servicios que formen parte de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado.  

 

VII.- DECISIÓN

 

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto, previas las siguientes

 

 CONSIDERACIONES

 

1. El conflicto a dirimir en este proceso se da entre la marca NAVEGALIA +GRAFICA, registrada a favor de la sociedad Airtel Móvil S.A., para distinguir productos y servicios de la clase 38, telecomunicaciones, y el nombre comercial D&D SOFTWARE según modelo adjunto depositado por la actora en la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 02211 de 17 de febrero de 1999 (folios 80 y 81), certificado 12423, para desarrollar actividades relacionadas, entre otras, con la misma clase 38.

 

No se considera la marca mixta D&D 2021+Gráfica por cuanto la actora no aportó certificado de la misma ni en la demanda pidió prueba relacionada con ella, luego no aparece acreditada su configuración y sin ello no es posible hacer comparación alguna respecto de la misma.

 

2.- La regulación bajo la cual se hará el examen sustancial del asunto es la dada en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en razón en que era la normatividad vigente cuando fue presentada la solicitud de registro de la marca NAVEGALIA + GRAFICA, y así lo señala ad initio la interpretación prejudicial traída a este proceso y se lee en los numerales 1 y 2 de las conclusiones de ésta.

 

3.- Aclarado lo anterior, se tiene que el problema se concreta en establecer si atendiendo el depósito y uso del nombre comercial mencionado la marca NAVEGALIA + GRAFICA está o no incursa en    la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; norma que a la letra dice:

 

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

“a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

 

 

La actora sustenta la irregistrabilidad de esa marca en la semejanza o identidad de su parte gráfica con igual parte de su nombre comercial, pues sus respectivas partes nominativas son notoriamente diferentes.

 

4.- A efectos de establecer si se amerita hacer el estudio comparativo de esos elementos gráficos, es menester verificar la relevancia o importancia que tienen en el conjunto de los signos aquí enfrentados y por lo tanto el trato que se le debe dar a la marca mixta y al nombre comercial mixto que ellos constituyen.

 

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consignada en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en este proceso advierte que por regla general la comparación debe hacerse “conducida por la impresión unitaria que cada signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes“.

 

Pero que “En la comparación entre signos mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique el signo y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.”

 

Citando su propia jurisprudencia anota:

 

“el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (folio 131)

 

Tratándose de la comparación con un nombre comercial, cabe deducir que son aplicables los criterios anteriores, atendiendo lo delineado en la misma interpretación prejudicial, en cuanto dice que “Al igual que en la comparación entre signos marcarios, el cotejo entre una marca y un nombre comercial deberá ser conducido por la impresión unitaria que los signos habrán de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que están destinados. Por ello, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.” (folio 134)

 

En este caso, el modelo con que fue depositado el nombre comercial en que se apoya la actora consiste en la expresión D&D SOFTWARE, colocada debajo de una pareja de figuras verticales a manera de dos cuartos de luna o en el sentir de la actora de dos velas de tamaño igual y con fondo negro, cuya cara cóncava mira hacía la izquierda y la convexa, hacia la derecha.

 

A su vez, la marca acusada consiste en la palabra NAVEGALIA, mayúscula, en negrilla, con cierta inclinación hacia la derecha, colocada debajo de un círculo con fondo negro que tiene superpuestas dos figuras con perfiles muy parecidos a dos velas con fondo blanco, de las cuales la situada en la izquierda es más grande que la situada en la derecha y la parte inferior de ésta se superpone a la otra.

 

Vistas en conjunto y de manera unitaria y sucesiva, se observa que entre ambos signos hay más diferencias que semejanzas, pues la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta, más cuando el signo marcario es mucho más expresivo y en él hay unidad temática, pues se da una relación de contenido entre sus elementos, como quiera ambos suscitan inequívocamente la idea de navegar; relación que no se da en el nombre comercial, además de que su elemento gráfico no genera una idea clara, y menos que guarde relación directa con el elemento denominativo.

 

Vistos en conjunto y de manera sucesiva, se observa que la semejanza entre ambos signos es muy débil, toda vez que estaría dada por la idea muy ligera o no clara de velas que la actora reclama para su figura, idea que es una de las posibles interpretaciones de dicha figura, de modo que por ello esa leve semejanza es relegada por el mayor peso o proporción de las diferencias en todos los elementos del signo impugnado con el del nombre comercial de la actora.

 

A lo anterior sirve agregar que por la falta de claridad del elemento figurativo del modelo con que fue registrado el nombre comercial bajo examen, tiene poca capacidad expresiva, de donde resulta con mayor relevancia o preponderancia la parte denominativa, lo cual implica que es dable considerar ese nombre comercial más como nominativo que como mixto; mientras que en la marca NAVEGALIA se da un equilibrio o proporcionalidad entre ambos elementos, de suerte que deba considerarse como una marca realmente mixta, ya que sus elementos se implican mutuamente; de donde se llega a tener enfrentados un nombre nominativo con una marca mixta, lo cual acentúa la diferencia entre uno y otra en virtud de que las expresiones que los conforman son ortográfica, fonética, gramatical y visualmente distintas, de manera tan notoria que ello no requiere comentario adicional.

 

En esas circunstancias, es acertado el acto acusado en la comparación de los signos en comento al considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa; y que ciertamente el signo NAVEGALIA+FIGURA no está afectado por la prohibición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto al nombre comercial D&D SOFWATER según modelo adjunto.

 

Así las cosas, los cargos no tienen vocación de prosperar, luego la Sala negará las pretensiones de la demanda.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

 

F A L L A:

 

NIEGANSE las pretensiones de la demanda para que se declarara la nulidad de la Resolución No. 00551 de 29 de enero de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio y sus confirmatorias, mediante las cuales se le concedió  a la sociedad Airtel Móvil S.A. el registro de la marca mixta NAVEGALIA Modelo anexo.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2007.

 

 

 

 

 

MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN                                CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

            Presidenta

 

 

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA            MARCO ANTONIO VELILLA M.