COTEJO  MARCARIO - Entre las marcas nominativa CARPI SUPERIOR y mixta CARPI / MARCAS CARPI SUPERIOR Y CARPI - Similitud ortográfica y fonética / RIESGO DE CONFUSION - Entre las marcas CARPI previamente registrada y CARPI SUPERIOR

Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca nominativa “CARPI SUPERIOR” (cuestionada) y “CARPI” (mixta) de la actora. (…) En la marca previamente registrada, se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas. En cuanto a la similitud ortográfica, se tiene que la marca acusada “CARPI SUPERIOR”, es compuesta al poseer dos vocablos; sin embargo, la Sala precisa que la palabra destacada en la misma es CARPI, pues el término SUPERIOR que significa: “Del Latín superior, -oris  ADJETIVO Que está más alto que otra cosa o por encima de ella dentro de una serie; De más calidad, cantidad, categoría, Etcétera, que otra persona o cosa; Excelente, magnífico; Se dice de la persona que tiene a otras bajo su mando o dirección, etc.”, es una expresión laudatoria, la cual puede ser utilizada en marcas de productos o servicios de cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza. El término CARPI de la marca mixta “CARPI” de la actora, se encuentra totalmente subsumido en la marca cuestionada, es decir, son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico. Referente a la similitud fonética, son idénticas en la palabra CARPI, pues su acento prosódico se encuentra ubicado en ambas, en la partícula CAR, y sus desinencias en PI, la diferencia está en el segundo vocablo: SUPERIOR de la marca cuestionada, el cual, se reitera, no aporta mayor distintividad frente a la marca mixta previamente registrada. En cuanto a la similitud ideológica, debe indicarse que son marcas de fantasía, a pesar de que el titular de la cuestionada sostiene que se deriva del nombre de un señor CARPI, italiano, quien creó la sociedad CARPI-OFFICINE MECCANICHE S.P.A., en 1904 (folio 83), pues debe tenerse en cuenta que con tal denominación, el consumidor no evoca una idea relacionada con los productos que ambas amparan y, al no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan a éste el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos que distinguen. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas, veamos: CARPI-CARPI SUPERIOR CARPI-CARPI SUPERIOR CARPI-CARPI SUPERIOR CARPI-CARPI SUPERIOR. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca nominativa “CARPI SUPERIOR”, para amparar los productos comprendidos en la clase 8ª, se asemeja a la marca de la sociedad actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, que, se reitera, son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 04799 DE 2004 (FEBRERO 27) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD - Concepto / CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre los productos que distinguen las marcas CARPI SUPERIOR y CARPI / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre las marcas CARPI SUPERIOR y CARPI

Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados. En el presente caso, los productos que distingue la marca de la actora son de la clase 7ª Internacional (…) La marca denominativa “CARPI SUPERIOR” de la sociedad tercera interesada  en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la clase 8ª Internacional (…) De lo anterior se evidencia que los productos de las clases 7ª y 8ª, no se encuentran relacionados, ni son del mismo género ni complementarios o intercambiables, pues mientras que los primeros comprenden maquinaria pesada, el cual requiere de un consumo particular y especializado, los segundos, son de una naturaleza cuyo consumo es masivo. Por consiguiente, no tienen la  misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de diferentes canales. No obstante que sus semejanzas son significativas, no se cumple con el segundo de los presupuestos trazados por la jurisprudencia y la doctrina, cual es la conexión competitiva. Por lo tanto, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Así las cosas, el signo denominativo “CARPI SUPERIOR” cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en las normas comunitarias y, por ende, no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 04799 DE 2004 (FEBRERO 27) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

NOTA DE RELATORIA: Con respecto al principio de especialidad sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 11 de marzo de 2004, Radicado 0074, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.

NOMBRE COMERCIAL - Se debe probar su uso personal, continuo, real, efectivo y público / SIGNO CARPI SUPERIOR - No se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni vulnera el artículo 128 de la citada Decisión / PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD - Alcance

Por otra parte, toda vez que el actor argumenta ser el titular del nombre comercial REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA, para efectos de oponerse al registro de la marca denominativa “CARPI SUPERIOR”, es pertinente traer a colación lo que sostiene al respecto, el Tribunal de Justicia Andino: “(…) Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso pude provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba a favor del usuario’.( Proceso 3-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER)”. En el sub judice, el demandante no aportó prueba alguna que demuestre que hizo uso personal, continuo, real, efectivo y público del citado nombre comercial, menos aún en Colombia, antes de la radicación de la solicitud de la marca cuestionada, por consiguiente, el signo no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni vulnera el artículo 128 de la citada Decisión. Además, el argumento del actor respecto a que tiene registros marcarios en otros países, no es de recibo, puesto que tales derechos no se extienden a Colombia, como bien lo precisa la entidad demandada, en virtud del principio de territorialidad, el cual sólo se rompe cuando se ha probado que los signos distintivos de la actora son notoriamente conocidos, entre otras causas, situación que no ocurre en esta oportunidad. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 04799 DE 2004 (FEBRERO 27) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA)

NOTA DE RELATORIA: Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia 062-IP-2008.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00101-00

Actor: REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de  nulidad de la Resolución número 04799 de 27 de febrero de 2004, la cual revocó la Resolución núm. 22685 de 28 de agosto de 1997, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en consecuencia concedió el registro de la marca nominativa “CARPI SUPERIOR” para distinguir productos comprendidos en la clase 8ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de EUROAMERICANA S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:

I.1.1. Manifiesta que la sociedad EUROAMERICANA S.A., solicitó el registro de la marca nominativa “CARPI” para distinguir productos de la clase 8ª Internacional.

I.1.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el señor JUAN PARDO SÁNCHEZ formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular en Venezuela de la marca “CARPI” para identificar productos de la clase 7ª.

I.1.3. Mediante Resolución núm. 22685 de 28 de agosto de 1997, la División de Signos Distintivos, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca cuestionada.

I.1.4. La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

I.1.5. Mediante Resolución 35731 de 19 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación.

I.1.6. A través de la Resolución 04799 de 27 de febrero de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, revocó las anteriores Resoluciones y concedió el registro de la marca “CARPI SUPERIOR”, a favor de la sociedad EUROAMERICANA S.A.

I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:

Que se violó el artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que el signo nominativo “CARPI SUPERIOR” guarda una similitud con la marca “CARPI”.

Manifiesta que contrario a lo afirmado por la entidad demandada en el acto acusado, la parte con mayor relevancia en la marca nominativa “CARPI SUPERIOR”, es la que hace referencia a CARPI, por cuanto la palabra SUPERIOR constituye un adjetivo calificativo; y que igual pasa dentro del conjunto marcario de la sociedad REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA C.A., por cuanto la parte gráfica no es por sí misma distintiva y no hace referencia a ningún significado conceptual conocido para el público consumidor.

En cuanto al aspecto gráfico, afirma que existe un parecido de las letras entre los signos a compararse, pues en este caso las marcas en conflicto corresponden al mismo signo, por lo que la posibilidad de confusión es inevitable.

Agrega que existe identidad fonética entre las marcas en cuestión, debido a la similitud en la longitud de los signos, ubicación de las vocales, tonicidad de las palabras y terminación de las mismas.

Por último, estima que los productos que identifican cada una de las marcas, guardan una estrecha similitud, en tanto que, por un lado, se trata de maquinarias para uso agrícola y, por el otro, de herramientas que también son comúnmente usadas en el trabajo agrícola, por lo que, a su juicio, existe coincidencia en los canales de comercialización, en el destino final, forma e incluso puede llegar a existir intercambiabilidad.

I.2.2. Que se violó el artículo  136 literal b) de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 8º del Convenio de París, dado que la similitud entre las marcas en conflicto y el nombre comercial “REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA” es inevitable, pudiendo generar un riesgo de confusión o asociación en el público, razón por la que la Administración no ha debido conceder dicha marca.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.

La Superintendencia señala que la coexistencia de las marcas en conflicto no generaría confusión entre los consumidores ni los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas. Si bien es cierto que “CARPI SUPERIOR”, clase 8ª, presenta similitudes de orden fonético con la marca “CARPI”, clase 7ª, se tiene que los productos que identifican son distintos. Que no se trata del mismo género de productos, pues los de la clase 7ª son maquinaria pesada mientras que los de la clase 8ª son herramientas manuales cuya finalidad difiere sustancialmente, además no son productos intercambiables ni complementarios.

Afirma que los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente en el mercado, ya que no inducen al consumidor a error y no generan perjuicio a los consumidores, además la semejanzas de los signos confrontados no generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que exista vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

II.1.2. La sociedad EUROAMERICANA S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, concuerda con los argumentos de la entidad demandada al expresar que en ningún momento induciría al público a pensar que se trata de  la marca “CARPI” de propiedad de la sociedad demandante, ya que las marcas son totalmente diferentes, y por ello no cabe duda que no se va a inducir a error a los consumidores, ni a confusión, pues la marca solicitada, posee la suficiente fuerza distintiva por lo que estas expresiones pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, teniendo en cuenta además que las marcas pertenecen a diferentes clases.

Adicionalmente expresa que de acuerdo con la jurisprudencia la simple inscripción no es suficiente, y menos la inscripción en Venezuela, pues ni siquiera es en Colombia, por lo tanto no hay prueba alguna de uso del nombre comercial CARPI, razón por la cual esta violación mencionada por la actora, no debe ser tenida en cuenta, menos aún cuando no existe razón suficiente para establecer que la sociedad demandante está usando su nombre comercial en Colombia.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público solicita se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, artículos XXVII y siguientes. (folio 129).

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

““PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deban atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 y examinar si la causal alegada, para el momento de decidir la misma es o no aplicable, por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma o por razones de hecho o de derecho que hayan producido la desaparición de la causal.

“SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CARPI SUPERIOR, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 (sic) de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 (sic) y 136 (sic)de la misma Decisión.

“TERCERO: El signo que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo CARPI SUPERIOR al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

“CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en  el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

“QUINTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“SEXTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

“SÉPTIMO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

“OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial” (folios 178 a 180).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 062-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que la solicitud de registro del signo “CARPI SUPERIOR” fue el 23 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es procedente la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales   a) y b) y 128 de la citada Decisión, así como el párrafo cuarto del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486

“Artículo 172.-  No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”.

Disposiciones Transitorias

“Disposición Transitoria Primera: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

““Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos:

1. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

1. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siembre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (…)”.

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca nominativa “CARPI SUPERIOR” (cuestionada) y “CARPI” (mixta) de la actora.

En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma:

Marca cuestionada                               Marca registrada

“CARPI SUPERIOR”

En la marca previamente registrada, se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas.

En cuanto a la similitud ortográfica, se tiene que la marca acusada “CARPI SUPERIOR”, es compuesta al poseer dos vocablos; sin embargo, la Sala precisa que la palabra destacada en la misma es CARPI, pues el término SUPERIOR que significa: “Del Latín superior, -oris  ADJETIVO Que está más alto que otra cosa o por encima de ella dentro de una serie; De más calidad, cantidad, categoría, Etcétera, que otra persona o cosa; Excelente, magnífico; Se dice de la persona que tiene a otras bajo su mando o dirección, etc.[1]”, es una expresión laudatoria, la cual puede ser utilizada en marcas de productos o servicios de cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza. El término CARPI de la marca mixta “CARPI” de la actora, se encuentra totalmente subsumido en la marca cuestionada, es decir, son casi idénticas desde el punto de vista ortográfico.

Referente a la similitud fonética, son idénticas en la palabra CARPI, pues su acento prosódico se encuentra ubicado en ambas, en la partícula CAR, y sus desinencias en PI, la diferencia está en el segundo vocablo: SUPERIOR de la marca cuestionada, el cual, se reitera, no aporta mayor distintividad frente a la marca mixta previamente registrada.

En cuanto a la similitud ideológica, debe indicarse que son marcas de fantasía, a pesar de que el titular de la cuestionada sostiene que se deriva del nombre de un señor CARPI, italiano, quien creó la sociedad CARPI-OFFICINE MECCANICHE S.P.A., en 1904 (folio 83), pues debe tenerse en cuenta que con tal denominación, el consumidor no evoca una idea relacionada con los productos que ambas amparan y, al no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan a éste el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos que distinguen.

Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética generan riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas, veamos:

CARPI-CARPI SUPERIOR    CARPI-CARPI SUPERIOR    CARPI-CARPI SUPERIOR    CARPI-CARPI SUPERIOR 

Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca nominativa “CARPI SUPERIOR”, para amparar los productos comprendidos en la clase 8ª, se asemeja a la marca de la sociedad actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, que, se reitera, son suficientes para determinar que exista riesgo de confusión.

Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación  en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados.

El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante.

No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados[2].

En el presente caso, los productos que distingue la marca de la actora son de la clase 7ª Internacional:

“CLASE 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos

Nota explicativa

Comprende esencialmente máquinas, máquinas-herramienta y motores.

Esta clase comprende principalmente: -Las partes de motores (de todo tipo); -Las máquinas y los aparatos eléctricos para la limpieza.

Esta clase no comprende, en particular: -Ciertas máquinas y máquinas herramienta especiales (consultar la lista alfabética de productos); -Las herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente (cl. 8); - Los motores para vehículos terrestres (cl. 12)”.

La marca denominativa “CARPI SUPERIOR” de la sociedad tercera interesada  en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la clase 8ª Internacional:

“CLASE 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

Nota explicativa

Comprende esencialmente las herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente que conforman el utillaje de diversas profesiones.

Esta clase comprende principalmente: -La cuchillería, los tenedores y las cucharas de metales preciosos; Las maquinillas de afeitar, -Las máquinas de barbero (instrumentos de mano) y los cortaúñas, eléctricos.

Esta clase no comprende, en particular:

-Algunos instrumentos especiales (consultar la lista alfabética de productos); -Las herramientas e instrumentos accionados por un motor (cl. 7); -La cuchillería quirúrgica (cl. 10); -Los corta-papeles (cl. 16); -Las armas de esgrima (cl. 28)”.

De lo anterior se evidencia que los productos de las clases 7ª y 8ª, no se encuentran relacionados, ni son del mismo género ni complementarios o intercambiables, pues mientras que los primeros comprenden maquinaria pesada, el cual requiere de un consumo particular y especializado, los segundos, son de una naturaleza cuyo consumo es masivo. Por consiguiente, no tienen la  misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de diferentes canales.

No obstante que sus semejanzas son significativas, no se cumple con el segundo de los presupuestos trazados por la jurisprudencia y la doctrina, cual es la conexión competitiva. Por lo tanto, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación.

Así las cosas, el signo denominativo “CARPI SUPERIOR” cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en las normas comunitarias y, por ende, no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por otra parte, toda vez que el actor argumenta ser el titular del nombre comercial REPRESENTACIONES CARPI DE VENEZUELA, para efectos de oponerse al registro de la marca denominativa “CARPI SUPERIOR”, es pertinente traer a colación lo que sostiene al respecto, el Tribunal de Justicia Andino:

“(…) Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso pude provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba a favor del usuario’.( Proceso 3-IP- 98, publicado en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER)”[3].

En el sub judice, el demandante no aportó prueba alguna que demuestre que hizo uso personal, continuo, real, efectivo y público del citado nombre comercial, menos aún en Colombia, antes de la radicación de la solicitud de la marca cuestionada, por consiguiente, el signo no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ni vulnera el artículo 128 de la citada Decisión.

Además, el argumento del actor respecto a que tiene registros marcarios en otros países, no es de recibo, puesto que tales derechos no se extienden a Colombia, como bien lo precisa la entidad demandada, en virtud del principio de territorialidad, el cual sólo se rompe cuando se ha probado que los signos distintivos de la actora son notoriamente conocidos, entre otras causas, situación que no ocurre en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de noviembre de 2010

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA      MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO           MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

   Ausente con excusa

[1] Diccionario de la Real Academia de Lengua Española.

[2] Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor: CAFÉ BRISA LTDA.

[3] Folio 177 de la Interpretación Prejudicial núm. 062-IP-2008.