FRUTTI - Vocablo de uso común o genérico / CONFUNDIBILIDAD DE ORIGEN EMPRESARIAL - Signos FRUTTI y FRUTTI FRESKO / SIMILITUD MARCARIA - Existencia entre los signos FRUTTI y FRUTTI FRESKO / MARCA REGISTRADA SIMILAR - El registro del signo TUTTI FRUTTI no da derecho al registro del signo descriptivo FRUTTI

 

Los signos a comparar son: FRUTTI (solicitado) y FRUTTI-FRESKO (previamente registrado). En primer término advierte la Sala que la expresión FRUTTI proviene del idioma italiano y significa fruta; y en el idioma español constituye un vocablo de uso común, con la misma connotación. De ahí que, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial del proceso, su grado de genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local. Para la Sala, el signo FRUTTI, con el significado que acaba de citarse, además de constituir por sí solo una expresión de uso común ó genérica dentro de los productos comprendidos en la clase 32 (bebidas y zumos de frutas), es confundible con la marca previamente registrada FRUTTI-FRESKO, en la medida en que el público consumidor bien puede considerar que uno y otro producto amparado con dichas marcas proceden de un mismo productor o tienen el mismo origen empresarial. Por lo tanto, no cumple con la primera función de las marcas y la más importante, según la Interpretación Prejudicial del proceso, cual es la función indicadora de la procedencia empresarial. De otra parte, conforme lo precisó dicha Interpretación, la norma comunitaria no establece el derecho irrestricto del titular de un registro marcario para registrar un signo similar al ya registrado; así como tampoco tal circunstancia le da el derecho inexorable por el hecho de utilizar un nombre comercial depositado. Es decir, que el hecho de que la actora hubiera obtenido en su favor el registro de la marca TUTTI FRUTTI, para distinguir productos en la clase 32, per se no le da derecho a que se le conceda para la misma clase el registro marcario sobre la expresión FRUTTI, máxime si esta es de uso común y, por ende, inapropiable.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00281-01

 

Actor: SOCIEDAD PRODUCTORA DE JUGOS S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

La SOCIEDAD PRODUCTORA DE JUGOS S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,  presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 172 de 19 de enero de 1996, por la cual se deciden unas oposiciones y se niega el registro de la marca FRUTI; 26355 de 20 de octubre de 2000, por la cual se resuelve un recurso de reposición y 07304 de 28 de febrero de 2001, por la cual se resuelve un recurso de apelación, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

 

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

1.- Manifiesta que el 10 de abril de 1992,  la actora (antes denominada Concentrados y Juegos de Frutas Tutti Fruti S.A.) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRUTTI, para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

2.- Señala que una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 383, las sociedades The Quaker Oats Company y Los Alpes Industrias Alimenticias S.A., formularon observaciones a la solicitud de registro de la marca FRUTTI, con base en las marcas  FRUTTI-FRESKO y FRUTTI-FRESCO de la clase 32, y DISFRUTTI de la misma clase 32, de las cuales son titulares, respectivamente.

 

3.- Expone que mediante Resolución núm. 172 de 19 de enero de 1996, de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación de Los Alpes Industrias Alimenticias S.A., por cuanto la marca DISFRUTTI, base de la oposición, había sido negada en el año de 1993; empero declaró fundada la oposición de The Quaker Oats Company, acto este confirmado mediante las Resoluciones. 26355 de 20 de octubre de 2000  y 7304 de 28 de febrero de 2001.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1.- Que se violó el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,  por cuanto la marca FRUTTI no genera confusión en el público consumidor.

 

Argumenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al negar a la actora el registro solicitado no llevó a cabo un estudio profundo, diligente o prudente, sino que aplicó indebidamente el literal a) del artículo 83 de Decisión 344 de la Comunidad Andina, hoy literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, al considerar que las marcas FRUTTI y FRUTTI-FRESKO eran confundiblemente similares al punto de generar confusión entre el público consumidor. No tuvo en cuenta, sin embargo, que la actora ya es titular en Colombia, de registros marcarios que utilizan la misma palabra FRUTTI, como es el caso de la marca TUTTI FRUTTI, para la clase 32.

 

2.- Manifiesta que se presentó a su vez la aplicación indebida de los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque la marca solicitada cumple  los requisitos que señalan las normas para poder ser registrada, es decir, la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

 

I-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

II.1.1.- La NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se  opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,

argumentando que carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal, pues los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa vigente en materia marcaría.

 

Manifiesta que no es cierta la afirmación de la demandante  en cuanto a que lo relevante es el calificativo FRESKO, que indica una de las características del producto que ampara, cual es la FRESCURA.

 

Sostiene la entidad demandada que FRUTTI es una marca débil, por haberse tornado de uso común, como quedó demostrado al estar incluida en varios registros vigentes a nombre de distintos titulares en la clase 32. En consecuencia, es inapropiable, con carácter exclusivo por una sola persona, pues lo contrario implicaría aceptar monopolio del término, siendo que el mismo es de uso común; y que si se ha sido concedido derecho sobre la marca TUTTI FRUTTI, ha sido única y exclusivamente al conjunto registrado como marca y para la clase reconocida.

 

Señala que la negativa del registro de marca obedece a que del estudio de los requisitos de registrabilidad se encontró que el signo FRUTTI no cumple con la finalidad de distintividad o capacidad de la marca de distinguir productos o servicios en el mercado por cuanto es susceptible de confusión respecto de la marca FRUTTI-FRESKO, previamente registrada en la clase 32, teniendo en cuenta que presenta similitud gráfica, fonética y conceptual, capaz de inducir a error al público consumidor respecto del origen o procedencia del producto.

 

II.1.2.- La sociedad THE QUAKER OATS COMPANY, tercero con interés directo en las resultas del proceso, fue notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, no obstante lo cual no contestó la misma.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

 

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó que se requiriera al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Los actos acusados negaron el registro de la marca FRUTTI, solicitado por la actora, por cuanto consideraron que era confundible con la marca FRUTTI FRESKO, cuyo titular es la sociedad THE QUAKER OATS COMPANY  para la misma clase 32.

 

Parte la sociedad actora de la premisa de que aquéllos violan el artículos 83 de la Decisión 344  (136 de la Decisión 486) ya que, a su juicio, la Superintendencia de Industria y Comercio lo aplicó indebidamente al considerar que las marcas en conflicto eran confundibles al punto de generar confusión en el público consumidor; además, sin tener en cuenta que ella ya era titular de la marca TUTTI FRUTTI para distinguir productos de la clase 32.

 

En orden a dirimir la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm.183 IP-2005, rendida en este proceso, precisó que fijaría el alcance de los artículos 71 a 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no obstante que en la demanda se invocaron como violadas disposiciones de la Decisión 344, por cuanto la solicitud de registro se formuló en vigencia de aquéllas normas comunitarias.

 

Las citadas normas conservan la misma esencia de las actuales disposiciones comunitarias, en el sentido de consagrar como causal de irregistrabilidad, entre otras, la identidad o semejanza entre una marca solicitada para registro y otra anteriormente solicitada o registrada a favor de un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales  pueda inducir al público a error.

 

La marca objeto de controversia fue solicitada para distinguir productos que se encuentran comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber:

 

“CLASE 32

Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

 

 

Los signos a comparar son:

 

FRUTTI         FRUTTI-FRESKO

(solicitado)          (previamente registrado)

 

En primer término advierte la Sala que la expresión FRUTTI proviene del idioma italiano y significa fruta; y en el idioma español constituye un vocablo de uso común, con la misma connotación. De ahí que, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial del proceso, su grado de genericidad o descriptividad debe medirse como si se tratara de una expresión local (folio 205).

 

Para la Sala, el signo FRUTTI, con el significado que acaba de citarse, además de constituir por sí solo una expresión de uso común ó genérica dentro de los productos comprendidos en la clase 32 (bebidas y zumos de frutas), es confundible con la marca previamente registrada FRUTTI-FRESKO, en la medida en que el público consumidor bien puede considerar que uno y otro producto amparado con dichas marcas proceden de un mismo productor o tienen el mismo origen empresarial. Por lo tanto, no cumple con la primera función de las marcas y la más importante, según la Interpretación Prejudicial del proceso, cual es la función indicadora de la procedencia empresarial (folio 196).

 

De otra parte, conforme lo precisó dicha Interpretación, la norma comunitaria no establece el derecho irrestricto del titular de un registro marcario para registrar un signo similar al ya registrado (folio 207); así como tampoco tal circunstancia le da el derecho inexorable por el hecho de utilizar un nombre comercial depositado (folio 210).

 

Es decir, que el hecho de que la actora hubiera obtenido en su favor el registro de la marca TUTTI FRUTTI, para distinguir productos en la clase 32, per se no le da derecho a que se le conceda para la misma clase el registro marcario sobre la expresión FRUTTI, máxime si esta es de uso común y, por ende, inapropiable.

 

Por lo demás, en sentencia de 21 de septiembre de 1995 (Expediente 2598, Consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz), se denegaron las pretensiones de la hoy demandante en este proceso, relativas a declarar la nulidad del acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio que denegó el registro de la marca TUTTI FRUTTI para distinguir productos de la clase 31, toda vez que se consideró, con base en un concepto de la Academia Colombiana de la Lengua y de un dictamen pericial que tal expresión “TUTTI FRUTTI” era genérica dentro de los productos comprendidos en la clase 31, frente a aquellas especies que integran las frutas y sus respectivas variedades.

 

De lo precedente, concluye la Sala, que no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda y, así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

 F A L L A :

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del día 24 de enero de 2008.

 

 

 

MARTHA SOFIA SANZ TOBON               MARCO ANTONIO VELILLA MORENO        

              Presidenta

 

 

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA     CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE