NULIDAD RELATIVA MARCARIA - Caducidad de 5 años: improcedencia / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD RELATIVA - Término de caducidad

 

De otra parte, el acto administrativo acusado se expidió bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su artículo 172 estableció una caducidad de cinco años para impetrar la nulidad de actos que conceden un registro marcario, frente a las causales de nulidad relativa, término éste que en el caso sub examine no se había vencido, pues aquél se notificó a la actora, como  ya  se dijo, el 13  de agosto de 2001; y de esta fecha a la de presentación de la demanda (11 de diciembre de 2001), no había transcurrido tal término.

 

SAL - Partícula de uso común inapropiable / SIMILITUD ORTOGRAFICA Y FONETICA - Existencia entre los signos REFISAL y RAPISAL: exclusión de la partícula genérica SAL

 

Al seguir los derroteros antes señalados, a juicio de la Sala, resulta evidente que la expresión SAL, común en las marcas cuestionadas, constituye un término genérico frente a los productos de la clase 30 internacional, que se amparan bajo la misma y conforme lo precisa la Interpretación Prejudicial del proceso, “no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna”. De tal manera que el análisis que debe hacerse ha de recaer principalmente en las expresiones REFI SAL) y RAPI SAL). Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues la longitud de las palabras es la misma; e igualmente hay coincidencia en la consonante inicial R y la vocal final I, sin que las letras intermedias le atribuyan suficiente distintividad; y esta similitud ortográfica, indudablemente se traslada al campo fonético. La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones: REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI. De otra parte, si bien es cierto que, como ya se dijo, lo predominante en las marcas cuestionadas es el elemento denominativo, no lo es menos que en este caso el elemento gráfico también ocupa un lugar destacado dentro del signo, cuyas fotocopia de los mismos se trasladan a esta providencia a fin de que puedan observarse en forma sucesiva. (…). El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el acto acusado no se ajusta a la legalidad, razón por la cual debe accederse a las súplicas de la demanda.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00003-01

 

Actor: REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

 

REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 22328 de 29 de junio de 2001 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió el registro de la marca RAPISAL Mixta, a favor de Representaciones Triunfo E.A.T., para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

1º: La sociedad REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL, es titular de la marca “REFISAL” desde el 29 de noviembre de 1995.

 

2°: En junio de 2000, la sociedad REPRESENTACIONES EL TRIUNFO solicitó el registro de la marca RAPISAL (mixta) para distinguir “sal para cocina” producto comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

3º: Luego del trámite administrativo correspondiente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta “RAPISAL” a nombre de REPRESENTACIÓN TRIUNFO E.A.T.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual establece:

 

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 

1. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

 

Estima que la norma transcrita  determina unos presupuestos que son:

 

A.- La existencia previa de una marca solicitada.

 

Como se demostró REFINADORA DE SAL S.A. REFISAL es titular de las marcas “REFISAL”  nominativa desde 1994 y mixta desde 1995 y 2001.

 

Indica que la solicitud de registro de la marca “RAPISAL” fue radicada en junio de 2000, seis años después de la primera marca “REFISAL” concedida y cinco años después de la segunda marca “REFISAL” concedida, cumpliéndose así el primer presupuesto de aplicación de la causal de irregistrabilidad.

 

B.- Que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada.

 

Expresa que en este caso, en el que no hay identidad sino semejanza entre las marcas, la doctrina y la jurisprudencia han fijado una serie de pautas que permiten determinar la confundibilidad, o la ausencia de ella, que son de obligatorio análisis para el funcionario fallador, porque no puede dejarse a su criterio subjetivo la determinación del riesgo de confusión.

 

Anota que la comparación entre dos marcas se realiza tomando como base tres aspectos diferentes que son: conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando que basta con que exista riesgo de confusión en uno cualquiera de estos campos para que se determine la irregistrabilidad del signo solicitado. La marca “REFISAL previamente registrada y el signo “RAPISAL” solicitado, son confundiblemente similares ortográfica y fonéticamente.

 

Señala que las marcas comparadas tienen el mismo número de sílabas y de letras; la misma letra inicial, idénticas letras finales, lo que implica confusión en el aspecto ortográfico. Se da también confusión, entre dichas marcas en el aspecto fonético, porque tienen algunas vocales idénticas y  ubicadas en el mismo orden, lo cual implica una identidad en su sílaba tónica e identidad en sus desinencias.

 

Advierte que igualmente la disposición de los elementos gráficos de los signos resulta casi idéntica, ya que ambas marcas tienen en la parte superior una figura geométrica que semeja una CINTA, sobre la cual van las palabras “REFISAL” y “RAPISAL”,  cinta en cuyos extremos, en forma de dobleces, se lee la expresión SAL; debajo de lo anterior, se presenta en forma fantasiosa una cara de mujer.

 

Que, en conclusión, se presenta similitud hasta el grado de producir confusión en tres campos de la comparación lo cual es razón suficiente para considerar al signo posterior como irregistrable.

 

C.- Que los signos identifiquen los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

 

Destaca que se probó que la marca “REFISAL” se encuentra registrada y vigente para amparar productos  comprendidos en la clase 30 (“Te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”); y, por su parte, la marca “RAPISAL” fue concedida para amparar “Sal para cocina”, lo que demuestra que existe identidad entre los productos amparados por una y otra.

 

Aduce que se violó el artículo 61 de la Carta Política, porque la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la obligación de proteger el derecho conferido al titular de una marca, evitando que personas distintas obtengan registros para marcas que por ser similarmente confundibles con la registrada, violen el derecho de exclusividad de que gozan los titulares.

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

 

II.1.1.- La NACION  -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en esencia, que de los documentos obrantes en el expediente 0041875, contentivo de la actuación

 

administrativa, de la solicitud de la marca RAPISAL mixta se concluye que la entidad se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

 

A su juicio, entre los signos RAPISAL y REFISAL no existe confusión pues cada uno posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes, además de que las dos expresiones son evocativas, por lo tanto se debe hacer la exclusión de la expresión SAL, de donde resulta que RAPI y REFI son diferentes.

 

II.1.2.- La Empresa Asociativa de Trabajo REPRESENTACIONES TRIUNFO GORDILLO HERRERA, tercero con interés directo en las resultas del proceso,  se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en esencia, que no existe, ni hay posibilidad de confusión, teniendo en cuenta el conjunto morfológico y fonético de las expresiones RAPI SAL y REFI SAL, pues basta analizar la ubicación de la lengua con el paladar y los labios al hacer la pronunciación.

 

 

 

Además, la expresión SAL es genérica para los productos de la clase 30 y por ello el examen de confundibilidad debe hacerse entre las expresiones RAPI y REFI.

 

Propone como excepción la de falta de los requisitos formales de la demanda, pues el acto administrativo acusado no se aportó con la constancia de publicación y ejecución que se requiere para efectos de la caducidad, además de que solo los actos ejecutoriados son susceptibles de enjuiciar a través de la acción de nulidad.

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

 

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

En primer término debe la Sala pronunciarse frente a la excepción de inepta demanda por falta de los requisitos formales, a que alude la apoderada del tercero con interés directo en las resultas del proceso.

 

Al respecto, estima la Sala que la misma no tiene vocación de prosperidad.

 

En efecto, si bien es cierto que a la demanda no se acompañó una constancia referente a que el acto acusado estaba ejecutoriado, no lo es menos que tal circunstancia se pudo establecer al momento de la admisión de la misma, ya que en el texto de aquél claramente se advierte que contra la decisión adoptada “no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa”.

 

Y consta a folio 8 vuelto que el acto fue notificado personalmente a la apoderada de la actora (única interesada en controvertirlo) el 13  de agosto de 2001. Luego, a la fecha de presentación de la demanda (11 de diciembre de 2001-folio 40) el acto acusado se encontraba debidamente ejecutoriado.

 

De otra parte, el acto administrativo acusado se expidió bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que en su artículo 172 estableció una caducidad de cinco años para impetrar la nulidad de actos que conceden un registro marcario, frente a las causales de nulidad relativa, término éste que en el caso sub examine no se había vencido, pues aquél se notificó a la actora, como  ya  se dijo, el 13  de agosto de 2001; y de

esta fecha a la de presentación de la demanda (11 de diciembre de 2001), no había transcurrido tal término.

 

En relación con el fondo del asunto, la Sala advierte lo siguiente:

 

El acto acusado concedió el registro de la marca RAPISAL mixta, para distinguir “sal para cocina”, producto comprendido en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Conforme obra a folio 22 del expediente, dicha marca se representa así:

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la marca REFISAL, registrada previamente en favor de la actora, se representa así (folio 24).

 

 

 

 

 

 

 

La Interpretación Prejudicial 155-IP-2005, rendida en este proceso, precisa que  en la comparación entre signos mixtos debe tenerse en cuenta  cuál es el elemento determinante.

 

En este caso, para la Sala si bien  es cierto que la gráfica de las marcas en conflicto tienen un lugar destacado, no lo es menos que el elemento preponderante es el denominativo, pues es el que causa mayor impacto en el consumidor. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar, con miras a determinar la existencia o no de la similitud alegada en la demanda, deben seguirse las reglas que jurisprudencia del Tribunal Andino ha acogido, esto es:

1.- Que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2.- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

4.- Y quien aprecie las semejanzas deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

 

Al seguir los derroteros antes señalados, a juicio de la Sala, resulta evidente que la expresión SAL, común en las marcas cuestionadas, constituye un término genérico frente a los productos de la clase 30 internacional, que se amparan bajo la misma y conforme lo precisa la Interpretación Prejudicial del proceso, “no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna” (folio 207).

 

De tal manera que el análisis que debe hacerse ha de recaer principalmente en las expresiones

 

           REFI (SAL) y RAPI (SAL)

 

Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues la longitud de las palabras es la misma; e igualmente hay coincidencia en la consonante inicial R y la vocal final I, sin que las letras intermedias le atribuyan suficiente distintividad; y esta similitud ortográfica, indudablemente se traslada al campo fonético.

 

La similitud en la estructura gráfica y, por ende, fonética, a que se ha hecho mención, se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas expresiones:

 

 

REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI  REFI  RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI REFI RAPI

De otra parte, si bien es cierto que, como ya se dijo, lo predominante en las marcas cuestionadas es el elemento denominativo, no lo es menos que en este caso el elemento gráfico también ocupa un lugar destacado dentro del signo, como se evidencia en los folios 22 y 24, cuyas fotocopia de los mismos se trasladan a esta providencia a fin de que puedan observarse en forma sucesiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que el acto acusado no se ajusta a la legalidad, razón por la cual debe accederse a las súplicas de la demanda.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

 

 

F A L L A:

 

 

 

DECLÁRASE la nulidad del acto acusado.

 

En consecuencia, se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro marcario otorgado en virtud de aquél y publicar la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo de 2008.

 

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO     CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

         Presidente

  

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA          MARTHA SOFIA SANZ TOBÓN