SIMILITUD ORTOGRAFICA, FONETICA E IDEOLOGICA - Existencia entre los signos ANDINA y ALPINA / SIMILITUD DE MARCAS EN EL EMPAQUE - Inducción al público en error: signos ANDINA y ALPINA / ANDINA - Nulidad del registro marcario por similitud con ALPINA

 

Al confrontar las marcas en estudio (ALPINA Y ANDINA) advierte la Sala lo siguiente: Tienen una misma longitud, en cuanto están compuestas por un mismo número de letras (6) y el mismo número de sílabas  (3): AN  DI  NA    AL  PI  NA.  La terminación es igual: INA. Ambas marcas cuentan con tres vocales idénticas y colocadas en la misma posición: A  I   A. Si bien es cierto que en A N D I N A  y A L P I N A  las consonantes N D y L P difieren, no lo es menos que la coincidencia de la vocal (A) que les antecede e I que les sucede,  les resta fuerza distintiva desde el punto ortográfico. Obsérvese como se evidencia la similitud en el cotejo sucesivo que impone hacer la Interpretación Prejudicial: ANDINA / ALPINA / ANDINA / ALPINA / ANDINA / ALPINA / ANDINA / ALPINA. Ahora, la similitud ortográfica se traslada obviamente al campo fonético o auditivo como quiera que la entonación recae en la terminación I N A; y ello aunado a la coincidencia de la vocal en la raíz A acentúa la similitud. De otra parte, si bien es cierto que en desde el punto ideológico LOS ANDES y LOS ALPES  son diferentes, no lo es menos que evocan cadenas montañosas. Por último, resulta oportuno destacar que las similitudes anotadas trasladadas directamente, por ejemplo, al empaque de los productos, pueden inducir fácilmente a error o confusión al consumidor medio.  Además, como se lee en el escrito de contestación de la demanda por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, el empaque de los productos utiliza el mismo fondo de color AZUL y el hecho de que ANDINA emplee azul claro en tanto que ALPINA sea azul celeste no imprime la  suficiente diferencia que se requiere para evitar el riesgo de confusión.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00314-01

 

Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como nulidad, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 9929 de 28 de abril de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 07370 de 28 de febrero de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concede el registro de la marca mixta ANDINA, a favor de Productos Lácteos Andina Ltda.,  para distinguir bebidas lácteas, cuajada, quesos, kumis, yogurt, productos lácteos, leche, mantequilla, margarinas, helados y en general todos los productos derivados de la leche, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación  Internacional de Niza.

 

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

1.- Que la sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA., solicitó el 26 de abril de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ANDINA (MIXTA), para amparar “bebidas lácteas, cuajadas, quesos, kumis, yogurt, productos lácteos, leche, mantequilla, margarinas, helados y en general todos los productos derivados de la leche”,  productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo 99-24984.

 

2.- Expone que una vez publicado el extracto de la solicitud de registro, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presentó observación  por encontrar que era confundible con sus marcas ALPINA (MIXTA), certificados núms. 80858 y 141717, en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y ALPINA (nominativa), certificado 129076, registrada en la misma clase.

 

3.- Manifiesta que mediante Resolución 28979 de 24 de diciembre de 1999, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se declaró fundada la observación promovida, por considerar que la marca solicitada ANDINA (MIXTA) y ALPINA (mixta) de la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA S.A., eran confundibles y en consecuencia, negó el registro de la marca ANDINA (MIXTA), a favor de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA.

 

4.- Señala que en la debida oportunidad legal, la apoderada de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior  Resolución y mediante Resolución núm. 09929 del 28 de abril de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de reposición revocando en todas sus partes la Resolución recurrida, y en su lugar, declaró infundada la observación formulada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., y concedió el registro de la marca ANDINA(MIXTA), en clase 29, a favor de la sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA, Resolución esta que a su vez fue confirmada por la Resolución  07370 del 28 de febrero de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que decidió el recurso de apelación.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1.- Considera que los actos acusados son violatorios de los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, pues la Superintendencia de Industria y Comercio debió analizar si la marca solicitada para registro cumplía con los requisitos esenciales de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica;  y si no se encontraba incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad.

 

Señala que se cumple el requisito de la representación gráfica, ya que la marca ANDINA (MIXTA) está compuesta por un diseño y una palabra susceptible de representarse materialmente; empero no se cumple el requisito de la distintividad, por cuanto dicha marca se confunde con otra  previamente registrada por un tercero y específicamente con la marca ALPINA y ALPINA (MIXTA) de  su propiedad.

 

A su juicio, al carecer de distintividad la marca ANDINA (MIXTA) es evidente que igualmente se violan los artículos 82 literal a) de la Decisión 344  y 134 literal a) de la Decisión 486, pues  no puede registrarse como marca un signo que no reúna los requisitos establecidos en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486.

 

2.- Considera, a su vez, que también se incurrió en la violación de artículo 83 literal a) del Decisión 344 (136 literal a) de la Decisión 486) pues, como lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución  07370 del 28 de febrero de 2002. entre las marcas en conflicto predomina el elemento denominativo dada la fuerza expresiva propia de las palabras, que es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca, y además porque las graficas de las marcas no son lo suficientemente determinantes como para predominar dentro del conjunto.

 

Que existe una similitud visual, ortográfica y fonética para inducir al público consumidor a error o confusión.

 

La confusión visual se produce en el presente caso, ya que la marca ANDINA tiene igual número de letras que la marca ALPINA (6) y reproducen en igual orden y sentido cuatro (4) de las seis (6) letras que las componen. Así como  tienen el mismo número de sílabas.

 

Que se da confusión fonética debido a que las marcas ALPINA Y ANDINA comparten la misma posición de la sílaba tónica, pues ambas palabras son de acento grave, siendo esta sílaba parecida en PI y DI, lo cual hace que se pronuncien de manera similar.

 

Sostiene que existe una confusión ideológica, ya que las marcas representan o evocan una misma idea o cosa: un sistema montañoso: uno referente a la Cordillera Andina y otro a los Alpes.

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

 

II.1.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que la marca mixta ANDINA tiene suficiente fuerza distintiva, ya que al compararla con la marca mixta ALPINA y efectuar un examen en conjunto se concluye que no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto ni sobre su procedencia empresarial; las dos marcas en conflicto tienen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí.

 

Manifiesta que sin necesidad de descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, la marca solicitada para registro está estructurada por seis letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da suficiente distintividad.

 

Sostiene que desde el punto de vista conceptual son inconfundibles, ya que la expresión ANDINA posee un concepto totalmente diferente: “ANDINA (del latín andinus) Adj. Natural de Andes U.T.c.s. II perteneciente o relativo a esta aldea de la antigüedad, cercana a Mantua. Adj. Perteneciente o relativo a la cordillera de los Andes”; en tanto la expresión ALPINA posee otro concepto: “ALPINO, NA (Del latín alpinus) Perteneciente a los Alpes, pertenecientes o relativo al alpinismo”.

 

Señala que desde el punto de vista fonético las marcas en conflicto no tienen la virtualidad de inducir a error al público consumidor, ya que cada una tiene una pronunciación particular y diferente, y las coincidencias ortográficas que tienen no son suficientes para generar confusión.

 

II.1.2. La sociedad PRODUCTOS LACTEOS ANDINA LTDA., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda argumentando que no existe semejanza que pueda inducir al público consumidor a error, ya que cada uno de los signos cuenta con elementos propios, que los hacen lo suficientemente distintivos para existir como Registro Marcario.

Destaca que la marca ANDINA utiliza el tipo de letra “AVANT GARDE BOLD-ITC”, que está en mayúsculas y en su elemento gráfico principal se encuentran tres montañas unidas entre sí dentro de una semicircunferencia, sobre un rectángulo con esquinas redondeadas.

 

Considera que las marcas en conflicto no generan riesgo de confusión fonética ni ortográfica,  pues la marca ANDINA constituye un signo visualmente diferente; las denominaciones comparadas no tienen vocales idénticas y situadas en el mismo orden, por lo tanto no son semejantes;  el orden de sus letras y vocales es el factor que contribuye a la denominación en la mente de los consumidores, por lo tanto no son idénticas,  no ocupan la misma posición, no son semejantes, y no tienen la misma tonalidad.

 

Argumenta que desde el punto de vista ideológico ambas marcas poseen una ostensible diferencia, pues la marca ANDINA alude a “LOS ANDES” , mientras que ALPINA guarda relación con “LOS ALPES”, y es  evidente que “LOS ANDES” y “LOS ALPES”, son totalmente diferentes.

 

Y al comparar gráficamente las marcas se observa que es diferente la forma geométrica de los logosímbolos pues ANDINA utiliza una media circunferencia sobre un rectángulo con esquinas redondeadas y ALPINA una forma trapezoide; ANDINA representa tres picos de la Cordillera Andina y ALPINA: Los Alpes: Un pico de primer plano de montañas. ANDINA utiliza fondo azul oscuro pantone 280 C, fondo azul claro pantone 278 C y la marca en la parte inferior; en tanto que ALPINA va en fondo azul celeste (CYAN); el tono azul principal en el logo es un 70% más claro y de otra tonalidad y la palabra está en la parte superior.

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial para los efectos de los artículos XVIII y siguientes de la Ley 17 de 1980.

 

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

 

 

El artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que se indica como quebrantado, prevé:

 

“Artículo 136.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

 

 

“a) Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”

 

 

El registro de la marca mixta ANDINA se otorgó para distinguir bebidas lácteas, cuajada, quesos, kumis, yogurt, productos lácteos, leche, mantequilla, margarinas, helados y en general todos los productos derivados de la leche, productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Sea lo primero advertir que las marcas en conflicto son mixtas y se expresan así (folio 265):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Interpretación Prejudicial 135 IP-2005 rendida en este proceso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que en general el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras que, por definición, son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se reconozca prioridad al elemento gráfico dado su tamaño, color, colocación que en determinado momento puede ser definitivo (folio 256).

 

En este caso, estima la Sala que el elemento denominativo es el predominante en las marcas en conflicto y en orden a establecer el cotejo marcario deben tener en cuenta los criterios que para el efecto han sido acogidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a saber:

 

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

 

“2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

 

“3. Deben  tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

 

“4. Quien aprecie la semejanza  deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” (folio 255).

 

De igual manera, debe observarse que, de acuerdo con la citada Interpretación, la similitud de los signos puede darse desde diferentes ámbitos (ortográfico, fonético o ideológico).

 

 ANDINA    ALPINA

 

Al confrontar las marcas en estudio advierte la Sala lo siguiente:

 

Tienen una misma longitud, en cuanto están compuestas por un mismo número de letras (6) y el mismo número de sílabas  (3): AN  DI  NA    AL  PI  NA .

 

La terminación es igual: INA.

 

Ambas marcas cuentan con tres vocales idénticas y colocadas en la misma posición: A  I   A

 

Si bien es cierto que en A N D I N A  y A L P I N A  las consonantes N D y L P difieren, no lo es menos que la coincidencia de la vocal (A) que les antecede e I que les sucede,  les resta fuerza distintiva desde el punto ortográfico.

Obsérvese como se evidencia la similitud en el cotejo sucesivo que impone hacer la Interpretación Prejudicial:

ANDINA/ALPINA/ANDINA/ALPINA/ANDINA/ALPINA/ANDINA/ALPINA/

 

Ahora, la similitud ortográfica se traslada obviamente al campo fonético o auditivo como quiera que la entonación recae en la terminación I N A; y ello aunado a la coincidencia de la vocal en la raíz A acentúa la similitud.

 

De otra parte, si bien es cierto que en desde el punto ideológico LOS ANDES y LOS ALPES  son diferentes, no lo es menos que evocan cadenas montañosas.

 

Por último, resulta oportuno destacar que las similitudes anotadas trasladadas directamente, por ejemplo, al empaque de los productos, pueden inducir fácilmente a error o confusión al consumidor medio.

 

Al efecto, se traslada a esta providencia fotocopia del folio 120 del expediente

 

 

 

 

 

Y fotocopia del folio 121, ibídem:

 

 

 

 

 

 

Además, como se lee en el escrito de contestación de la demanda por parte del tercero con interés directo en las resultas del proceso, el empaque de los productos utiliza el mismo fondo de color AZUL y el hecho de que ANDINA emplee azul claro en tanto que ALPINA sea azul celeste no imprime la  suficiente diferencia que se requiere para evitar el riesgo de confusión.

 

Lo precedentemente expresado conduce a la Sala a acceder a las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

 F A L L A :

 

 

 

DECLARÁSE la nulidad de los actos acusados.

 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, se dispone que la Superintendencia de Industria y Comercio cancele el registro marcario otorgado a favor de la sociedad  PRODUCTOS LÁCTEOS ANDINA LTDA.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión del día 31 de enero de 2008.

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO              CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

       Presidente

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA          MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN