SEMEJANZA ORTOGRAFICA - Existencia entre las marcas AMERICA y AMERICAN GENERICS / GENERICS - Vocablo de uso común en marcas farmacéuticas / CONFUSION RESPECTO DEL ORIGEN EMPRESARIAL - Existencia entre los signos AMERICA y AMERICAN GENERICS

 

Sostiene la actora que la coexistencia en el mercado de las marcas “AMÉRICA” y “AMERICAN GENERICS” induce al público consumidor a error, pues considera, de una parte, que el término “AMÉRICA” es confundible con el término “AMERICAN” y que el vocablo “GENERICS” es de uso común para designar los medicamentos genéricos. Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado a efecto de determinar si los signos en cuestión presentan semejanza que induzca a o confusión: (…). El signo “AMÉRICA” está compuesto por un sólo vocablo, en tanto que el signo “AMERICAN GENERICS” lo está  por dos; sin embargo, sin lugar a dudas, los dos signos  son muy similares o  casi idénticos, en la medida en que tienen en común las mismas vocales y consonantes, salvo la consonante N al final del signo controvertido- que por demás se pierde al momento de su pronunciación. Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado se encuentra acompañado de la expresión “GENERICS”, la misma no tiene la virtualidad  de imprimirle la suficiente fuerza distintiva, pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia. Por lo tanto, un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., nombre comercial de la sociedad titular de la marca opositora (“AMÉRICA”), lo que configura la causal de irregistrabilidad, en cuanto habría confusión respecto del origen  empresarial del producto. Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta la Sala  que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas interpretaciones ha sido enfático en exigir un examen riguroso frente al cotejo de marcas farmacéuticas, dada la incidencia que en la salud tienen los productos identificados por las mismas. En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00322-01

 

Actor: LABORATORIOS AMERICA S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

LABORATORIOS AMÉRICA S.A., a través de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se interpretó como de nulidad,  presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

 

1ª. Que son nulas las Resoluciones núms. 43429 del 21 de diciembre de 2001, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la Resolución 22093 del 29 de julio de 2001 y, en consecuencia, concedió a AMERICAN GENERICS S.A. el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª; y  8919 del 20 de marzo de 2002, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución  43429 del 21 de diciembre de 2001, confirmándola.

 

2ª. Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene  a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª.

 

3ª. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

Como hechos relevantes se señalan los siguientes:

 

1º: El 17 de marzo de 1999 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "AMERICAN GENERICS" para distinguir LOS productos comprendidos en la clase 5ª de la  Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente 99 16.364.

 

2º: Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 476 de 27 de abril de 1999, LABORATORIOS AMÉRICA S.A. presentó demanda de observaciones, con base en su marca "AMÉRICA", clase 5ª, certificado de registro 164.658, en la solicitud anterior que en ese momento cursaba de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª, exp. 98 005.499 y en la existencia del nombre comercial “AMÉRICA” que la opositora viene usando pública e ininterrumpidamente desde 1973.

 

3º: Mediante Resolución 22093 de 29 de junio de 2001 la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la demandante y, en consecuencia, negó el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª a LAFRANCOL S.A., quien interpuso los recursos de reposición y apelación contra dicha decisión.

 

4º: Por Resolución 43249 de 21 de diciembre de 2001 se revocó la Resolución 22093 de 29 de junio de 2001, se declaró infundada la oposición presentada y se concedió el registro de la marca “AMERICAN GENERICS” por el término de 10 años.

 

5º: Contra la Resolución 43249 de 21 de diciembre de 2001 la actora interpuso el recurso de apelación, la cual fue confirmada por Resolución 8919 de 20 de marzo de 2002.

 

6º: La Resolución que desató el recurso de apelación fue notificada personalmente a la demandante el 22 de abril de 2002, por lo cual la acción fue presentada en tiempo el 22 de agosto del mismo año.

 

7º: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. traspasó la solicitud de registro de la marca AMERICAN GENERICS a la sociedad AMERICAN GENERICS S.A.

 

I.2.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, la actora adujo lo siguiente:

 

 

1º. Que se violó el artículo 135, literales b) y p) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la Administración ignoró que la marca “AMERICAN GENERICS” carece de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella, frente a los productos farmacéuticos similares de la demandante distinguidos con la marca “AMÉRICA”, máxime cuando la expresión “GENERICS” puede y en ocasiones debe ser usada en el mercado para explicar de qué productos se trata.

 

Anota que LABORATORIOS AMÉRICA S.A. tiene registrada y vigente su marca “AMÉRICA“, en la clase 5ª, certificado de registro 164.458 y que además usa desde 1973 el nombre comercial “LABORATORIOS AMÉRICA” en forma pública e ininterrumpida.

 

Añade que la oposición se fundamentó igualmente en la solicitud anterior que de la marca “AMERICAN GENERICS” hizo, y la cual le fue negada en mayo de 2001.

 

Sostiene que la demandada sólo analizó las pruebas aportadas por la recurrente, cuando ha debido hacerlo comparándolas con las ya existentes, referentes al “uso regular” de la marca “AMÉRICA” y del nombre comercial “AMÉRICA”; y con las facturas de venta, declaraciones de renta y vademecum que de la actora y de sus marcas había en el expediente.

No se explica cómo en 6 meses lo que era para la División de Signos Distintivos irregistrable porque “conceptualmente refieren la misma idea; porque la expresión distintiva es América pues la palabra Generics solo indica una cualidad de los productos y que la palabra American se refiere a América” se torne en “similitudes meramente tangenciales”.

 

2º. Que se violó el artículo 136, literales a), b) y f), ibídem, pues la marca previamente registrada es “AMÉRICA” y la marca debatida “AMERICAN GENERICS” traduce genéricos de América o genéricos americanos. En materia de productos farmacéuticos, para los cuales se otorgó la marca acusada, existe una clase muy importante de ellas que son los genéricos, es decir, aquellos productos que se comercializan sin marca de producto y que se identifican por su principio activo; con las pruebas que obran en el expediente se demostró que la actora comercializa con permiso del INVIMA productos genéricos, los cuales se identifican con su nombre LABORATORIOS AMÉRICA S.A.

 

Señala que mal puede registrarse como marca o parte principal de una la palabra “GENERICS”, pues es una palabra que se usa y que además obligatoriamente se debe usar al hacer referencia a los productos farmacéuticos genéricos, sin importar que esté acompañada de otra palabra, pues su significado sigue siendo el mismo.

 

Si se considerara que al estar acompañada de otra palabra la expresión “GENERICS” es registrable, entonces la otra expresión debe ser registrable, ya que sería imposible pensar que dos palabras irregistrables, en la que una de ellas ya está registrada como marca, den como resultado una marca registrable.

 

Si se llegase a pensar que se registró la marca “AMERICAN GENERICS” pero que en ella la palabra GENERICS no es la principal, quedaría entonces como marca real del producto la palabra AMERICAN, la cual es casi idéntica, por no decir idéntica, a la marca “AMÉRICA” registrada y vigente.

 

Además, entre LABORATORIOS AMÉRICA S.A. y LAFRANCOL S.A. primero y luego AMERCIAN GENERICS S.A. no existe ni ha existido lazo comercial ni de ninguna índole del cual se pudiera inferir que el uso que se está haciendo de su marca “AMÉRICA” es legítimo.

El riesgo de confusión entre una y otra marca para productos de la misma clase es muy alto, sin que la actora tenga por qué dejar a un  lado todos los años de esfuerzo para posicionar su marca.

 

La demandante usa lo que en mercadeo se denomina “identidad avalada”, es decir, que usa en algunos casos la misma denominación para identificar la empresa (LABORATORIOS AMÉRICA S.A.) y para identificar sus productos (GENERICOS AMÉRICA); en estos casos el producto se beneficia del buen nombre de la empresa que los produjo y la empresa se beneficia del mercadeo de los productos al crear una recordación constante de ella.

 

En este caso se trata de dos marcas muy parecidas, para los mismos productos,  que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor en forma distraída, pues al no tener marca como tal, sino identificación por su origen, es mayor la posibilidad de confusión.

 

De otra parte, anota que en Colombia el derecho al nombre comercial se adquiere por su primer uso, sin necesidad de depósito ni de registro, uso que en el caso del nombre comercial de la demandante se encuentra probado en el expediente, pese a lo cual la demandada no desvirtuó las pruebas documentales sobre el particular al resolver los recursos de reposición y apelación, sino que simplemente las ignoró.

 

3º: Que el artículo 150 de la Decisión 486 dispone que en caso de que se hubieren presentado oposiciones la oficina nacional competente mediante resolución se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria de registro de la marca, y que si se analizan detenidamente los argumentos que tuvo la Administración al decidir los recursos se encuentra que en el de reposición la División de Signos Distintivos se explayó en el  análisis de las pruebas del solicitante,  guardó silencio en relación con las pruebas aportadas por la opositora sin analizarlas ni cotejarlas y concluyó, sin explicar cómo, que la marca solicitada no vulneraba derecho alguno de tercero.

 

Agrega que en forma simplista la demandada motivó sus decisiones aplicando el criterio según el cual se pueden formar marcas con la unión de palabras que eventualmente serían irregistrables en forma individual; pero es que, en  este  específico caso, la irregistrabilidad de una de

 

estas palabras se debe a que no es una palabra común como tal sino una marca registrada y vigente que merece protección del Estado.

 

 

4º: Que del contenido del artículo 56 del C.C.A. se infiere que el recurso de reposición se debe estudiar de plano, es decir, sin pruebas adicionales que puedan variar los presupuestos de hecho en los cuales se basó la primera vez para tomar la primera decisión. Sin embargo, si la norma se interpreta en el sentido de que la Administración no puede pedir pruebas pero sí valorar pruebas que le sean aportadas, ello en manera alguna significa que deba dejar de lado las existentes en el expediente con anterioridad, como sucedió al resolver los recursos de reposición y apelación, en el último de los cuales se presentaron pruebas tales como la certificación del revisor fiscal sobre las ventas de la empresa; declaraciones de industria y comercio; publicaciones en diarios de amplia circulación; listas de precios; publicidad institucional; constancias de la confusión que se ha presentado en el comercio en relación con la expresión, etc.

 

 

II-. TRAMITE DE LA ACCION

 

 

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario,  en  desarrollo  del  cual  se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

 

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

 

II.1.1.  La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y expresó que  de los documentos obrantes en el expediente núm. 99-16364 se concluye que no sólo se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensa, sino que expidió los actos administrativos acusados con base en argumentos legales ajustados a derecho y a lo establecido en las normas marcarias vigentes.

 

Anota que efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto concluyó que  entre ellas no existen semejanzas de tal índole que produzcan riesgo de confusión o asociación, si se tiene en cuenta que la marca “AMERICAN GENERICS” no puede ser fraccionada y analizada en su conjunto posee elementos suficientemente diferenciadores frente a la marca opositora “AMÉRICA”.

 

Señala que mientras “AMÉRICA” constituye un nombre propio, AMERICAN tiene la forma de un adjetivo calificativo en idioma inglés, el cual se predica del sustantivo GENERICS que, en conjunto, conforma un signo sustancialmente diferente de la marca previamente registrada.

 

Sostiene que las Resoluciones acusadas fueron proferidas con la suficiente motivación y fundamento legal, y que pese a que no era pertinente la apreciación de las pruebas de uso del nombre comercial aportadas la Superintendencia las estudió, con el fin de incluir en el análisis de registrabilidad todos los hechos alegados por las partes.

 

II.1.2. AMERICAN GENERICS S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó, para el efecto, lo siguiente:

 

Que la marca “AMÉRICA”, registrada sin ningún otro elemento adicional por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., se encuentra incluida en muchas otras marcas que identifican productos de las clases 3, 5, 10 y 44, razón por la cual dicha marca se ha convertido en una de aquellas denominadas “débiles”, cuyo grado de exclusividad se encuentra grandemente limitado, hasta el punto de que solamente podría oponerse al registro y uso de marcas idénticas.

 

Señala que todas aquellas marcas que contienen las expresiones AMÉRICA, AMERICAN o AMERICANO son débiles y sus titulares no pueden evitar que terceras personas utilicen tales expresiones, en tanto se encuentren acompañadas de otra u otras y que, por tanto, la demandante únicamente podría oponerse al registro o uso por terceras personas de una expresión idéntica, es decir, sin ningún elemento adicional.

 

Anota que si bien  es cierto  que las dos expresiones que componen su marca, aisladamente consideradas constituyen expresiones débiles, también lo es que su combinación puede dar como resultado una marca original y perfectamente distintiva.

 

Lo anterior demuestra que los signos en conflicto no son confundiblemente similares y por tal razón pueden coexistir en el mercado sin generar confusión alguna entre el público consumidor, al punto de que se encuentra demostrado en el expediente que el nivel de ventas de la actora va en constante aumento, sin que se haya visto afectado el normal desarrollo de sus actividades como tampoco el de AMERICAN GENERICS S.A., pese a que los signos han coexistido en el mercado por 10 años.

 

Sostiene que llama la atención que LABORATORIOS AMÉRICA S.A. de manera fraudulenta ha intentado (sin éxito) aprovecharse del reconocimiento que tienen en el mercado  la marca y el nombre comercial de AMERICAN GENERICS S.A., pues a sabiendas del uso exitoso del nombre comercial AMERICAN GENERICS S.A. pretendió obtener (infructuosamente) el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª, solicitud que se tramitó bajo el expediente 98-5499 y en el que se argumentó que se trataba del registro de una “marca defensiva”.

 

Si bien es sabido que el registro de “marcas defensivas” no se encuentra autorizado en la legislación andina, por cuanto constituye una clara violación al principio de especialidad que regula el derecho marcario, cabe anotar que tales “marcas defensivas” son las creadas por su titular y registradas en diferentes clases a aquellas en donde se encuentran los productos que fabrican. Por ello, pretender el registro como marca de un nombre comercial usado con anterioridad por un tercero no puede justificarse alegando que se trata de un registro de “marca defensiva” y claramente demuestra la intención de la demandante de aprovechar el reconocimiento que tales expresiones han adquirido entre el público consumidor.

 

LABORATORIOS AMÉRICA S.A. tiene registrada la marca “AMÉRICA”. Así pues, los genéricos que produzca no llevarán tal nombre, por cuanto, como bien lo afirmó aquella,  los productos genéricos se comercializan sin marca de producto y se identifican con el nombre de su principio activo.

 

En consecuencia, es cierto que la actora se encuentra autorizada para utilizar la expresión “GENÉRICOS”, pero no lo es que pueda usar libremente la expresión “GENÉRICOS DE AMÉRICA”, como lo pretende hacer creer en la demanda, por cuanto los productos genéricos se venden sin marca, de modo que en la comercialización de tales productos LABORATORIOS AMÉRICA S.A. no podrá identificarlos con su marca “AMÉRICA”, sino con el nombre de su agente activo.

 

 

Agrega que cosa diferente es que pueda usar su nombre comercial para identificar el origen empresarial de tales productos genéricos, como por ejemplo, XXX (nombre del principio activo), fabricado por LABORATORIOS AMÉRICA S.A.

 

Considera demostrado que la manifestada voluntad de la actora de utilizar la expresión GENÉRICOS DE AMÉRICA constituye una clara intención de crear confusión en el público consumidor usando innecesariamente un término muy semejante a la marca “AMERICAN GENERICS” y al nombre comercial AMERICAN GENERICS S.A. y de inducir en error al Consejo de Estado confundiendo intencionalmente los conceptos de marca y nombre comercial.

 

Concluye que es claro que la pretensión única y exclusiva de la demandante es la de apropiarse fraudulentamente de un signo perfectamente distintivo como “AMERICAN GENERICS”, no confundible con sus marcas, y el cual se ha posicionado ampliamente en el mercado farmacéutico nacional a base de un esfuerzo comercial serio y  legítimo de muchos años.

 

 

 

 

IV-. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

 

 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

 

“1º Si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

 

“2º Será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem.

 

“3º A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de los signos denominativos compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conformen. Si de la denominación forma parte un vocablo que brinda al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.

 

“4º Para establecer si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro como marca y una marca que, de conformidad con el artículo 83 de la Decisión en referencia, haya sido previamente registrada en el territorio de una o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios  distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

 

“5º A la luz del artículo 128 de la Decisión 344, la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de registro de otro signo como marca. Cuando la protección del nombre comercial derive de su uso previo, éste deberá ser efectivo y público en el territorio del País Miembro donde se procure dicha protección. La prueba del uso efectivo y previo corresponderá a quien lo alegue.

 

“6º El signo solicitado para registro como marca no será suficientemente distintivo y, en consecuencia, no será registrable, si puesto en comparación con un nombre comercial protegido, sea que dicha protección derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe identidad o semejanza entre ellos, así como entre los productos y servicios que constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la actividad económica del titular del nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o usuarios, a confusión o error en el mercado. La prohibición no se configurará si la semejanza que media entre los signos no existe entre los productos y servicios que constituyen su objeto, o si existe tal relación entre los productos y servicios, pero no entre los signos.

 

“7º En el caso de autos, la comparación ente los signos en disputa habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

 

“8º En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, la denominación no será registrable.

 

“9º La comparación entre un signo ya registrado como marca, destinado a distinguir productos farmacéuticos y un signo pendiente de registro, destinado a distinguir el mismo tipo de productos, deberá llevarse a cabo mediante un examen más riguroso, toda vez que la existencia del riesgo de confusión entre ellos pudiera repercutir negativamente sobre la salud de los consumidores. Sin embargo, el Tribunal reitera que, si el signo ha sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que forme parte de aquél y en la condición de signo de fantasía que logre constituir el conjunto marcario.

 

“10º Si uno de los elementos que integran un signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio de que se trate, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

 

“11º En el procedimiento de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, conforme a lo alegado y probado en autos”.

 

 

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca de la expresión “AMERICAN GENERICS” fue presentada en 1999, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 344, manifestó que en tutela del principio de la seguridad  jurídica si la norma sustancial vigente para la fecha de solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a  efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido. En consecuencia con lo anterior,  interpretó de oficio las siguientes normas:

 

Decisión 344:

 

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

 

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

 

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

 

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

 

Decisión 486:

 

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

 

“Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

 

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

 

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

 

 

El registro de las marcas “AMÉRICA” y “AMERICAN GENERICS”  fue otorgado para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas.

 

Sostiene la actora que la coexistencia en el mercado de las marcas “AMÉRICA” y “AMERICAN GENERICS” induce al público consumidor a error, pues considera, de una parte, que el término “AMÉRICA” es confundible con el término “AMERICAN” y que el vocablo “GENERICS” es de uso común para designar los medicamentos genéricos.

 

Para llevar a cabo el cotejo de dichas marcas, la Sala tendrá en cuenta las reglas que la doctrina ha estructurado a efecto de determinar si los signos en cuestión presentan semejanza que induzca a o confusión:

 

 

Tales reglas son:

 

 

“1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

 

“2. Las marcas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente.

 

“3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

 

“4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando  en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

El signo “AMÉRICA” está compuesto por un sólo vocablo, en tanto que el signo “AMERICAN GENERICS” lo está  por dos; sin embargo, sin lugar a dudas, los dos signos  son muy similares o  casi idénticos, en la medida en que tienen en común las mismas vocales y consonantes, salvo la consonante N al final del signo controvertido- que por demás se pierde al momento de su pronunciación.

 

Ahora, si bien es cierto que el signo cuestionado se encuentra acompañado de la expresión “GENERICS”, la misma no tiene la virtualidad  de imprimirle la suficiente fuerza distintiva, pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia.

 

Por lo tanto, un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMÉRICA S.A., nombre comercial de la sociedad titular de la marca opositora (“AMÉRICA”), lo que configura la causal de irregistrabilidad, en cuanto habría confusión respecto del origen  empresarial del producto.

 

Aunado a lo anterior, debe tener en cuenta la Sala  que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas interpretaciones ha sido enfático en exigir un examen riguroso frente al cotejo de marcas farmacéuticas, dada la incidencia que en la salud tienen los  productos identificados por las mismas.

 

En consecuencia, la Sala accederá a las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

F A L L A :

 

PRIMERO.- DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones núms. 43429 de 21 de diciembre de 2001 y 8919 de 20 de marzo de 2002, expedidas por  la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ORDENA  a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “AMERICAN GENERICS”, clase 5ª, otorgado a favor de AMERICAN GENERICS S.A.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de febrero de 2008.

 

 

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO          CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE    

        Presidente

 

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA    MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN