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DEPORTE INTERNACIONAL - Signo descriptivo irregistrable; su registro en otros países de la Comunidad Andina no obliga a los demás / REGISTRO DE MARCA EN PAIS MIEMBRO - No obliga a los demás: autonomía de las oficinas nacionales
La Sala considera que la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no es novedosa, ni fantasiosa, ni sugestiva, ni evocativa y si descriptiva, pues la combinación de las dos palabras que la componen (DEPORTE e INTERNACIONAL) lo único que hace es describir la característica de los productos a identificar con dicha marca, luego el consumidor medio no tendría que utilizar su imaginación, es decir, realizar un proceso deductivo entre la marca y los productos, lo que en la doctrina se ha denominado marca evocativa, las cuales sí son susceptibles de registro, ya que al encontrar, por ejemplo, una revista identificada con dicha marca, sin hacer esfuerzo alguno podría estar seguro que está adquiriendo una revista cuyo tema es, precisamente, el deporte internacional. En consecuencia, si bien es cierto que la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no describe productos exclusivos para deportistas, como lo sostiene la actora, también lo es que sí describe o explica el contenido de tales productos, llámense catálogos, boletines, informativos, revistas, periódicos, etc., luego el consumidor que pretenda adquirirlo, sea o no deportista, lo hará porque es de su interés el deporte internacional. Resulta, entonces, que no prospera el cargo referente a la violación de los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486, pues es evidente que el signo DEPORTE INTERNACIONAL es descriptivo o explicativo del contenido del producto que pretende amparar, razón por la cual al otorgarse su registro se impediría a todos los demás fabricantes de los productos mencionados (revistas, folletos, etc.), cuyo tema también es el deporte internacional, anunciar dicho contenido, lo cual, como bien lo sostuvo la Superintendecia de Industria y Comercio, los colocaría en situación de inferioridad competitiva. Finalmente, la Sala destaca que la circunstancia de que en otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones haya sido registrada como marca la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no vicia de legalidad los actos acusados, dado que cada una de las oficinas nacionales competentes es autónoma en adoptar las decisiones y, por tanto, el registro en un país miembro no obliga a ningún otro de los países miembros a actuar en el mismo sentido, siendo lo relevante en el otorgamiento de un registro que se encuentre conforme con las normas comunitarias, conformidad que, en últimas, en Colombia corresponde definir a la jurisdicción contencioso administrativa. Concluye la Sala que el signo DEPORTE INTERNACIONAL es irregistrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual encuentra ajustadas a derecho las Resoluciones acusadas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil ocho (2008)
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00119-01
Actor: EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.
- LA DEMANDA
Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes
1.1. Pretensiones
1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 23066 de 25 de julio de 2002, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual negó el registro de la marca DEPORTE INTERNACIONAL (nominativa), solicitada por la actora para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 38508 de 3 de diciembre de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, confirmándola.
1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 42438 de 27 de septiembre de 2002, por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 23066 de 25 de julio de 2002, confirmándola.
1.1.4. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca DEPORTE INTERNACIONAL para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.1.5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.
1.2. Los hechos de la demanda
El 11 de septiembre de 2001, EDITORIAL TELEVISA INTERNATIONAL S.A. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca DEPORTE INTERNACIONAL (nominativa), para distinguir “Revistas, publicaciones, todo tipo de impresiones, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; calendarios; calcomanías, cancioneros, carteles; catálogos; tarjetas”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado oposiciones.
La División de Signos Distintivos negó el registro de la marca, por considerar que encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
Contra la anterior decisión la actora interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, confirmándola.
1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.
La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 134, 135, literal e), 150 y 278 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y adujo como cargos de violación, los siguientes:
PRIMER CARGO.- El signo solicitado para registro es apto para distinguir los productos de la Clase 16, ya que es suficientemente distintivo y representativo, amén de que es susceptible de representación gráfica; está compuesto por una especial combinación de palabras indivisibles, cuya pronunciación y representación denotan el carácter novedoso y fantástico de la marca; se trata de un signo que pretende distinguir productos y no servicios, además de que los artículos a distinguir no son para deportistas; y no es un signo descriptivo sino sugestivo y evocativo de los productos de la Clase 16.
SEGUNDO CARGO.- Los actos acusados violan el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, por cuanto dicho precepto prohíbe el registro de marcas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, etc., y en este caso es claro que el signo DEPORTE INTERNACIONAL no es un signo que exclusivamente indique los productos que distingue, pues la combinación de palabras denotan el carácter novedoso y fantástico de la marca.
El signo solicitado no considera cualidades vistosas, dado que lo que hace es sugerir y evocar lo que eventualmente pueden los consumidores encontrar en los productos, es decir, que no es un signo descriptivo de productos para deportistas (Clases 25 y 28), evento en el cual sí cabría el fundamento que tuvo la demandada para negar su registro.
Agrega que la marca DEPORTE INTERNACIONAL fue otorgada y se encuentra registrada para la Clase 16 en Ecuador, Perú, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Panamá y El Salvador, lo que demuestra que no es genérico ni descriptivo.
TERCER CARGO.- Los actos acusados violan el artículo 150 de la Decisión 486, por cuanto la facultad otorgada a la respectiva autoridad nacional para realizar el examen de registrabilidad es una obligación que precede al otorgamiento o denegación de tal registro y no libera al funcionario de su obligación de revisar todas y cada una de las piezas procesales que aparecen en el proceso.
Agrega que con base en la normativa supranacional anterior a la vigente, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que aun cuando no se presenten observaciones en el trámite de la solicitud de registro de una marca es un deber de la autoridad nacional competente realizar el respectivo examen a la luz de las causales de irregistrabilidad, y que en el evento de estar la solicitud incursa en una de ellas debe negar de oficio el registro.
Considera la actora que la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no sugiere la calidad ni la especie de los productos a los que se aplica, razón por la cual la Superintendencia erró al efectuar el examen de fondo sobre su registrabilidad.
CUARTO CARGO.- El artículo 278 de la Decisión 486 señala que con el ánimo de consolidar un sistema de administración, entendiéndose que debe observarse, entre otros, el principio de seguridad jurídica y de uniformidad en las decisiones administrativas a nivel comunitario, los países miembros se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión, pues no es de buen recibo que unas mismas disposiciones tengan una interpretación en un país miembro y otra diferente en otro país miembro, ya que lo que persigue la Comunidad es la uniformidad en las decisiones para garantizar una adecuada aplicación de las normas.
La Superintendencia violó el citado artículo 278, pues pese a que se probó que el signo DEPORTE INTERNACIONAL para la Clase 16 fue otorgado en Ecuador, Perú y Venezuela para distinguir productos de la Clase 16, con fundamento en las normas comunitarias lo negó.
2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Nación Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados, sostuvo:
Que los actos acusados se ajustan a la normativa comunitaria, pues el signo solicitado para registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486, en cuanto indica de manera clara, inmediata y directa las características propias de los temas que se van a tratar en las revistas, producto comprendido en la Clase 16, razón por al cual la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no es distintiva y, por tanto, es irregistrable.
Sostiene que al otorgar el registro del signo DEPORTE INTERNACIONAL para distinguir los productos de la Clase 16 se imposibilitaría a los terceros que suministran los mismos productos que utilicen dentro de la actividad que desarrollan tales expresiones, lo que constituiría una ventaja competitiva para el titular, en tanto los consumidores podrían verse motivados a adquirir los artículos por la información que proporciona el signo.
Por último, pone de presente que el hecho de que el signo en cuestión haya sido registrado en otros países y a otros titulares no deriva derecho alguno para que aquí tenga que ser otorgado, ya que se trata de actuaciones distintas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho.
III.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:
“PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. Además, el signo no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
“SEGUNDO-. Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
“TERCERO.- Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
“CUARTO.- Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferentes de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.
“QUINTO.- A los efectos de juzgar sobre la registrabilidad de la denominación compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conformen. Si de la denominación forman parte uno o más vocablos que brindan al conjunto la fuerza distintiva suficiente, el signo podrá ser objeto de registro.
“SEXTO.- La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución”.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó, por solicitud de la parte actora, los artículos 134, 135, literal e), y 150 de la Decisión 486, pero no así el artículo 278 de la misma normativa, pues consideró que dicho precepto corresponde a obligaciones asumidas por los Países Miembros que no son invocables por particulares; asimismo, interpretó de oficio los literales a) y b) del artículo 135, ibídem.
Las disposiciones de la Decisión 486 antes citadas, establecen:
“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
“Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
“a) Las palabras o combinación de palabras;
“b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monografías, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
“c) Los sonidos y los olores;
“d) Las letras y los números;
“e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
“f) La forma de los productos, sus envases o envolturas;
“g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.
“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
“a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior.
“b) Carezcan de distintividad;
“c) …
“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
“f) …”.
“Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso de que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
El signo DEPORTE INTERNACIONAL (nominativo) cuya solicitud de registro fue negada mediante los actos acusados pretende distinguir “Revistas, publicaciones, todo tipo de impresiones, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; calendarios; calcomanías, cancioneros, carteles; catálogos; tarjetas”, productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Dicho signo, a juicio de la actora, es novedoso, fantasioso, evocativo, sugestivo y no describe productos para deportistas.
Sobre el particular, la Sala considera que la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no es novedosa, ni fantasiosa, ni sugestiva, ni evocativa y si descriptiva, pues la combinación de las dos palabras que la componen (DEPORTE e INTERNACIONAL) lo único que hace es describir la característica de los productos a identificar con dicha marca, luego el consumidor medio no tendría que utilizar su imaginación, es decir, realizar un proceso deductivo entre la marca y los productos, lo que en la doctrina se ha denominado marca evocativa, las cuales sí son susceptibles de registro, ya que al encontrar, por ejemplo, una revista identificada con dicha marca, sin hacer esfuerzo alguno podría estar seguro que está adquiriendo una revista cuyo tema es, precisamente, el deporte internacional.
En consecuencia, si bien es cierto que la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no describe productos exclusivos para deportistas, como lo sostiene la actora, también lo es que sí describe o explica el contenido de tales productos, llámense catálogos, boletines, informativos, revistas, periódicos, etc., luego el consumidor que pretenda adquirirlo, sea o no deportista, lo hará porque es de su interés el deporte internacional.
Resulta, entonces, que no prospera el cargo referente a la violación de los artículos 134 y 135, literal e), de la Decisión 486, pues es evidente que el signo DEPORTE INTERNACIONAL es descriptivo o explicativo del contenido del producto que pretende amparar, razón por la cual al otorgarse su registro se impediría a todos los demás fabricantes de los productos mencionados (revistas, folletos, etc.), cuyo tema también es el deporte internacional, anunciar dicho contenido, lo cual, como bien lo sostuvo la Superintendecia de Industria y Comercio, los colocaría en situación de inferioridad competitiva.
Ahora bien, debe precisarse que el signo en controversia consiste exclusivamente en la denominación que sirve en el comercio para designar el contenido de los productos que pretende distinguir, exclusividad que impide su registro.
En cuanto a que se violó el artículo 150, ibídem, que establece la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de fondo, independientemente de que se presenten o no oposiciones, esta Corporación encuentra que dicha violación se daría, por ejemplo, si al no haberse presentado oposiciones la Administración omitió llevar a cabo el examen de fondo, y no simplemente, como lo hace la demandante, afirmando que erró en dicho examen por no estar de acuerdo con su criterio.
Finalmente, la Sala destaca que la circunstancia de que en otros países miembros de la Comunidad Andina de Naciones haya sido registrada como marca la expresión DEPORTE INTERNACIONAL no vicia de legalidad los actos acusados, dado que cada una de las oficinas nacionales competentes es autónoma en adoptar las decisiones y, por tanto, el registro en un país miembro no obliga a ningún otro de los países miembros a actuar en el mismo sentido, siendo lo relevante en el otorgamiento de un registro que se encuentre conforme con las normas comunitarias, conformidad que, en últimas, en Colombia corresponde definir a la jurisdicción contencioso administrativa.
Concluye la Sala que el signo DEPORTE INTERNACIONAL es irregistrable para distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual encuentra ajustadas a derecho las Resoluciones acusadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente
RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Publicado Por: julio 7, 2015