11001-03-24-000-2003-00137-01 Sección 1 2008 [Consejo de Estado]

MARCA NOTORIA - Definición; protección

 

Respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 038-IP-2007 indicó: “La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.”

 

HARRODS - Marca notoria; pruebas / IDENTIDAD MARCARIA - HARRODS BUENOS AIRES y HARRODS LONDRES

 

En dos ocasiones, la Sala ha examinado la notoriedad de la marca HARRODS, cuyo titular es la sociedad HARRODS LIMITED, domiciliada en Londres (Inglaterra), reconociendo en ambos casos la notoriedad de la misma. Señaló: (…). Es importante señalar además que el apoderado de la mencionada sociedad allegó, entre otros, constancias de los registros marcarios a nivel mundial, reporte de los productos vendidos con la marca en disputa, fotocopias de guías turísticas y revistas que hacen referencia al almacén HARRODS en Londres, los cuales refuerzan el reconocimiento de marca notoria que se le dio al signo en discusión. Ahora bien, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca HARRODS, se procederá a analizar la confundibilidad de ésta con la opositora. Al respecto la Resolución acusada estableció: “Así las cosas, y dando aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta Delegatura considera que entre el signo HARRODS y las solicitudes anteriores de marca HARRODS  se presenta plena identidad en el ámbito denominativo, identidad que por lo anteriormente expuesto descarta todo estudio de similitud, pues hace evidente y perceptible a simple vista el error, al que se puede llevar al consumidor…”. Considera la Sala que aunque no es necesario el estudio de similitud debido a la plena identidad de los signos cotejados, no es aplicable en el caso concreto el criterio que establece que por la diferencia de productos y servicios que ambos amparan, pueda otorgarse el registro de la marca, ya que como se explicó anteriormente, el signo HARRODS, cuyo titular es la sociedad HARRODS LIMITED, es una marca notoria que tiene una protección especial, en la cual no es relevante ni la clase ni el territorio en que la misma haya sido registrada. En consecuencia, no es posible el registro de la marca HARRODS  en la clase 36 internacional, a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, lo que impone a la Sala declarar la nulidad de la Resolución acusada.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00137-01

 

Actor: HARRODS LIMITED

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad HARRODS LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, contra la Resolución No. 34741 del 29 de octubre de 2002 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca HARRODS en la clase 36 internacional y se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HARRODS LIMITED.

 

 

I.- ANTECEDENTES

 

1. Las pretensiones de la demanda

 

La demanda instaurada busca la nulidad del acto acusado y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se declare fundada la oposición presentada por HARRODS LIMITED contra la solicitud de registro de la marca HARRODS de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

 

 

b.- Los hechos de la demanda

 

Los hechos que cita la parte actora como fundamento de sus pretensiones son, en forma resumida, los siguientes:

 

Indicó que el 18 de octubre de 1996 la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED solicitó el registro de la marca HARRODS para identificar servicios bancarios y financieros en general, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

El 7 de enero de 1997 se publicó, en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 440, la solicitud de registro de la marca HARRODS. La sociedad HARRODS LIMITED presentó oportunamente oposición en contra de dicha solicitud aduciendo que la marca HARRODS cuya propietaria es HARRODS LIMITED  es una marca notoria, razón por la cual se configura la causal de irregistrabilidad consagrada en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Añadió que los derechos que tiene HARRODS LIMITED sobre el nombre comercial HARRODS, se encuentran protegidos por el artículo 8 del Convenio de Paris y configuran la causal de irregistrabilidad del literal b), artículo 83 de la Decisión 344.

 

Mediante Resolución No. 3268 del 24 de febrero de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada por HARRODS LIMITED contra la solicitud de la marca HARRODS y en consecuencia, negó el registro de la misma. Explicó que aunque las solicitudes anteriores de registro de la marca HARRODS a nombre de HARRODS LIMITED no amparaban servicios relacionados con la marca solicitada, la coexistencia de las marcas en el mercado podían llevar a los consumidores a engaño respecto de la procedencia u origen de los productos.

 

Indicó que HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 3268 del 24 de febrero de 1998, para que la misma fuera revocada y se concediera el registro solicitado.

 

Adujo que HARRODS LIMITED presentó en varias ocasiones pruebas adicionales sobre la notoriedad de la marca y uso del nombre comercial HARRODS, así como una providencia proferida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil, mediante la cual se declaró la nulidad de la marca HARRODS  a favor de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

 

Finalmente sostuvo que mediante Resolución 34741 del 29 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó la Resolución 3268 del 24 de febrero de 1998 y otorgó el registro de la marca HARRODS a favor  de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED para identificar servicios de la clase 36 internacional. Se fundamentó la decisión en que aunque las marcas cotejadas son idénticas, los servicios y productos que cada una pretende distinguir no se relacionan.

 

 

1. c) Normas violadas y Concepto de la violación

 

La parte actora adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los literales b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, anteriormente literales b), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

 

 

Manifestó que la Resolución 34741 del 29 de octubre de 2002 no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por HARRODS LIMITED, las cuales demostraban que tanto la marca como el nombre comercial HARRODS eran notorios y por tanto impedían el registro de la marca HARRODS solicitada por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

 

Expresó que de acuerdo con la causal de irregistrabilidad del literal h), artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente artículo 83, literales d) y e) de la Decisión 344), la misma deberá aplicarse cuando la marca sobre la cual se reividican derechos anteriores es idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada y es notoria.

 

Explicó que el primer presupuesto se debe entender cumplido, comoquiera que la marca HARRODS de propiedad de HARRODS LIMITED  es idéntica a la marca HARRODS, solicitada por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED.

 

Respecto del segundo presupuesto manifestó que HARRODS LIMITED presentó múltiples pruebas que demostraban la notoriedad de la marca tanto en Inglaterra como en el resto del mundo, para el momento en que se solicitó el registro de HARRODS por parte de HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED en Colombia.

 

Señaló que la administración debió aplicar la legislación vigente al momento en que HARRODS LIMITED ejerció su derecho de oposición, con el fin de establecer su procedencia. Explicó que la oposición se presentó el 18 de octubre de 1996, razón por la cual era la Decisión 344 la aplicable al caso concreto. Sostuvo que el cambio de legislación durante el trámite del registro no implica que la nueva ley pudiera aplicarse retroactivamente.

 

Añadió que al ser idénticas la marca que pretendía registrase con la registrada, sólo existía la obligación para HARRODS LIMITED de demostrar el registro de la marca y su notoriedad en el exterior, pero como ya se había demostrado el registro de la marca en Inglaterra, únicamente quedaban por analizar las pruebas de notoriedad allegadas.

 

Expresó que la Decisión 344 no contemplaba término alguno para hacer valer las pruebas que fundamentan la oposición, sino que simplemente establecía un término de 30 días siguientes a la publicación para presentar oposición a la solicitud de marca. En consecuencia estableció que no existiendo norma especial, debía recurrirse a lo indicado por el artículo 34 del C.C.A., razón por la cual ha debido la Superintendencia valorar todas las pruebas de notoriedad aportadas por el opositor.

 

Sostuvo que HARRODS LIMITED probó los cuatro criterios que establece el artículo 84 de la Decisión 344 para determinar si una marca es notoria. Respecto de la extensión del conocimiento de la marca HARRODS entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada, presentó pruebas de las ventas que se han efectuado con dicha marca no sólo en Inglaterra sino en países de Centro y Suramérica.

 

Indicó que la intensidad de la publicidad efectuada de la marca HARRODS por HARRODS LIMITED se probó con un reporte sobre la cantidad de dinero que se ha invertido a través de los años en la promoción de los productos y servicios identificados con el signo HARRODS.

 

Manifestó, entre otros, para demostrar la antigüedad y uso constante de la marca, que HARRODS LIMITED se constituyó en 1849 como un establecimiento comercial, anexando certificado de registro de HARROD´S STORES LIMITED del 15 de noviembre de 1889, certificado de registro del cambio de nombre por HARRODS LIMITED del 31 de marzo de 1920, etc.

 

Así mismo presentó certificados de registro de la marca HARRODS en los siguientes países: Suecia, Francia, Japón, Panamá, Australia, Alemania, Canadá, Dinamarca, Italia, México, Tailandia, Portugal y Estados Unidos de América.

 

Para probar el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca, allegó ante la administración reporte de las ventas efectuadas por HARRODS LIMITED en Inglaterra entre 1974 y 1996, así como una tabla de ventas a clientes de Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Guyana durante los años de 1994, 1995 y 1996.

 

Precisó que la marca notoria constituye una excepción al principio de especialidad de las marcas, razón por la cual debe protegerse independientemente de los productos o servicios que ampare o pretenda amparar la marca idéntica o similar con la cual se encuentra en conflicto.

 

Argumentó igualmente violación directa del literal b), artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente literal b) del artículo 83 de la Decisión 344) en concordancia con el artículo 8 del Convenio de Paris, toda vez que la marca que se solicitaba para registro, reproduce el elemento esencial del nombre comercial HARRODS LIMITED.

 

Indicó que mediante el artículo 8 del Convenio de París se protege el nombre comercial HARRODS LIMITED, comoquiera que tanto Colombia como Inglaterra hacen parte de dicho tratado, el cual en el artículo aludido señala: “El nombre comercial estará protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio”.

 

Sostuvo que tres son los requisitos que deben cumplirse para que la causal de irregistrabilidad de que trata el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 (anteriormente literal b) del artículo 83 de la Decisión 344) resulte aplicable:

 

• Que la marca solicitada sea idéntica o semejante a un nombre comercial.
• Que el nombre comercial se encuentre protegido.
• Que el uso de la marca solicitada pueda generar riesgo de confusión entre los productos o servicios de las partes o de asociación entre las compañías para el público consumidor.

 

Concluyó que encontrándose probados los anteriores requisitos, debió la administración concluir que la marca HARRODS solicitada por HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, se encontraba incursa en la mencionada causal.

 

 

d.- Las razones de la defensa

 

La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa:

 

Que con la expedición del acto administrativo acusado no se violaron las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Sostuvo que la Decisión 486 es la aplicable al caso concreto, siendo el mismo el régimen legal que se adoptó por la Superintendencia.

 

Adujo que la parte demandante no presentó oposición alguna contra el registro de la marca HARRODS ni tampoco interpuso los recursos que proceden en la vía gubernativa.

 

Insistió que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como el Consejo de Estado han establecido como tres los requisitos que debe reunir un signo para poder registrarse como marca.

 

Indicó que aunque existen semejanzas entre los signos cotejados, no se presenta confundibilidad entre las mismas toda vez que distinguen productos de clases totalmente diferentes, razón por la cual no se presenta confusión directa ni indirecta.

 

Concluyó que la resolución acusada se ajusta a pleno derecho y no vulnera normas de carácter superior.

 

 

e.- La actuación surtida

 

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

 

Por auto del 22 de agosto de 2003 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fl. 62 y 63).

 

Por auto visible a folios 82 y 83 se abrió a pruebas el proceso y se decretaron las pedidas por las partes.

 

Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de tal derecho el apoderado de la parte demandada (fls. 113 a 115) y el apoderado de la sociedad actora (fls. 116 a 128).

 

Mediante proveído del 25 de agosto de 2006 se solicitó la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, dio respuesta a la referida solicitud (fls. 212 a 226) mediante la interpretación prejudicial No. 038-IP-2007 del 11 de abril de 2007.

 

 

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó en el proceso No. 038-IP-2007:

 

“PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

 

La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiese, lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

 

De conformidad con el artículo 128 de la Decisión 344, en caso de que la legislación interna del País Miembro contemplare un sistema de registro para el nombre comercial, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas así como la reglamentación que al efecto establezca dicho País Miembro.

 

CUARTO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

 

QUINTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

 

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre las marcas en conflicto y entre la marca registrada y el nombre comercial con el cual la demandante, también, observa.

 

SÉPTIMO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por éste solo hecho, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

 

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

 

Estos mismos criterios, deben ser aplicados por el Juez Consultante para el caso de juzgar sobre la notoriedad de un nombre comercial protegido.

 

OCTAVO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente.”

 

 

III. -CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Mediante la Resolución 34741 del 29 de octubre de 2002, la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, mediante el cual revocó la resolución impugnada y en consecuencia, concedió el registro de la marca HARRODS para distinguir productos de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Es importante en principio establecer, así como se ha hecho en reiteradas ocasiones tanto por el Tribunal Andino de Justicia como por esta Corporación, que la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, razón por la cual si la norma que se encontraba vigente al momento de la solicitud del registro del signo es derogada en el trámite del mismo, deberá dársele aplicación a la misma con el fin de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho.

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, solicitó el registro de la marca HARRODS (nominativa) el día 18 de octubre de 1996, fecha para la cual se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comunidad Andina, se aplicará dicha norma y no la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, la cual empezó a regir el 1 de diciembre de 2000.

 

Respecto de las normas que deben aplicarse en el aspecto procedimental, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, razón por la cual regirá en el presente caso la Decisión 486.

 

En consecuencia se estudiarán como normas vulneradas las contenidas en el artículo 83, literales b), d) y e) de la Decisión 344 los cuales señalan:

 

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

(…)

 

1. b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

 

(…)

 

1. d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

 

1. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

 

(…)”

 

Analizará la Sala si la marca HARRODS, propiedad de la sociedad HARRODS LIMITED constituye una marca notoria y por lo tanto puede aplicársele la protección especial que establecen las normas comunitarias.

 

Respecto de la marca notoria, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 038-IP-2007 indicó:

 

“La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

 

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.”

 

En dos ocasiones[1], la Sala ha examinado la notoriedad de la marca HARRODS, cuyo titular es la sociedad HARRODS LIMITED, domiciliada en Londres (Inglaterra), reconociendo en ambos casos la notoriedad de la misma. Señaló:

 

“La expresión HARRODS, como signo distintivo, data de 1849, año en el cual se abrió en Londres, Inglaterra una tienda de comestibles con dicho nombre. En 1889, el almacén se convirtió en una compañía de responsabilidad limitada adoptando la razón social de HARRODS LIMITED.

 

El almacén HARRODS comenzó a realizar ventas por catálogo tanto a nivel local como internacional y hoy en día el almacén vende una amplia gama de productos tales como cosméticos, joyas, ropa, juguetes, comida, artículos para el hogar, libros y maletería, los cuales son portadores de la marca HARRODS.

 

HARRODS LIMITED invierte en publicidad de su marca aproximadamente DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL LIBRAS ESTERLINAS anuales. Sus productos han  sido objeto de campañas publicitarias en revistas de los Estados Unidos, América y Europa, no estando exenta Colombia.

 

La marca HARRODS se encuentra registrada en diferentes países del mundo: Australia, Austria, Bahrain, Benelux, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Marruecos, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá. Paraguay, Portugal, Singapur, Suráfrica, España, Suiza, Suecia, Sri Lanka, Taiwán, Tánger, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, Zimbawe, Colombia.

 

Respecto de nuestro país, obran certificaciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio según las cuales se encuentra en trámite la solicitud de registro de la marca HARRODS (NOMINATIVA) solicitada por HARRODS LIMITED para distinguir productos cosméticos y perfumería comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza e impresos, cartón, artículos de escritorio, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Se encuentra igualmente registrada la marca HARRODS (Nominativa) a favor de HARRODS LIMITED para distinguir: artículos de cuero e imitaciones de cuero, maletas, baúles y bolsos de viaje, productos comprendidos en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; artículos de porcelana, de vidrio, cerámica, utensilios domésticos, productos comprendidos en la Clase 21; juguetes, juegos y entretenciones, comprendidos en la Clase 28; servicios de órdenes por correo, distribución y entrega de mercaderías, comprendidos en la Clase 39; servicios de venta al detalle por correo, servicios de venta al detalle en tienda de departamentos, servicios de distribución y venta de mercancías, servicios de restaurante, de bar, de café y de cafetería, servicios de procuración de alimentos, comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

La marca HARRODS indudablemente cumple con los requisitos previstos en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para ser considerada como una marca notoria, por lo que el registro de una marca idéntica, así sea para distinguir productos comprendidos en una clase distinta de aquellas donde se encuentran productos de esa marca, configura la causal de irregistrabilidad prevista en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 que señala:

 

Artículo 84.

‘(...)

 Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destina a productos o servicios distintos’”.

 

Es importante señalar además que el apoderado de la mencionada sociedad allegó, entre otros, constancias de los registros marcarios a nivel mundial, reporte de los productos vendidos con la marca en disputa, fotocopias de guías turísticas y revistas que hacen referencia al almacén HARRODS en Londres, los cuales refuerzan el reconocimiento de marca notoria que se le dio al signo en discusión.

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca HARRODS, se procederá a analizar la confundibilidad de ésta con la opositora. Al respecto la Resolución acusada estableció:

 

“Así las cosas, y dando aplicación a los criterios anteriormente establecidos, esta Delegatura considera que entre el signo HARRODS y las solicitudes anteriores de marca HARRODS  se presenta plena identidad en el ámbito denominativo, identidad que por lo anteriormente expuesto descarta todo estudio de similitud, pues hace evidente y perceptible a simple vista el error, al que se puede llevar al consumidor.

 

Sin embargo, aunque puede verificarse plena coincidencia entre los signos, los servicios y productos que se pretenden distinguir con unos y otros signos no coinciden, ni siquiera llegan a relacionarse. Por lo que no se verifican los dos supuestos de hecho necesarios para negar la solicitud de la referencia.”

 

Considera la Sala que aunque no es necesario el estudio de similitud debido a la plena identidad de los signos cotejados, no es aplicable en el caso concreto el criterio que establece que por la diferencia de productos y servicios que ambos amparan, pueda otorgarse el registro de la marca, ya que como se explicó anteriormente, el signo HARRODS, cuyo titular es la sociedad HARRODS LIMITED, es una marca notoria que tiene una protección especial, en la cual no es relevante ni la clase ni el territorio en que la misma haya sido registrada.

 

En consecuencia, no es posible el registro de la marca HARRODS  en la clase 36 internacional, a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, lo que impone a la Sala declarar la nulidad de la Resolución acusada.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A :

 

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 34741 del 29 de octubre de 2002 por la cual se declaró infundada la oposición de la sociedad HARRODS LIMITED y se concedió el registro de la marca HARRODS para distinguir productos comprendidos en la clase 36 internacional a la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED, proferida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro correspondiente a la marca HARRODS para distinguir productos comprendidos en la Clase 36 Internacional, a favor de la sociedad HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED y publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO              CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                          Presidente

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA            MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN       

[1] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 22 de octubre de 2004. Exp: 2002-0325. Actor: HARRODS LIMITED. C.P.  Olga Inés Navarrete Barrero.

Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del  24 de enero de 2008. Exp: 2002-00326. Actor: HARRODS LIMITED. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.