MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión en el cotejo del prefijo de uso común: ACTI / ACTIV - Registrabilidad al no existir confusión con ACTIN al excluir el prefijo ACTI / PREFIJO DE USO COMUN - Elemento adicional del signo ACTI que da distintividad

 

Advierte la Sala que tratándose de marcas farmacéuticas, la expresión“ ACTI” constituye un prefijo de uso común, de ahí la diversidad de marcas que lo emplean, verbigracia, ACTI.BRUSH, ACTIBREV, ACTIRA, ACTICAP, ACTISAN, ACTISORB, ACTIGEN, ACTINEL, ACTIPLAS, ACTIVAX, ACTIDERM, ACTINIC, ACTIPIEL, ACTICER, ACTIMOX, ACTIGALL, ACTIPHOS, ACTIPAN, ACTISERYL, ACTIVELLE, ACTIPARINE,  ACTIVHALER, ACTILYSE Y ACTIN, según lo acredita la Superintendencia de Industria y Comercio en las certificaciones obrantes a folios 112 a 146 del cuaderno principal. Ello implica considerar que tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer  si se da o no la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, según lo advierte la Interpretación Prejudicial. De tal manera que tomando la impresión de conjunto del signo se tiene que el elemento diferente en la marca solicitada para registro está constituido así: -V  y en la marca previamente registrada, así; N. Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues las consonantes V y N tienen una estructura gráfica parecida, al punto que si a la V se le adiciona a su izquierda una raya vertical, queda convertida en N y si a esta se le suprime ese trazo vertical bien puede parecer una V; y el hecho de que a la marca solicitada para registro se le anteponga un guión, ello no le imprime la suficiente distintividad que se requiere cuando de marcas farmacéuticas se trata pues, por lo general, éstas son solicitadas por el consumidor a quien las expende y un guión no admite pronunciación. La similitud en la estructura gráfica a que se ha hecho mención se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas consonantes. Cabe resaltar, además, que las numerosas marcas que utilizan el prefijo de uso común “ACTI”, a que se aludió anteriormente, tienen un elemento adicional bien diferenciado, lo que no ocurre en este caso, pues, por ejemplo, BRUSH, BREV, TIRA, CAP, SAN, SORB, GEN, NEL, PLAS, VAX, DERM, NIC, PIEL, MOX, PHOS, NEX, SERYL, VELLEPARINE, VHALER , etc., no tienen ninguna relación de semejanza entre sí. Por ello es procedente denegar las pretensiones de la demanda.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00182-01

 

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución núm. 39033 de 29 de noviembre de 2002 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

 

 

I.1.-Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

 

1.- Explica que la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ACTI-V (mixta), para distinguir “Confitería medicada” de la clase 5a Internacional de Niza.

 

2.- Afirma que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal, la compañía NOVAMED S.A., presentó observaciones con base en la existencia de la marca ACTIN registrada a su nombre en la misma  clase 5a.

 

3.- Resalta que, así mismo, se presentaron observaciones por parte de “LABORATORIOS BIOLÓGICOS FARMACÉUTICOS COMERCIANDO COMO LABIOFAM” con base en la existencia de la marca BACTIVEC (mixta); de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, con base en la solicitud de registro de la marca DANONE ACTIV en la clase 30 y de la señora MARIA MINERVA CORTES OSORIO con base en la marca ACTIVE DAY, registrada en la clase 3a.

 

4.-Señala que una vez agotada la etapa de alegatos, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró mediante la Resolución núm.22751 de 24 de julio de 2002, infundadas las oposiciones presentadas, concediendo el registro de la marca ACTI-V (mixta) en favor de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

 

5.- Expone que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio  al resolver el recurso de reposición interpuesto oportunamente por la sociedad NOVAMED S.A., confirmó la Resolución que declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta ACTI-V a favor de la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., argumentando que los signos ACTIN y ACTI-V “no presentan similitudes grafica, ortográfica, fonética ni conceptual”.

 

6.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al decidir el recurso de apelación revocó las decisiones anteriores y declaró fundada la oposición presentada por NOVAMED S.A. En consecuencia, negó el registro de la marca solicitada.

 

I.2.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1.- Que se violaron los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se negó el registro de la marca “ACTI-V” (mixta) por considerarla confundible con la marca “ACTIN”,  siendo que dicho signo sí es distintivo.

 

Señala que la palabra “ACTI” es de uso común para distinguir productos alimenticios y si la marca “ACTIN” de NOVAMED S.A., coexiste con otras que al igual que la solicitada, reproducen e incluyen dicha expresión “ACTIN”, en el sentido de usar tal expresión de uso común, también podrá hacerlo con la que se pretende registrar.

 

Resalta que existen más de 25 registros de marca en Colombia que incluyen la palabra “ACTI”, verbigracia ACTI-BRUSH, ACTI-BREV, ACTORA, ACTICAP, ACTISORB, ACTIGEN, ACTICAP, etc.

 

Explica que la marca solicitada cuenta con elementos adicionales a la palabra “ACTI”, los cuales le otorgan la distintividad necesaria para ser recordada de forma especial e independiente por parte de los consumidores; además, el elemento gráfico que compone la marca solicitada y el tipo de letra en que se expresa la palabra

 

“ACTI”, le otorgan a “ACTI-V” (mixta), la distintividad y caracterización necesaria para ser registrada como marca.

Insiste en que resulta evidente que la marca solicitada no es idéntica a la previamente registrada, en primer lugar porque “ACTI-V” es un signo mixto, mientras que “ACTIN” es una marca nominativa y, en segundo lugar, porque existen diferencias entre los signos a nivel ortográfico y visual.

 

Sostiene que el examen de registrabilidad efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, es incorrecto y va en contra de las reglas jurisprudenciales y doctrinales del cotejo marcario. Si bien es cierto que la regla general es que los signos deben ser examinados en conjunto, teniendo en cuenta todos y cada uno de los elementos que lo conforman, también lo es que el Tribunal Andino de Justicia, el Consejo de Estado y la demandada han utilizado el criterio según el cual, tratándose de expresiones que incluyen partículas o prefijos genéricos, descriptivos o de uso común, éstos deben extraerse de la comparación entre los signos que los contienen.

 

Reitera que la palabra “ACTI” es de uso común en Colombia dentro de las marcas registradas en la clase 5a Internacional y, en consecuencia, dicha partícula puede ser usada libremente por los competidores y no puede considerarse como el elemento distintivo de los signos que lo contienen.

 

Anota que “ACTIN” y “ACTI-V” (MIXTA) no son confundibles, a pesar de compartir la partícula de uso común “ACTI”, consideración que encuentra sustento en la coexistencia pacífica de 28 marcas que también incluyen dicha partícula.

 

Agrega que el elemento gráfico del signo “ACTI-V” (mixta) solicitado no predomina simplemente por el hecho de que la palabra “ACTI” sea de uso común, sino porque es en si mismo, distintivo y prevalece dentro del conjunto. Los cambios de tonalidad entre los elementos que conforman la grafica, el tipo de letra y la forma especial en que se encuentra la palabra ACTI-V, la simulación de un signo de visto bueno en la letra “V” al final del signo solicitado, son elementos gráficos especiales y distintivos que predominan y serán recordados plenamente.

 

Sostiene que las marcas no son confundibles y en consecuencia su coexistencia en el mercado es posible, puesto que no se generará riesgo de confusión ni de asociación, además de que en el mercado ya existen varias marcas que a pesar de incluir la palabra “ACTI” en su configuración coexisten sin problema con la del opositor.

 

Estima que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es una norma prohibitiva y en consecuencia de aplicación restrictiva. Es decir,  que si no concurren los supuestos de hecho en ella contenidos, la misma no es aplicable y el registro de marca solicitado debe ser concedido.

 

2.- Argumenta que se violó el inciso 2o del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, porque la Resolución demandada fue expedida sin tener en cuenta todos los argumentos esgrimidos y las pruebas que estaban en el expediente al momento de decidir los recursos interpuestos.

 

Aduce que la demandada no se refirió a las pruebas aportadas dentro del trámite administrativo que demuestran que la palabra “ACTI” es de uso común para distinguir productos de la clase 5a Internacional.

 

Estima que al ser “ACTI”  de uso común,  hace irrelevante la coincidencia en cuanto a dicha palabra se refiere, teniendo en cuenta que lo que la diferencia de las demás son los elementos gráficos que acompañan a la expresión de uso común.

 

Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta la importancia del elemento gráfico que hace parte de la marca solicitada, ya que se limitó a desvirtuarla al considerar que la “V” al final semeja un visto bueno lo que elimina cualquier posibilidad de diferenciar claramente los signos.

 

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

II.1- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.-

 

 

 

II.1.1.-  La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando en esencia lo siguiente:

Que el cotejo de conjunto y no fraccionado del que hace referencia el Tribunal Andino de Justicia en diversas Interpretaciones, encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas. Que es así como el Consejo de Estado ha establecido que el examen que se haga de marcas farmacéuticas debe ser diferente.

 

Resalta que el examen de registrabilidad no se debe hacer sobre los sufijos o prefijos de uso común, sino respecto a la otra parte de la palabra que lo complementa.

 

Considera que no obstante lo anterior no se  puede llegar al absurdo de registrar una marca que es confundible con otra  y está incursa en las causales de irregistrabilidad.

 

Aduce que la marca “ACTI-V” (mixta) carece de fuerza distintiva, ya que al realizarse el cotejo con la marca “ACTIN”, son innegables las similitudes entre las mismas, por lo que es claro que la marca solicitada no tiene la fuerza distintiva suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

 

Insiste en las similitudes gráficas, ortográficas, auditivas y conceptuales que pueden llevar al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, por cuanto la marca solicitada reproduce en igual forma las cuatro primeras letras (ACTI) de la marca registrada, diferenciándose solo por el cambio de la letra N por la letra V al final de la palabra, situación que no genera suficiente fuerza distintiva máxime cuando identifican productos relacionados en la misma clase y dirigidos al mismo mercado.

 

Expresa que no se violó el artículo 59 del C.C.A., pues en el contenido del acto administrativo acusado se esbozaron suficientemente los fundamentos fácticos y jurídicos.

 

Considera que el argumento de la parte actora respecto de la concesión de otros registros marcarios parecidos, no es de recibo, ya que además de tratarse de actuaciones administrativas distintas a la que se debaten en el presente proceso, en cada caso en particular se aprecia el conjunto de elementos que conforman cada signo y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir.

 

II.1.2.- La sociedad NOVAMED S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, no obstante haber sido notificada personalmente del auto admisorio de la demanda, no dio contestación a la misma (folio 82 vuelto).

 

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

El acto acusado negó la solicitud de registro de la marca mixta “ACTI-V” presentada por la actora, para distinguir productos de la clase 5a Internacional, por cuanto consideró que es confundible con la marca nominativa “ACTIN”, cuyo titular es la sociedad Novamed S.A., que ampara los mismos productos de la clase 5ª  Internacional.

 

La Interpretación Prejudicial 146-IP-2005 rendida en este proceso es enfática en señalar que “En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo” (folio 196).

 

La marca mixta solicitada para registro, conforme consta a folio 8 del cuaderno de anexos, cuya fotocopia se traslada a esta providencia, se expresa así:

 

 

 

 

 

 

 

Para la Sala en esta marca prevalece el elemento denominativo. De tal manera que para el cotejo que corresponde efectuar, con miras a determinar la existencia o no de la similitud alegada en el acto acusado, se tiene en cuenta que dicho elemento en ambas marcas se expresa así:

 

    ACTI-V                          ACTIN

Solicitada para registro       previamente registrada

Advierte la Sala que tratándose de marcas farmacéuticas,  la expresión“ ACTI” constituye un prefijo de uso común, de ahí la diversidad de marcas que lo emplean, verbigracia, ACTI.BRUSH, ACTIBREV, ACTIRA, ACTICAP, ACTISAN, ACTISORB, ACTIGEN, ACTINEL, ACTIPLAS, ACTIVAX, ACTIDERM, ACTINIC, ACTIPIEL, ACTICER, ACTIMOX, ACTIGALL, ACTIPHOS, ACTIPAN, ACTISERYL, ACTIVELLE, ACTIPARINE,  ACTIVHALER,ACTILYSE Y ACTIN, según lo acredita la Superintendencia de Industria y Comercio en las certificaciones obrantes a folios 112 a 146 del cuaderno principal.

 

 

Ello implica considerar que tal expresión debe excluirse de la comparación fonética, gramatical, visual y conceptual, que corresponde efectuar en aras de establecer  si se da o no la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, según lo advierte la Interpretación Prejudicial antes mencionada, que al efecto precisa:

 

“….el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos o partículas de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.,…en estos casos, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integre el signo….” (folio 195).

 

 

De tal manera que tomando la impresión de conjunto del signo se tiene que el elemento diferente en la marca solicitada para registro está constituido así: -V  y en la marca previamente registrada, así; N.   

Para la Sala, desde el punto de vista gráfico existe similitud entre los signos, pues las consonantes V y N tienen una estructura gráfica parecida, al punto que si a la V se le adiciona a su izquierda una raya vertical, queda convertida en N y si a esta se le suprime ese trazo vertical bien puede parecer una V; y el hecho de que a la marca solicitada para registro se le anteponga un guión, ello no le imprime la suficiente distintividad que se requiere cuando de marcas farmacéuticas se trata pues, por lo general, éstas son solicitadas por el consumidor a quien las expende y un guión no admite pronunciación.

 

La similitud en la estructura gráfica a que se ha hecho mención se evidencia al realizar la comparación en forma sucesiva de las mencionadas consonantes VNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNV

NVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVNVN.

 

Cabe resaltar, además, que las numerosas marcas que utilizan el prefijo de uso común “ACTI”, a que se aludió anteriormente, tienen un elemento adicional bien diferenciado, lo que no ocurre en este caso, pues, por ejemplo, BRUSH, BREV, TIRA, CAP, SAN, SORB, GEN, NEL, PLAS, VAX, DERM, NIC, PIEL, MOX, PHOS, NEX, SERYL, VELLEPARINE, VHALER , etc., no tienen ninguna relación de semejanza entre sí.

El análisis precedente lleva a la Sala a concluir que la marca objeto del acto acusado para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional puede inducir al público en error frente a la marca previamente registrada para la misma clase; amén de que conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en tratándose de marcas farmaceúticas se requiere un examen más riguroso, teniendo en cuenta la protección de la salud y la vida.

 

Por ello es procedente denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

 

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de febrero de 2008.

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO              CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

       Presidente

 

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA          MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN