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REGISTRO DE MARCAS IDENTICAS O SEMEJANTES - Procede cuando media consentimiento expreso de su titular: BBVA y BBVA BANCOMER / DERECHOS MARCARIOS DE TERCEROS - Protección a través de la prohibición de registrabilidad de signos idénticos o semejantes salvo consentimiento expreso del titular / ACUERDOS DE COEXISTENCIA - Permisión del registro de marcas idénticas o semejantes / GRUPO EMPRESARIAL - Pertenecer al mismo grupo no autoriza el uso de la marca salvo consentimiento expreso / CAUSALES DE REGISTRABILIDAD ABSOLUTAS Y RELATIVAS - Decisión 486: consentimiento expreso del titular para el registro de signos idénticos o similares
A efectos de este fallo, debe recordarse que en sentencia de 18 de octubre de 2007 (Exp. 2003-00228, Actora: BBVA BANCOMER, S. A., C. P. Martha Sofía Sánz Tobón.), la Sección examinó la temática que en esta ocasión replantea, al decidir la acción de nulidad que interpuso la actora contra el acto denegatorio del registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. En esa ocasión, la Sala precisó que el signo era registrable porque el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 excepcionalmente permite conceder el registro de una marca idéntica o semejante a una previamente registrada cuando media consentimiento expresa de su titular. La Sala puso de presente que asi BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER formen parte del mismo grupo empresarial, no por ello forman una sola persona jurídica, de donde no pueden servirse conjuntamente de los derechos de cada uno. Advirtió que el hecho de que la primera sea titular de la marca mixta «BBVA» previamente registrada, no autoriza a la segunda a obtener el registro de la misma marca que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Empero, recalcó que el literal f) del artículo 136 idem permite el registro cuando media el consentimiento expreso de su titular. Puesto que las consideraciones allí expuestas son del todo aplicables al caso presente, resulta pertinente reiterarlas: (…). Al signo cuya registrabilidad se examina resultan aplicables las consideraciones que la Sección consignó en la sentencia que decidió el caso anterior: «No le asiste entonces razón a la Superintendencia demandada al negar el registro marcario aduciendo perjuicio al derecho de un tercero o riesgo de confusión al los consumidores pues, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada en señalar que la protección al consumidor medio frente a la confusión que pueda generar la coexistencia en el mercado de marcas similares, pretende evitar que éste crea erróneamente que los productos que amparan las marcas enfrentadas provienen de un mismo origen empresarial, lo cual como se dijo, no ocurre en este asunto, comoquiera que la percepción sobre el origen de los productos financieros ofrecidos por BBVA y BBVA Bancomer es el mismo». Resulta también oportuno recordar en cuanto al alcance de los acuerdos de coexistencia celebrados bajo la vigencia de la Decisión 486, la Sala en sentencia de 8 de noviembre de 2007 (Exp. 2002-00237, Actora: CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. (GENERAL TIRE, INC.), C.P. Camilo Arciniegas Andrade) cambió la jurisprudencia imperante mientras rigió la Decisión 344, dada la diferenciación introducida en las causales de irregistrabilidad. Sostuvo: “Empero, advierte que a la luz de la regulación normativa contemplada en la Decisión 486 este criterio solo es aplicable a las causales de irregistrabilidad absolutas contempladas en el artículo 135 ídem. No así a las causales relativas, contempladas en el artículo 136 ídem, pues la irregistrabilidad que pudiese surgir por la afectación de los derechos de propiedad industrial de un tercero se enerva cuando media su consentimiento expreso, conforme reza su literal f). Fuerza es, entonces, concluir que la SIC carecía de competencia para denegar a BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER el registro del signo «ENVÍOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir todos los servicios de la Clase 36 Internacional, pues mediaba el consentimiento expreso de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008)
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00227-01
Actor: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
Se decide en única instancia la acción de nulidad con restablecimiento del derecho ejercida por BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, contra el acto administrativo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le negó el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR», para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional de Niza[1].
I. LA DEMANDA
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, domiciliada en Colonia Xoco (México), presentó por medio de apoderado la siguiente demanda:
1.1. Pretensiones
- Que se declare nulo el acto administrativo formado por las siguientes decisiones:
- La Resolución 29950 de 2002 (20 de septiembre) por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional de Niza.
- La Resolución 38738 de 2002 (29 de noviembre) por la cual la misma funcionaria desató el recurso de reposición manteniendo su decisión inicial.
- La Resolución 42564 de 2002 (27 de diciembre) por la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución 29950 de 2002.
- Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la SIC conceder el registro de la marca y expedir el certificado correspondiente.
1.2. Hechos
El 11 de febrero de 2002, BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER presentó a la SIC solicitud de registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional de Niza.
El 17 de mayo de 2002 el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC documento en que consentía el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR», por tratarse de un mismo grupo empresarial del cual BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER es accionista mayoritaria.
Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 514 de 22 de marzo de 2002, no se presentó oposición.
Por Resolución 29950 de 2002 (20 de septiembre) la División de Signos Distintivos de la SIC negó a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER el registro del signo por considerarlo confundiblemente semejante con la marca «BBVA + GRÁFICA» previamente registrada a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según certificado N° 241.526 con vigencia hasta el 18 de septiembre de 2011.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER presentó los recursos de reposición y de apelación.
Por Resolución 38738 de 2002 (29 de noviembre) la Jefe de la División desató el recurso de reposición, manteniendo su decisión.
Por Resolución 42564 de 2002 (27 de diciembre), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial despachó el recurso de apelación confirmando en todas sus partes el acto definitivo.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La actora invoca como violados los artículos 136, literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación.
La entidad demandada infringió estas normas porque desconoció que el literal f) del artículo 136 establece como excepción a la causal de irregistrabilidad de marcas idénticas o similares que el tercero posiblemente afectado de su consentimiento.
No tuvo en cuenta que el 15 de marzo de 2002 el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. presentó escrito consintiendo de manera expresa el registro como marca del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» a favor de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.
La doctrina distingue dos casos de confundibilidad, a saber, la directa, en la que dada la similitud de los signos, el consumidor cree equivocadamente que se trata de la misma marca; y, la indirecta, que ocurre cuando cree que los signos provienen de un mismo grupo empresarial.
En este caso, la creencia de que «BBVA» y «BBVA BANCOMER» tienen un mismo origen, se corresponde a la realidad.
Igualmente se violó el artículo 150 de la Decisión 486 por interpretación errónea, pues al efectuar el examen de registrabilidad la SIC no tuvo en cuenta la excepción contemplada en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.
II. CONTESTACIONES
Fueron citados al proceso la SIC, parte demandada, y BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. en calidad de tercera interesada como titular de la marca «BBVA + GRÁFICA».
2.1. Por no haberse aportado el poder para actuar, por auto de 19 de septiembre de 2003 [2] se tuvo por no contestada la demanda por la SIC.
2.2. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. coadyuvó las pretensiones y solicitó conceder a la actora el registro como marca del signo «BBVA BANCOMER +GRÁFICA» para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER es accionista mayoritaria del grupo empresarial BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., titular del certificado N° de la marca «BBVA + GRÁFICA» para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional.
Solicita que se tenga en cuenta la autorización que le otorgó al demandante para registrar la marca objeto del presente proceso.
III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
3.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
3.2. La SIC alegó que negó el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» dado el riesgo de confusión con la marca «BBVA» previamente registrada, que reproduce en su totalidad.
Afirma que la Decisión 486 no establece la posibilidad jurídica de «determinar si entre dos empresarios existe alguna relación de orden comercial o legal que permita obviar las causales de irregistrabilidad». En otros términos, no existe disposición conforme a la cual la pertenencia de dos empresas a un mismo grupo empresarial, enerve las causales de irregistrabilidad marcaria.
Los acuerdos de coexistencia son permitidos siempre y cuando se garantice la adopción de las medidas necesarias para evitar la confusión, lo que en este asunto no se hizo.
Auncuando la pertenencia a un mismo grupo empresarial suponga un vínculo de subordinación entre las sociedades que tienen un propósito común, no por ello las sociedades pierden su personalidad jurídica propia. Por lo tanto no puede registrarse a nombre de personas diferentes una misma marca.
La Administración no puede avalar un acuerdo entre dos empresas diferentes para utilizar la misma marca para distinguir los mismos servicios.
3.3. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., actuando en su calidad de tercera interesada, no presentó alegatos.
IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 167-IP-2005 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Según se lee en la Resolución 29950 de 2002 (20 se septiembre), la SIC negó a BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR», por considerar que produce riesgo de confusión con la marca «BBVA + GRÁFICA» previamente registrada a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., para distinguir los servicios de la Clase 36 Internacional, que son los siguientes:
«Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.».
La actora argumenta que la denegación de solicitud de registro viola los artículos 136, literales a) y f) y 150 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, que establecen una excepción al registro de marcas idénticas o similares, cuando media el consentimiento expreso del tercero posiblemente afectado.
La cuestión fundamental consiste en determinar si a la luz de las reglas del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Sala, el signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» es registrable como marca para distinguir todos los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. En otras palabras, si está o no afectado de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal f) de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena cuyo tenor es como sigue:
«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
[…]
- f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;»
En la Interpretación Prejudicial pronunciada en el proceso 122-IP-2004, el Tribunal de la Comunidad Andina reiteró que para ser registrable como marca, un signo debe cumplir los siguientes requisitos:
«La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.
La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los servicios o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.
Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27).
La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de servicios.
Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Servicios y Servicios. Top Management: Bogotá. p. 77).»
El Tribunal Andino de Justicia [3] ha clasificado las marcas, atendiendo a la naturaleza del signo, así:
«La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo.
Las MARCAS DENOMINATIVAS, llamadas también nominales o verbales, «son las que utilizan un signo acústico o fonético y que está formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual».
Las MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual, por el hecho de estar dirigido a la vista con el fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa.
Las MARCAS MIXTAS son aquellas que están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento tridimensional (una o varias imágenes); o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina-siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento secundario, según predominen a primera vista los elementos tridimensionales o los acústicos.
En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento tridimensional, como ha sido sostenido por la doctrina, cuando por ejemplo se manifiesta que ésta:
Se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento tridimensional, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores, esto es, denominativas, gráficas y mixtas, se une una categoría nueva, referente a las marcas denominadas TRIDIMENSIONALES, que cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el Legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo.
Se dice que un distintivo o un elemento es tridimensional, cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de lo cual se desprende que ha de entenderse como marca tridimensional, el signo que posea volumen, es decir, que ocupe por sí mismo, un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, si no que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no se podrá calificar como tridimensional.»
Así mismo, se ha referido al especial análisis de registrabilidad que debe hacerse de las marcas figurativas, así [4]:
«Los signos tridimensionales —entre los cuales se encuentran los figurativos— son visualmente perceptibles y se expresan en la forma externa de imágenes, figuras o dibujos, provistos o no de significado conceptual. En ellos, indica la doctrina, la figura “se limita a evocar en la mente de los consumidores tan sólo la imagen del signo utilizado como marca: un conjunto de líneas y, en su caso, colores”; mientras que, en los figurativos, la figura “suscita en el consumidor no sólo una imagen visual, sino un determinado concepto concreto: el concepto del cual es expresión gráfica la imagen utilizada como marca; el nombre con el que es formulado este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica respectiva entre los consumidores”. En la doctrina se agrega el tipo de signo tridimensional que “evoca en la mente de los consumidores un concepto abstracto o ‘motivo’ al que se asciende a través de un proceso de generalización” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 29 y ss.).
El Tribunal ha señalado a este propósito que el análisis sobre la distintividad suficiente de la marca figurativa “requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto tridimensional propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los consumidores. (…) la regla … se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer …” (Sentencia dictada en el expediente Nº 14-IP-97, del 17 de abril de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio del mismo año, caso marca “FIGURATIVA”). Por tanto, para verificar si el signo figurativo no se encuentra incurso en las prohibiciones y cumple los requisitos para su registro como marca, será necesario analizar la forma externa de la imagen, figura o dibujo, así como su significado conceptual.»
El signo solicitado se presenta así:
El signo previamente registrado es el siguiente:
A efectos de este fallo, debe recordarse que en sentencia de 18 de octubre de 2007 [5], la Sección examinó la temática que en esta ocasión replantea, al decidir la acción de nulidad que interpuso la actora contra el acto denegatorio del registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para los servicios comprendidos en la Clase 36 Internacional. En esa ocasión, la Sala precisó que el signo era registrable porque el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486 excepcionalmente permite conceder el registro de una marca idéntica o semejante a una previamente registrada cuando media consentimiento expreso de su titular.
La Sala puso de presente que asi BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER formen parte del mismo grupo empresarial, no por ello forman una sola persona jurídica, de donde no pueden servirse conjuntamente de los derechos de cada uno.
Advirtió que el hecho de que la primera sea titular de la marca mixta «BBVA» previamente registrada, no autoriza a la segunda a obtener el registro de la misma marca que pertenece a un tercero, pues ese hecho configura la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Empero, recalcó que el literal f) del artículo 136 idem permite el registro cuando media el consentimiento expreso de su titular. Puesto que las consideraciones allí expuestas son del todo aplicables al caso presente, resulta pertinente reiterarlas:
«Como ya se ha dicho la parte actora asevera que en este caso no se afecta el derecho de un tercero porque BANCOMER y BILBAO VIZCAYA conforman un grupo empresarial, lo cual indica que se trata de la misma persona jurídica. Por lo tanto, resulta útil precisar el concepto de grupo empresarial a la luz de la legislación colombiana y la jurisprudencia de esta Corporación.
El artículo 28 de la Ley 222 de 1995 prescribe:
«ARTICULO 28. GRUPO EMPRESARIAL.
Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.
Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan.”
Los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, modificados respectivamente por los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, establecen el concepto de subordinación y los casos en que ésta se presume, lo cual permite concluir que el término grupo empresarial supone el concurso de entidades matrices o controlantes y entidades subordinadas, de manera que las primeras participen del 50% o más del capital de las segundas; unas y otras ostenten el derecho a elegir los miembros de la junta directiva, si la hubiere, y la matriz ejerza influencia dominante sobre las subordinadas en virtud de un “acto o negocio”.
Adicionalmente entre controlantes y controladas debe existir unidad de propósito y dirección, esto es, que la actividad de ambas se dirija a conseguir el objetivo que determine la matriz.
Lo anterior no indica que las empresas que conforman un grupo empresarial constituyen una persona jurídica diferente a aquellas que lo integran, pues no está previsto que en virtud de la subordinación o la identidad de objeto puedan fusionarse las matrices y las subordinadas. Los derechos y obligaciones de unas y otras frente a sus socios o terceros son independientes, de ahí que la ley exija la inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil[6], en aras de garantizar la seguridad jurídica. Al respecto esta Sala ha precisado lo siguiente:
“...Resulta apenas obvio que la preocupación en punto a la protección legal de los derechos de terceros, como de los socios minoritarios, se haya traducido, entre otras, en la obligación de inscripción de dichas situaciones en el registro mercantil, como quiera que éste constituye la mejor garantía de publicidad. Ya la doctrina en torno a las nuevas instituciones propias de la dinámica inherente al derecho mercantil societario, entre ellas las atinentes a la conformación de grupos empresariales; al establecimiento o comprobación de relaciones de poder, así como a las obligaciones y responsabilidades derivadas del control, ha evidenciado cómo la preocupación porque los inversionistas, asociados, acreedores y terceros en general, cuenten con la herramienta de la información respecto de la situación de las empresas con las cuales entablen relaciones o proyecten inversiones, no estuvo ausente en las discusiones previas a la expedición de la Ley 222 de 1.995.”[7] (Subraya y negrilla fuera del texto original)
En ese orden de ideas, auncuando en la demanda se asevere que Bilbao Vizcaya Argentaria y BBVA Bancomer forman parte del mismo grupo empresarial, ello no determina que uno y otro formen una sola persona jurídica que les permita servirse conjuntamente de los derechos de cada uno.
Por lo tanto, el hecho de que el primero de ellos sea titular de la marca BBVA previamente registrada, no autoriza al segundo a acceder al registro de la misma marca porque le pertenece a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Sin embargo, el literal f) de la mencionada Decisión Andina establece que excepcionalmente se puede conceder el registro de una marca previamente registrada si el tercero titular de la misma así lo autoriza».[8]
Al signo cuya registrabilidad se examina resultan aplicables las consideraciones que la Sección consignó en la sentencia que decidió el caso anterior:
«No le asiste entonces razón a la Superintendencia demandada al negar el registro marcario aduciendo perjuicio al derecho de un tercero o riesgo de confusión a los consumidores pues, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada en señalar que la protección al consumidor medio frente a la confusión que pueda generar la coexistencia en el mercado de marcas similares, pretende evitar que éste crea erróneamente que los productos que amparan las marcas enfrentadas provienen de un mismo origen empresarial, lo cual como se dijo, no ocurre en este asunto, comoquiera que la percepción sobre el origen de los productos financieros ofrecidos por BBVA y BBVA Bancomer es el mismo».
Obra en el expediente certificación suscrita por el Representante Legal del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., que hace constar:
«1. Que BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. es titular de las marcas “BBVA”.
- Que BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. es accionista mayoritario de BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.
- Que, por ello, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. autoriza y da su consentimiento a favor de BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, para que registre a su propio nombre las Marcas que se detallan a continuación, en la medida en que las siglas BBVA figuran en su denominación social […] ». [9]
Resulta también oportuno recordar en cuanto al alcance de los acuerdos de coexistencia celebrados bajo la vigencia de la Decisión 486, la Sala en sentencia de 8 de noviembre de 2007 [10] cambió la jurisprudencia imperante mientras rigió la Decisión 344, dada la diferenciación introducida en las causales de irregistrabilidad. Sostuvo:
« En relación con el alcance de los acuerdos de coexistencia de marcas a la luz del régimen marcario regulado en la Decisión 344, la Sala venía prohijando el criterio consignado en sentencia de 4 de julio de 2003 (Expediente 6207, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade) que precisó:
«Sea lo primero poner de presente que contra lo afirmado por la actora, ni el desistimiento de las observaciones, ni la suscripción del Acuerdo de Coexistencia entre ella y ALLERGAN INC. hacen que el signo ALLEGRA sea per se registrable en la clase 5ª Internacional.
El Acuerdo de Coexistencia y el desistimiento de las observaciones expresan la opinión de quienes lo suscribe sobre el riesgo de confusión. En modo alguno conllevan la consecuencia que les atribuye la actora, pues, se reitera, de suyo no hacen registrable el signo solicitado.
No puede perderse de vista que el objeto de la legislación marcaria es asegurar la protección del público consumidor y que, en tal virtud, en todos los casos, el Estado es quien dictamina sobre la confundibilidad del signo solicitado en registro tras examinarlo frente a otras marcas registradas, y que a ese fin la legislación comunitaria andina establece la prohibición de registrar marcas confundibles, precisamente para que en aras de la supremacía del interés general, pueda impedirse su coexistencia. De ahí que en orden a la eficacia del orden jurídico resulte irrelevante que sus destinatarios consientan o no sus dictados...»
Empero, advierte que a la luz de la regulación normativa contemplada en la Decisión 486 este criterio solo es aplicable a las causales de irregistrabilidad absolutas contempladas en el artículo 135 ídem. No así a las causales relativas, contempladas en el artículo 136 ídem, pues la irregistrabilidad que pudiese surgir por la afectación de los derechos de propiedad industrial de un tercero se enerva cuando media su consentimiento expreso, conforme reza su literal f).
En efecto:
Las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486 hacen relación a aquellas circunstancias internas ó intrínsecas del signo que, de llegar a presentarse, le impedirían cumplir una de las funciones primordiales de la marca, bien por carecer de distintividad, o por devenir el signo en ilícito o engañoso para el consumidor. Por tratarse de normas de orden público que se inspiran en la protección del consumidor, la SIC debe aplicarlas, sin salvedades.
Por contraste, las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486, admiten salvedades pues se erigen para proteger derechos de terceros, de donde la SIC no puede hacer caso omiso de las que la misma establece. Estas causales tienen como connotación especial el fundamentarse en situaciones emanadas de derechos de terceros que puedan verse afectados por el registro del signo solicitado.
Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el literal f) del artículo 136 contempla una excepción clara a la protección de derechos de terceros, a saber, que medie el consentimiento de quien pudiera verse afectado con el registro solicitado. Conforme a lo que se deja reseñado el consentimiento del titular del registro prioritario a que se refiere la normativa comunitaria citada afecta la atribución de los países miembros de acceder o rechazar el registro de la marca luego del examen de los requisitos, que al efecto se exigen.» (negrillas fuera de texto)
Fuerza es, entonces, concluir que la SIC carecía de competencia para denegar a BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER el registro del signo «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir todos los servicios de la Clase 36 Internacional, pues mediaba el consentimiento expreso de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Se impone, pues, anular los actos acusados y acceder a las pretensiones de la demanda. Así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO.- Declárase la nulidad de las Resoluciones 29950 de 2002 (20 de septiembre), 38738 de 2002 (29 de noviembre) y 42564 de 2002 (27 de diciembre) por las cuales la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEGUNDO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca «BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR» para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y expedir el certificado correspondiente, previo el pago de las tasas respectivas.
Tercero.- Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Cuarto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de veinticuatro de julio de 2008.
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente
RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN
Ausente con excusa
[1] Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
[2] Folio 164
[3] Proceso 113-IP-2003
[4] Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 205-IP-2005
[5] Expediente: 2003-00228, Actora: BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Consejera Ponente: Martha Sofía Sánz Tobón.
[6] Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera). Circular 007 de 1996, Título I, Capítulo 9, artículo 1°, numeral 1.3.
[7]Expediente: 2001-0388-01(7342), Actora: BBVA BANCOMER, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete
[8] Expediente: 2003-00184, Actora: SODIMAC COLOMBIA S.A., Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade.
[9] Folio 3
[10] Expediente 2002-00237, Actora: CONTINENTAL TIRE NORTH AMERICAN, INC. (GENERAL TIRE, INC.), Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade
Publicado Por: julio 7, 2015