NEW SKIN - Signo irregistrable por confusión con el signo UN SKIN tanto fonética como ortográficamente, además por identidad de productos / COEXISTENCIA EN EL MERCADO - El signo NEW SKIN no puede coexistir con UN SKIN ante semejanza fonética y ortográfica

 

Como se observa, las expresiones NEW SKIN y NU SKIN que constituyen ambas marcas son expresiones compuestas formadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, situación en la cual dichas marcas se deben considerar, en principio, como de fantasía o caprichosa, siguiendo lo precisado en la interpretación prejudicial atrás consignada. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético y no el conceptual o ideológico, pues en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “el significado de éstas no forma parte del conocimiento común",  luego no hay referente ideológico alguno que sirva como punto de comparación diferente al de la connotación puramente marcaria o distintiva del producto con el que cada una se haya llegado a asociar. Así las cosas, para su confrontación auditiva sólo cabe considerar su pronunciación literal, pudiéndose observar sin dificultad alguna que NEW SKIN y NU SKIN suenan de manera semejante, lo cual obedece, en primer lugar, a que contienen una palabra con fonemas vocálicos que suena de manera similar (NEW y NU), ya que la pronunciación de W es similar a U, y predomina al serle antepuesta la E, de modo que en su lectura puede resultar sonando casi como U; y en segundo lugar, la segunda palabra que las conforman es idéntica, esto es, SKIN. En esas circunstancias, la palabra NEW agregada a SKIN en la marca NEW SKIN no le adiciona una diferencia que evite o elimine la identidad fonética de la segunda palabra en ambas marcas, pues como se puede apreciar esa diferencia entre NEW y NU es muy débil y puede llegar a ser incluso imperceptible. De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético las marcas enfrentadas son muy semejantes, pudiéndose decir que son casi idénticas. En estas circunstancias, vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos NEW SKIN y  NU SKIN son visualmente semejantes por su escritura. En consecuencia, en esa perspectiva es notoria la semejanza entre ambos signos marcarios; lo cual sumado a la identidad de los productos, toda vez que ambos distinguen productos de la clase 3, genera un alto riesgo de confusión entre ambas marcas para el consumidor, por lo tanto no pueden convivir en el mercado con suficiente distintividad de los productos que representan, respecto del productor de cada marca, de allí que al haberse concedido el registro de la marca NEW SKIN (mixta) para productos de la clase 3, se violaron las normas invocadas en la demanda, referidas a las causales de irregistrabilidad, artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque atendida la semejanza anotada la marca NEW SKIN no tiene distintividad suficiente para poder coexistir en el mercado con la marca NU SKIN  en la misma clase de productos, sin riesgo de inducir al público en error.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

 

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil ocho (2008)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00291-01

 

Actor: NU SKIN INTERNATIONAL, INC

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

La Sala decide, en única instancia, el proceso de la referencia, promovido contra el acto mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca NEW SKIN (MIXTA) para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

I.- LA DEMANDA

 

La sociedad NU SKIN INTERNATIONAL, INC, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formula ante el Consejo de Estado las siguientes:

 

1. Pretensiones

 

1.1. Que declare la nulidad de la Resolución núm. 19086 de 24 de junio de 2002, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca NEW SKIN (mixta) para amparar cosméticos dedicados a la belleza femenina, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

1.2. Que, como consecuencia de la anterior, ordene a la entidad demandada cancelar el registro 254037 correspondiente a esa marca, y comunicar la sentencia a la entidad demandada para lo de su cargo.

 

2. Los hechos y omisiones de la demanda

 

Los hechos relevantes de la demanda se refieren a la solicitud de registro de la marca NEW SKIN (mixta) para productos de la clase 3, en especial cosméticos dedicados a la belleza femenina, presentada por la empresa INTERMARKETING EXPRESS LIMITADA, y a que la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó dicho registro mediante Resolución 19086 de 24 de junio de 2002, a juicio del memorialista sin realizar el examen de registrabilidad de dicho o haberlo de manera deficiente, pues a la vista suya estaba la irregistrabilidad del mismo por la existencia del derecho previo de la actora por el registro de la marca NU SKIN, clase 3, certificado 222.641, con vigencia de 9 de diciembre de 1999 a 9 de diciembre de 2009.

 

3. Normas violadas y concepto de la violación

 

Señala como violados por el acto administrativo acusado los artículos 150 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así:

 

3.1.- El artículo 150, en el que se ordena a la oficina nacional competente el examen de registrabilidad cuando no hay oposición a la solicitud de un registro, fue violado por falta de aplicación debido a que como atrás se expuso, la marca NEW SKIN estaba incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la citada Decisión, por lo que se concluye que al conceder su registro como marca la entidad demandada no hizo tal examen de registrabilidad de ese signo.

 

3.2.- Por lo anterior hubo falta de aplicación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que según esas circunstancias expuestas se cumplen a cabalidad todos los tres supuestos de esa norma para su aplicación, esto es, derechos de registros anteriores de un tercero; que el signo a registrar sea idéntico o se asemeje a la marca registrada, en este caso NU SKIN, con la cual NEW SKIN es similar en los aspectos gráfico, fonético y conceptual; y que ambos signos distingan los mismos productos o servicios.

 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

1.- La Superintendencia de Industria y Comercio acepta como ciertos los hechos de la demanda, pero deja a cargo de la actora la prueba de las consideraciones que expone en el hecho segundo. Sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la actora en sustento de sus pretensiones anulatorias; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y la Decisión 486 de la Comisión de al Comunidad Andina, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver sobre las solicitudes marcarias y que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, de donde solicita que nieguen las pretensiones de la demanda, por carecer de apoyo jurídico para que prosperen.

 

Cita diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los que se analizan los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca para concluir que, efectuado el examen  de la marca NEW SKIN para distinguir productos de la clase 3 a favor de la sociedad INTERMARKETING EXPRESS LIMITADA, se concluyó que cumple con los requisitos establecidos en las normas vigentes (artículo 134 de la Decisión 486) y que por ello es registrable conforme la citada Decisión.

2.- La sociedad INTERMARKETING EXPRESS LIMITADA, notificada como fue de la demanda en calidad de tercero interesado en el proceso, guardó silencio en esta oportunidad.

 

III.- PRUEBAS

 

Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportaron las partes, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción.

 

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

 

1. Las partes no hicieron manifestación alguna en esta etapa procesal.

 

2. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación se limitó a solicitar que se requiera la interpretación prejudicial de las normas comunitarias objeto de la controversia (91).

 

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

 

En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas dada bajo la referencia No. 110 IP-2006 con fecha 28 de junio de 2006, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que:

 

“1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registra se solicita, no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión 344. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

 

2. En la comparación que incluya una marca compuesta debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

 

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, cuál es el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

 

3. En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse presente cuál es elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

 

4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

 

5. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

 

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

 

Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

 

7. La Oficina Nacional Competente, hayan sido o no presentadas oposiciones, realizará obligatoriamente el examen de registrabilidad, de manera previa a conceder o negar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada (folios 121 a 122).

 

 

VI.- CONSIDERACIONES

 

1. Naturaleza de la acción

 

Como lo invoca la actora, la presente acción es la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,  dado que la actora es un tercero y se trata de un acto que concede el registro de una marca a otra persona, evento en el cual la acción se puede interponer en cualquier tiempo si se trata de causales de nulidad absoluta, o dentro de los cincos años siguientes a la concesión del registro, si las causales de nulidad invocadas son relativas.

 

Igualmente, las normas que han de considerarse en el examen de los cargos son los invocados en éstos como violados, pues corresponden a la citada Decisión, normatividad comunitaria vigente al momento de presentación de la solicitud del registro marcario enjuiciado, de allí que hayan sido el objeto de la interpretación prejudicial proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para este proceso.

 

2. Análisis de los cargos

 

2.1.- La resolución enjuiciada es la número 19086 de 24 de junio de 2002, del Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca NEW SKIN (mixta) para amparar productos cosméticos dedicados a la belleza femenina, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a petición de la empresa INTERMARKETING EXPRESS LIMITADA.

 

2.2.- La actora le atribuye la violación de los artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por conceder la marca NEW SKIN pese a estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el citado artículo 136, literal a), al ser semejante a la marca anteriormente registrada NU SKIN, en los aspectos gráfico, fonético y conceptual y ambos signos distingan la misma clase de productos; por lo que concluye que al conceder registro de NEW SKIN como marca la entidad demandada no hizo el examen de registrabilidad de ese signo, como lo manda el artículo 150.

 

2.3.- El tenor de esas disposiciones es como sigue:

 

“ART. 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular:

 

1. a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”

 

“ART. 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

 

2.4.- Por consiguiente, la cuestión planteada comporta comparar ambos signos, a fin de establecer si realmente la marca registrada NEW SKIN (mixta) es confundible o no con la marca nominativa NU SKIN registrada con antelación a aquella a favor de la actora, que según consta en autos lo fue mediante Resolución 23561 de 10 de diciembre de 1999, para distinguir productos de la clase 3 de la clasificación internacional de Niza, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, certificado núm. 222641, con vigencia por diez (10) años  (folio 12).

 

Y si en razón de ello el primer signo está o no incurso en la causal de irregistrabilidad que se invoca en la demanda, la prevista en artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

Para el efecto, ambas marcas se toman como nominativas, habida cuenta de que la parte gráfica de la marca mixta NEW SKIN no tiene significación alguna y es expresivamente irrelevante, toda vez que consiste en un recuadro que enmarca dicha expresión en letra sript ( New Skin), pero llena; por ende la parte predominante en la marca es la nominativa.

 

2.5.- Como se observa, las expresiones NEW SKIN y NU SKIN que constituyen ambas marcas son expresiones compuestas formadas por palabras que no pertenecen al idioma castellano, situación en la cual dichas marcas se deben considerar, en principio, como de fantasía o caprichosa, siguiendo lo precisado en la interpretación prejudicial atrás consignada.

 

En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético y no el conceptual o ideológico, pues en palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “el significado de éstas no forma parte del conocimiento común",  luego no hay referente ideológico alguno que sirva como punto de comparación diferente al de la connotación puramente marcaria o distintiva del producto con el que cada una se haya llegado a asociar.

 

2.6. Así las cosas, para su confrontación auditiva sólo cabe considerar su pronunciación literal, pudiéndose observar sin dificultad alguna que NEW SKIN y NU SKIN suenan de manera semejante, lo cual obedece, en primer lugar, a que contienen una palabra con fonemas vocálicos que suena de manera similar (NEW y NU), ya que la pronunciación de W es similar a U, y predomina al serle antepuesta la E, de modo que en su lectura puede resultar sonando casi como U; y en segundo lugar, la segunda palabra que las conforman es idéntica, esto es, SKIN.

 

En esas circunstancias, la palabra NEW agregada a SKIN en la marca NEW SKIN no le adiciona una diferencia que evite o elimine la identidad fonética de la segunda palabra en ambas marcas, pues como se puede apreciar esa diferencia entre NEW y NU es muy débil y puede llegar a ser incluso imperceptible.

 

De lo anterior se desprende que en el plano auditivo o fonético las marcas enfrentadas son muy semejantes, pudiéndose decir que son casi idénticas.

 

2.7. En el campo ortográfico y gramatical ocurre una situación similar a la antes observada, toda vez que aquí se aprecia que los signos están formados por dos palabras, las cuales tienen igual número de sílabas, e incluso una de ellas es idéntica en ambos signos.

 

De esa forma es evidente la confusión que resulta de la impresión de conjunto producida por las marcas, vistas como una unidad, examinadas en forma sucesiva y no simultánea, mucho más colocado en el lugar del consumidor corriente, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

 

Las semejanzas son mucho más notorias e impactantes que las diferencias  existentes entre esas marcas, como quiera que éstas se reducen a la unión de EW en la marca NEW SKIN .

 

En estas circunstancias, vistos en su conjunto, como un todo, y de manera sucesiva, los signos NEW SKIN y  NU SKIN son visualmente semejantes por su escritura.

 

3.- En consecuencia, en esa perspectiva es notoria la semejanza entre ambos signos marcarios; lo cual sumado a la identidad de los productos, toda vez que ambos distinguen productos de la clase 3, genera un alto riesgo de confusión entre ambas marcas para el consumidor, por lo tanto no pueden convivir en el mercado con suficiente distintividad de los productos que representan, respecto del productor de cada marca, de allí que al haberse concedido el registro de la marca NEW SKIN (mixta) para productos de la clase 3, se violaron las normas invocadas en la demanda, referidas a las causales de irregistrabilidad, artículos 136, literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque atendida la semejanza anotada la marca NEW SKIN no tiene distintividad suficiente para poder coexistir en el mercado con la marca NU SKIN  en la misma clase de productos, sin riesgo de inducir al público en error.

 

Por las razones expuestas, la Sala desestima los cargos, de allí que se deberá acceder a las pretensiones de la demanda en cuanto hace a la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca impugnada, pues la actora tiene mejor derecho sobre el uso del signo NU SKIN para la clase 3 por haber obtenido su registro con anterioridad al registro de NEW SKIN para esa misma clase de productos.

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A:

 

DECLARASE la nulidad de la Resolución núm. 19086 de 24 de junio de 2002, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca NEW SKIN (mixta) para amparar cosméticos dedicados a la belleza femenina, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

 

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada 7 de febrero de 2008.

 

 

 

 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO     CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

                     Presidente                                                     Aclara Voto

 

 

 

 

MARTHA SOFIA SANZ TOBON   RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

 

 

 

 

A C L A R A C I O N     D E     V O T O

 

 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Expediente núm. 2003-00291

Actora: NU SKIN INTERNATIONAL INC.

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Comparto la decisión porque, en efecto, la marca NEW SKIN (mixta), concedida por la Superintendencia para distinguir cosméticos, era confundible con la marca NU SKIN, registrada con anterioridad por NU SKIN INTERNATIONAL INC. para los mismos productos.

Sinembargo, no debió calificarse a NU SKIN como marca de fantasía.

NU SKIN traduce PIEL NUEVA, que es una expresión descriptiva y, por tanto, irregistrable al tenor del artículo 135 letra e) de la Decisión 486, en cuanto denota una cualidad o virtud atribuida a ciertos cosméticos, como es su efecto renovador de la piel. Además, el Tribunal Andino, en su Interpretación Prejudicial, rechaza el registro de los vocablos genéricos o descriptivos, aunque pertenezcan a otro idioma. Dice el Tribunal:

«6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.» (Resaltado fuera del texto).

La Sala, en el siguiente aparte de su sentencia de 22 de noviembre de 2007 ya había calificado la palabra inglesa SKIN como de uso común, significante de PIEL, de suerte que no podía ahora calificarla como signo de fantasía:

«Para llevar a cabo el cotejo marcario entre el signo cuyo registro fue otorgado y el signo en que se fundamenta la observación,  la Sala tiene en cuenta que el sufijo SKIN, vocablo extranjero que en su traducción al idioma español significa: piel, de uso común y en cosméticos conforme a las orientaciones de la Interpretación Prejudicial rendida en el proceso, en esas condiciones se está en presencia de una marca débil que impide su apropiación en forma exclusiva por parte de los demás (folios 263 y 265).[1]

Tampoco podía calificarse a NU SKIN como marca de fantasía porque este proceso no versaba sobre la registrabilidad de esta marca, ni sobre la validez del acto que había concedido su registro, sino única y exclusivamente sobre la confundibilidad de NEW SKIN con dicha marca anterior y opositora.

Con todo respeto,

CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Consejero de Estado

Fecha ut supra

 

 

[1] Expediente núm. 2002-0160.Actora: NU SKIN INTERNATIONAL INC.