MARCA - Concepto y características / MARCAS DENOMINATIVAS - Clases: sugestivas y arbitrarias / MARCAS DENOMINATIVAS - Reglas para el cotejo / COMPARACION FONÉTICA - Criterios: sílaba tónica y ordenación de vocales

 

NOTA DE RELATORIA: Los anteriores conceptos corresponden a la interpretación prejudicial IP-2001 solicitada dentro del presente proceso.

 

MARCAS DENOMINATIVAS ARBITRARIAS - Concepto / SEMEJANZA CONCEPTUAL - Inexistencia entre DIPLOMATA y DIPLOMATICO

 

Las denominaciones DIPLOMATA Y DIPLOMATICO son arbitrarias pues no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 30 que ampara la primera (café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, etc.)  y los de la clase 29, que ampara la segunda (atún enlatado). Por tal razón, desde el punto de vista conceptual no hay semejanza alguna entre las marcas.

 

SEMEJANZA FONÉTICA - Inexistencia por sílaba tónica, acento prosódico y desinencia diferentes / SILABA TONICA - Cuando es divergente la posibilidad de semejanza es menor

 

En el plano fonético tampoco se advierte semejanza entre las marcas confrontadas, por lo siguiente: DIPLOMATA y DIPLOMATICO, si bien coinciden en cuanto la primera parte de cada denominación es la misma (DIPLOMA)¸lo que hace que el orden de las vocales I, O, y A,  sea el mismo, la sílaba tónica presente en cada una de ellas es diferente. En efecto, en la denominación DIPLOMATA se puede hacer la mayor entonación en la sílaba “PLÓ” o en la sílaba MÁ”, en tanto que en la denominación DIPLOMATICO el impulso del acento prosódico sólo está en “MÁ”. Para determinar la confusión no basta la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares, como ocurre en este caso con la primera parte de las denominaciones (DIPLOMA), si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo la suficiente carga diferencial, como sucede en este caso en donde no solo la entonación puede imprimir distintividad que aminore el riesgo de confundibilidad, sino que la desinencia “ICO”, presente en “DIPLOMATICO”, hace suficientemente distintivos los signos. Sobre este aspecto, la Sala precisó que cuando, como en este caso, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

NOTA DE RELATORIA: Se cita sentencia de 22 de febrero de 2001, Expediente núm. 5823, Actora: Laboratorios Bussie, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

Bogotá D.C. trece de septiembre de dos mil uno (2001)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-1999-5645-01(5645)

 

Actor: BUMBLE BEE SEAFOODS, INC.

 

 

 

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

 

 

La sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS, INC., a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho  consagrada en el artículo 85 del C.C.A., ha presentado demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

 

1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 006334 de 28 de febrero de 1997, "POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACION Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA", 30539 de 28 de noviembre de 1997, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01665 de 9 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

2ª: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la demandada conceder a la actora el registro de la marca DIPLOMATICO, para amparar  “atún enlatado”, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

I-. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

 

Como hechos relevantes se señalan los siguientes:

 

1o: Que la sociedad BUMBLE BEE SEAFOODS, INC., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca DIPLOMATICO para amparar "atún enlatado", producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

2o: Que Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó demanda de observaciones, con base en la marca DIPLOMATA, certificado núm. 113.772 para distinguir productos de la Clase 30.

 

3º: Que una vez surtido el trámite de rigor a través de la Resolución núm. 006334 de 28 de febrero de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la observación y negó el registro de la marca DIPLOMATICO, por encontrarla similar a la marca DIPLOMATA, en Clase 30.

 

4o: Que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; que los mismos fueron resueltos mediante las Resoluciones núms. 30539 de 28 de noviembre de 1997, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y 01665 de 9 de febrero de 1999, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales confirmaron en todas sus partes la resolución impugnada.

 

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

 

1º. Que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto no tuvo en cuenta la demandada que la marca DIPLOMATICO cumple a cabalidad con el requisito de la distintividad, ya que no se confunde con la marca DIPLOMATA.

 

A su juicio, se trata de un signo perceptible, formado por una palabra, fácilmente apreciable por los sentidos, especialmente por la vista, que es el medio más generalizado para que el público identifique una marca; es susceptible de representación gráfica y con fuerza distintiva, ya que no se confunde con otras marcas solicitadas con anterioridad, en especial con la marca DIPLOMATA.

 

2º. Que se violó el literal a), de los artículos 82  y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya  que no se tuvo en cuenta que las marcas en conflicto pueden coexistir en el mercado fácilmente, dado que las similitudes en las mismas no son lo suficientemente contundentes como para inducir al público consumidor a error o confusión.

 

Señala que las marcas en comento son denominativas, pues, están compuestas exclusivamente por palabras; no existe la misma secuencia de vocales; el número de sílabas es diferente; y, la coincidencia de las letras iniciales se ve atenuada sustancialmente por la longitud de los signos y por la terminación en las sílabas TICO que le dan aún más distintividad.

 

Resalta que el signo DIPLOMATICO tiene un significado en nuestro idioma "perteneciente a la diplomacia", por lo tanto, el consumidor no tiene que hacer mayor esfuerzo en la recordación del mismo, mientras que la marca DIPLOMATA, por ser un término de fantasía y no tener un significado en nuestro idioma, requiere de tal esfuerzo, que hace que la diferencia conceptual entre los signos sea evidente y manifiesta para que su coexistencia en el mercado no tenga la capacidad de inducir al consumidor a error.  

 

Indica que la marca DIPLOMATICO fue presentada para amparar única y exclusivamente "atún enlatado", producto de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los productos cubiertos por la marca DIPLOMATA son los amparados en el Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuales son: "café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, y confitería, helados, comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvo para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas( con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo."

 

En su criterio, no existe ninguna similitud o conexión competitiva entre los productos antes señalados, ya que son de distinta naturaleza y finalidad y, se encuentran en diferentes clases de nomenclator (Clase 29 y 30), lo cual hace evidente la no relación competitiva de dichos productos.

 

Considera que en los supermercados los productos enlatados como el atún se exhiben en góndolas diferentes a las de confitería y galletería, productos estos comercializados por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.; que es evidente que un consumidor medio no confundiría por ningún motivo un producto de confitería o galletería o cualquiera de los citados en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza con un atún enlatado, no sólo porque tienen una naturaleza y finalidad diferente, sino porque su presentación es sustancialmente disímil.

 

Finalmente, aduce que no existe vinculación entre los productos de la Clase 30 y el atún enlatado, ya que éstos suelen comercializarse con lo que se conoce en el mercado como "rancho y licores", mientras que los productos de dicha clase, se comercializan básicamente en los sectores de confitería y galletería; y, además, no existe complementariedad entre los productos de tal Clase y el atún enlatado, ya que el uso de aquéllos no supone el de éstos.

 

 

II-. TRAMITE DE LA ACCION

 

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

 

 

II.1-. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

 

II.1.1-. La Nación- Superintendencia de Industria y Comercio-, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones de ésta adujo, en esencia, lo siguiente:

 

Que los actos impugnados fueron expedidos por la Oficina Nacional competente y se ajustan a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, esto es, las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa.

 

Que para la expedición de los actos administrativos acusados se dio aplicación no sólo al artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino a diferentes pronunciamientos que el Tribunal Andino de Justicia ha efectuado en relación con los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, tales como la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, elementos éstos que examinados y comparados en relación con las marcas en cuestión, conducen a concluir que entre aquellas existen elementos que inducen a confusión al público consumidor.

 

II.1.2-. La sociedad  SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a través de apoderada, contestó la demanda y para oponerse a su prosperidad adujo, en esencia, lo siguiente:

 

Que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó correctamente el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83, al declarar fundadas las observaciones presentadas y negar el registro de la marca DIPLOMATICO solicitado por la parte actora, por cuanto ésta es confundible desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual, con la marca DIPLOMATA registrada  con anterioridad.

 

Considera que se encuentran presentes las  circunstancias a que alude el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, para que se configure la causal de irregistrabilidad, por cuanto, de una parte, y, como ya se dijo, la marca solicitada DIPLOMATICO es confundible con la marca registrada con anterioridad DIPLOMATA a nombre de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., y de la otra, la primera de ellas fue solicitada para amparar productos alimenticios de la Clase 29, consistentes en “atún enlatado”, los cuales se encuentran directamente relacionados con los productos alimenticios de la Clase 30, en la que se halla registrada la marca DIPLOMATA, ya que todos aquellos productos son de consumo masivo, y se distribuyen a través de los mismos canales de comercialización y están dirigidas al mismo público consumidor.

 

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PUBLICO

 

El señor Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado estima procedente atenerse a los términos del pronunciamiento que para el presente caso realice el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tal como lo dispone el artículo 31 del Tratado que creó dicho organismo.

 

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Según se lee en la Resolución núm. 006334 de 28 de febrero de 1997, obrante a folios 54 a 55, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de la actora relativa al registro de la marca DIPLOMATICO, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la clasificación internacional de Niza, por  estar incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que existe similitud entre dicha marca y la marca DIPLOMATA, previamente solicitada por un tercero.

 

La citada norma comunitaria prevé:

 

“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con los derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a)Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

 

 

A juicio de la actora la entidad pública demandada transgredió la disposición antes transcrita y el artículo 81 ibídem, el cual establece:

 

“Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

 

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”

 

 

En relación con el alcance de las disposiciones comunitarias antes transcritas  dijo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la interpretación prejudicial núm. 03-IP-2001 solicitada en este proceso:

 

“….La marca y sus características.

 

Reiterada jurisprudencia del Tribunal, apoyada en calificada doctrina define marca como un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representada por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo....”

 

“Del anterior concepto, que recoge los requisitos básicos exigidos por el propio artículo 81 de la Decisión 344...se desprenden las siguientes características de la marca:

 

a).- La Perceptibilidad....b) La distintividad....c) La susceptibilidad de representación gráfica....”

 

 

....”II Marcas denominativas y reglas para efectuar el correspondiente cotejo marcario

 

 

....A este tipo corresponden las ahora confrontadas “DIPLOMATICO” y “DIPLOMATA”.....”

 

“....Este tipo de marcas denominativas se subdividen en : por un lado, marcas sugestivas- que tienen una connotación conceptual referente a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca – y, por el otro, las arbitrarias, que son las  que no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto del producto que van a identificar. Por lo que, remitiéndonos al caso objeto de la presente providencia,.... DIPLOMÁTICO, marca cuyo registro se busca, es de naturaleza arbitraria.....”

 

“...Finalmente y en cuanto a la comparación de las marcas denominativas y a los fines de determinar el riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los siguientes criterios en la comparación marcaria:

 

1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas...”.

 

“...2.- Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea....”.

 

“...3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.....

 

“....4.- Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, teniendo  cuenta la naturaleza de los productos identificados junto con las marcas confrontadas.”.

 

“ 5.- La comparación de las marcas en el plano fonético, en donde el criterio generalmente aceptado por la doctrina y jurisprudencia, es que en la comparación el examinador debe “inspirarse en una sencilla visión o audición de las denominaciones, o bien en el impacto visual inmediato de las mismas”. Siendo en este análisis los criterios que deben ser utilizados, los siguientes:

 

• El relieve de la sílaba tónica de las denominaciones confrontadas; y dentro de este primer punto el examinador deberá apreciar la posición de la sílaba tónica así como la posible confundibilidad que se desprenda entre ellas; y, asimismo, apreciar la igualdad del número de sílabas que conforman el elemento denominativo de la marca.

 

 

• Habrá de considerarse la ordenación de las vocales en las marcas comparadas, dado que “la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas” dado que esa sucesión....asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
• Al comparar las marcas, ha de tomarse en cuenta además la disparidad o la coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones confrontadas, no siendo en algunos casos bastante para determinar la confusión la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorgan al resto del elemento denominativo la suficiente carga diferencial que le proporcione la distintividad suficiente para ser registrada....”

 

 

Siguiendo los criterios establecidos en la precitada interpretación prejudicial, la Sala advierte lo siguiente:

 

Las denominaciones DIPLOMATA Y DIPLOMATICO son arbitrarias pues no manifiestan conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 30 que ampara la primera (café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, etc.)  y los de la clase 29, que ampara la segunda (atún enlatado). Por tal razón, desde el punto de vista conceptual no hay semejanza alguna entre las marcas.

 

Ahora, en el plano fonético tampoco se advierte semejanza entre las marcas confrontadas, por lo siguiente:

 

DIPLOMATA y DIPLOMATICO, si bien coinciden en cuanto la primera parte de cada denominación es la misma (DIPLOMA)¸lo que hace que el orden de las vocales I, O, y A,  sea el mismo, la sílaba tónica presente en cada una de ellas es diferente.

 

En efecto, en la denominación DIPLOMATA se puede hacer la mayor entonación en la sílaba “PLÓ” o en la sílaba MÁ”, en tanto que en la denominación DIPLOMATICO el impulso del acento prosódico sólo está en “MÁ”.

 

Ahora, como se sostiene en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para determinar la confusión no basta la coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas idénticas o similares, como ocurre en este caso con la primera parte de las denominaciones (DIPLOMA), si los demás componentes de cada una de las marcas confrontadas otorga al resto del elemento denominativo la suficiente carga diferencial, como sucede en este caso en donde no solo la entonación puede imprimir distintividad que aminore el riesgo de confundibilidad, sino que la desinencia “ICO”, presente en “DIPLOMATICO”, hace suficientemente distintivos los signos.

 

Sobre este aspecto, la Sala en sentencia de 22 de febrero de 2001 (Expediente núm. 5823, Actora: Laboratorios Bussie, Consejero ponente doctor Camilo Arciniégas Andrade), precisó que cuando, como en este caso, la sílaba tónica es divergente y la situada en el primer lugar es coincidente, la probabilidad de semejanza será menor.

 

Además, otra circunstancia que incide en la disminución de la probabilidad de riesgo de confusión la determina el hecho de que los productos amparados por las marcas en conflicto pertenecen a una clase diferente.

 

Sobre este particular, en la interpretación prejudicial obrante en el proceso se concluyó que para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, “se ha de tomar en cuenta la ubicación de los productos que ellos protegen en el nomenclátor...” ; y hace hincapié en que se debe rechazar la solicitud de un registro marcario que pretenda amparar signos condufibles “pero sobre todo si tales marcas corresponden a productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor” (folio 229).

 

En consecuencia, a juicio de la Sala no se presenta la similitud que predican los actos acusados, razón por la cual debe accederse a las pretensiones de la demanda, como  en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

         

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

F A L L A :

 

DECLARASE la nulidad de las Resoluciones núms. 006334 de 28 de febrero de 1997, "POR LA CUAL SE DECIDE UNA OBSERVACION Y SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA", 30539 de 28 de noviembre de 1997, "POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 01665 de 9 de febrero de 1999, “POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

Como consecuencia de la declaratoria anterior, ORDENASE a la Superintendencia de Industria y Comercio proseguir el trámite de la solicitud de la actora.

 

Devuélvase a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso, por no haber sido utilizada.

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de septiembre de 2001.

 

 

OLGA INES NAVARRETE BARRERO   CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

         Presidenta

 

 

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO  MANUEL S. URUETA AYOLA