CADUCIDAD DE LA ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Vigencia del artículo 596 del Código de Comercio / ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Aplicación de la ley en el tiempo: término de caducidad / CADUCIDAD DE LA ACCION DE NULIDAD MARCARIA - Derogación del artículo 596 del C.Co. por el artículo 113 de la Decisión 344 de 1993 del Acuerdo de Cartagena / APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO - Término de caducidad de la acción especial de nulidad marcaria

Se ha de precisar si la norma aplicable es el artículo 596 del Código de Comercio, que consagraba la caducidad de la citada acción al cabo de cinco (5) años de otorgado el registro, o el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que no estableció término de caducidad y que empezó a regir el 1º de enero de 1994. Lo anterior, debido a que por no estar regulada la acción de nulidad marcaria en la Decisión 85 de 1974 de la misma Comisión, incorporada al derecho interno mediante Decreto 1190 de 26 de junio de 1978, el artículo 596 del C. de Co. se encontraba vigente para cuando se concedió el registro (el 14 de junio de 1984) y se efectuó su publicación (el 30 de marzo de 1990), mientras que el artículo 113 de la Decisión 344, que derogó la caducidad de la referida acción, como quedó visto, estaba vigente para cuando se presentó la demanda que dio inicio a este proceso (13 de octubre de 1998). Además, las citadas normas son de carácter procesal y en relación con esta clase de normas el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 señala que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deban empezar a regir”, por lo cual cabe asumir que el artículo 113 de la Decisión 344 tiene la vocación de prevalecer sobre el artículo 596 del Código de Comercio.

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Contabilización del término previsto en el art. 596 del Código de Comercio a partir de la publicación del título de registro / DEROGACION DE LA CADUCIDAD - Afecta situaciones no consolidadas por no generar derechos adquiridos intangibles / CADUCIDAD DE LA ACCION ESPECIAL DE NULIDAD MARCARIA - Inexistencia por derogación de la Decisión 244 de 1993

Sobre el particular, es menester precisar la fecha en que empezó a correr el término señalado en el artículo 596 del Código de Comercio y, por tanto, si alcanzó a vencerse o no antes de la entrada en vigencia del artículo 113 de la Decisión 344. Al respecto, la Sala ha dejado establecido en las providencias citadas en el plenario, así como en la sentencia de 24 de agosto de 2000, Expediente núm. 4954, con ponencia del Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que los cinco (5) años señalados en la norma comercial citada se deben contar desde la publicación del título de registro. Como quiera que en el presente caso la publicación se surtió el 30 de marzo de 1990 (Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 351), el mencionado lapso se ha de contar desde esa fecha, de donde se infiere que se cumplía el 30 de marzo de 1995, pudiéndose observar, además, que antes de su vencimiento empezó a regir el artículo 113 de la Decisión 344, esto es, el 1º de enero de 1994, como atrás se dijo. De otra parte, la Sala, atendiendo la posición jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto al régimen de transición que implicó la Decisión 344 de 19 de octubre de 1993, tiene en cuenta que, en palabras del mismo Tribunal, “en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva” (folio 325) y observa que en este caso los derechos que se derivaron del acto acusado no lograron consolidarse, por cuanto la acción no alcanzó a caducar antes de que entrara a regir la nueva normatividad. En estas circunstancias y dada la prevalencia antes indicada, se concluye que la oportunidad para incoar la presente acción se regula por el artículo 113 de la Decisión 344, según el cual la misma no está sujeta a caducidad, por consiguiente la excepción examinada no tiene vocación de prosperar, de donde se deberá declarar como no probada.

ACTOS DE REGISTRO MARCARIO - Legalidad según normas vigentes al momento de su expedición / MARCAS - La legalidad de los actos de registro se examina bajo las normas vigentes al momento de la expedición del acto final / IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS - Prohibición de registrar los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas / NOMBRES DE PERSONAS FALLECIDAS - Irregistrabilidad como protección a imagen e intimidad / NOMBRE PARA EFECTOS MARCARIOS - Comprende patronímicos y nombre de pila

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de que la legalidad de los actos de registro debe examinarse a la luz de las normas comunitarias vigentes al momento de expedirse el acto final del procedimiento administrativo respectivo (en este caso 14 de junio de 1984), y habiéndose establecido que es aplicable al presente caso la Decisión 85, por cuanto era la que regulaba en ese entonces la propiedad industrial, y dentro de ella el registro de marcas, la Sala encuentra pertinente la invocación y la consecuente consideración de la regla comunitaria citada, para lo cual conviene traer su enunciado, así: “Art. 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: “h) los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos. “Sin embargo no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas”. Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado, en esta oportunidad, que este precepto “constituye un mecanismo de defensa al derecho que tienen las personas sobre su imagen y a la intimidad, todas fundadas en la protección de los derechos de la personalidad. De esta manera el nombre de una persona no puede ser utilizado por terceros sin su consentimiento o el de sus herederos. Entendiéndose por nombre, el nombre de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente”.

AUSTIN REED - Nombre de persona natural irregistrable sin consentimiento del titular o sus herederos / NOMBRE REGISTRADO - Nulidad del registro por falta de consentimiento del titular o sus herederos

De lo anterior se deduce que la expresión AUSTIN REED, cuyo registro como marca fue otorgado a favor de Diego Pineda Jiménez, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, es un nombre de persona natural y como todo indica que dicho registro se concedió sin el consentimiento escrito del titular de ese nombre ni de sus herederos, en el evento de que hubiere fallecido al momento del registro, ya que en el expediente administrativo no obra prueba de tal consentimiento y toda vez que ni la entidad demandada ni la actual titular del mencionado registro han acreditado contar con el mismo, es evidente que el referido nombre era irregistrable a favor de quien solicitó su registro como marca.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D.C. dieciocho de octubre de dos mil uno (2001).

Radicación número: 11001-03-24-000-1998-5209-01(5209)

Actor: AUSTIN REED LIMITED

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, el proceso referenciado, promovido por la sociedad AUSTIN REED LIMITED contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por haber concedido el registro de la marca AUSTIN REED para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, a favor de Diego Pineda Jiménez.

I.- DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A. y mediante el trámite del proceso ordinario, la sociedad actora solicita al Consejo de Estado que acceda a las siguientes:

I.1. Pretensiones

Que declare la nulidad de la Resolución núm. 02657 de 14 de junio de 1984, proferida por la Jefe de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de cinco (5) años, de la marca AUSTIN REED para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, a favor de Diego Pineda Jiménez;

Que como consecuencia de la anterior declaración se anule y cancele el Certificado de Registro núm. 112729 de 14 de junio de 1984, correspondiente a la mencionada marca, con vigencia a 14 de junio de 1989, y

Que declare la nulidad de la Resolución núm. 00258 de 22 de febrero de 1993, mediante la cual se concedió la renovación de la citada marca, con vigencia a 14 de junio de 1999.

I.2. Hechos y omisiones de la demanda

Mediante solicitud radicada ante la División de Propiedad Industrial (hoy de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el señor Diego Pineda Jiménez pidió el registro de la marca AUSTIN REED para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se adelantó dentro del expediente administrativo núm. 205.218 y le fue otorgada mediante la Resolución núm. 02657 de 14 de junio de 1984, aquí demandada, correspondiéndole el Certificado de Registro núm. 112.729.

Mediante la Resolución núm. 00258 de 22 de febrero de 1993 se renovó el registro de la marca por cinco (5) años, quedando vigente hasta el 14 de junio de 1999. Posteriormente, por Resolución 013800 de 29 de mayo de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó inscribir el traspaso de la marca de Diego Pineda Jiménez a favor de la sociedad Austin Reed Manufacturas y Compañía Ltda., actual titular del registro de la marca AUSTIN REED.

La expresión AUSTIN REED corresponde al nombre del ciudadano inglés, nacido el 7 de septiembre de 1873, fundador de la empresa Austin Reed Limited, quien otorgó consentimiento expreso para su uso y corresponde a una de las firmas más conocidas y prestigiosas a nivel mundial en el ramo de la ropa y de las confecciones.

Al momento de otorgarse la marca en disputa, se encontraba vigente el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el cual fue transgredido por el acto acusado, en razón de que el titular Diego Pineda Jiménez es una persona diferente del señor Austin Reed y se le concedió la marca sin haber acreditado el consentimiento expreso de sus herederos, por tratarse de una persona fallecida, es decir que la marca fue concedida sin que se reunieran los presupuestos de orden legal para el efecto.

La sociedad Austin Reed Manufacturas y Compañía Ltda., actual titular del registro de la marca AUSTIN REED, fue constituida el 7 de marzo de 1991, es decir, 7 años después de que Diego Pineda Jiménez obtuviera el registro de la marca, además de que no tiene autorización para usar y explotar el mencionado signo, que, como ya se dijo, corresponde al nombre de una persona de nacionalidad inglesa, quien autorizó el uso exclusivo de su nombre para la empresa dedicada a la explotación de confecciones que fundó y denominó con su mismo nombre.

I.3. Normas violadas y concepto de la violación

Se indica como violado el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, en la medida en que la entidad demandada concedió el registro de la marca AUSTIN REED a favor de Diego Pineda Jiménez, sin consentimiento del señor Austin Reed y por cuanto dicha marca no tiene capacidad para distinguir en el mercado los productos de cada compañía, porque es exactamente igual a la de la actora.

Asimismo, se alega que el acto impugnado está falsamente motivado, al decir “Que la solicitud de registro de marca formulada por el señor DIEGO PINEDA JIMÉNEZ ... reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incorporada a la Legislación por el Decreto 1.190 de 1978”, toda vez que esta afirmación resulta ser falsa ante la realidad de que la marca era irregistrable al tenor del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no violó ninguna de las normas invocadas por la actora en sustento de sus pretensiones; que el mismo se profirió de conformidad con las atribuciones legales que le otorgaban las normas vigentes en ese entonces, esto es, el Decreto Ley núm. 149 de 1976 y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, con plena competencia para estudiar y resolver las solicitudes marcarias. Concluye que la actuación administrativa por ella adelantada se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

II.2. Por su parte, el apoderado judicial de la sociedad Austin Reed Manufacturas y Cía. Ltda., vinculada como tercera interesada al proceso, se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, aduciendo que el acto acusado no incurre en la violación de la norma comunitaria que se le endilga, por lo cual solicita que se ratifique la legalidad del mismo.

Propone la excepción de caducidad de la acción, según el artículo 596 del Código de Comercio, si se acepta que el registro de la marca está vigente desde la fecha de la resolución que lo concedió, por lo tanto no es posible iniciar hoy, más de cinco años después del “supuesto registro”, la acción de nulidad, ya que la caducidad que establece dicho artículo es de cinco (5) años contados a partir de la fecha de registro de la marca cuya nulidad se solicita.

Si se acepta que el término se debe contar desde la publicación del título de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ese caso sería desde el 30 de marzo de 1990, cuando fue publicado el registro impugnado, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 351 de esa fecha, de donde la actora tenía plazo para instaurar la acción hasta el 30 de marzo de 1995. Al respecto cita la sentencia de 5 de junio de 1997, Expediente núm. 2745, del Consejo de Estado.

III.- PRUEBAS

Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos de los actos objeto de la acción, visibles en el anexo número 1 del expediente.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1. La actora sostiene que en marzo de 1991, Diego Pineda Jiménez constituyó la sociedad Austin Reed Manufacturas y Cía. Ltda., de la cual es socio principal y a la que traspasó la marca AUSTIN REED para tratar de legitimar la usurpación de la misma. Insiste en que esa denominación corresponde a un nombre y apellido de origen inglés y que ni el primero ni la segunda han tenido ni tienen el consentimiento del ciudadano inglés Austin Reed, o de sus herederos, para usar o registrar la marca con dicha denominación, constitutiva de un nombre que se conoce a nivel mundial para distinguir confecciones y demás productos de la clase 25 Internacional. Sobre la respectiva prohibición cita la obra “Derecho de Marcas” del tratadista Carlos Fernández Novoa, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, España, 1998, págs. 124 y 125. Deduce de lo anterior que la Superintendencia violó el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al conceder el registro de la comentada marca.

IV.2. Por su parte, la entidad demandada reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación y, en virtud de ellas, concluye que la expresión AUSTIN REED reúne todos los requisitos de registrabilidad para distinguir productos de la clase 25, atendiendo el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, amén de que no hubo oposición alguna a la solicitud de registro de la marca, por lo cual se dio aplicación al artículo 67 ibídem. Agrega que la actora no demostró la notoriedad de la marca en la oportunidad debida, la vía gubernativa, y que la resolución acusada no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes en ese entonces y aplicables en materia de marcas.

IV.3. La sociedad Austin Reed Manufacturas y Compañía Ltda., actual titular del registro de la marca y tercera interesada en las resultas del proceso, se ratifica en sus argumentos en defensa de la legalidad de los actos acusados y en la excepción de caducidad de la acción, con fundamento en el artículo 596 del Código de Comercio, sobre cuyo alcance cita la providencia de esta Sala, de 27 de febrero de 1995, Expediente núm. 3007, con ponencia del Consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en cuanto contiene la tesis de que el término de caducidad se debe empezar a contar desde la publicación del registro. Acota que el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sólo es aplicable a las marcas otorgadas bajo esa Decisión, debido a que no se le puede dar efecto retroactivo a una ley, por estar prohibido por nuestra jurisprudencia.

IV.4. El representante del Ministerio Público Delegado ante la Corporación manifiesta que se atiene a los términos de la interpretación prejudicial de las normas comunitarias aplicables al caso (folio 303).

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

En la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluye que:

“Primero: En materia de Propiedad Industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas.

“Segundo: Dentro de las causales de irregistrabilidad, encaminadas a salvaguardar legítimos derechos de terceros, se encuentra aquella prohibición contenida en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, actualmente derogada, que constituye un mecanismo de defensa al derecho que tienen las personas sobre su imagen y a la intimidad, todas fundadas en la protección de los derechos de la personalidad. De esta manera el nombre de una persona no puede ser utilizado por terceros sin su consentimiento o el de sus herederos. Entendiéndose por nombre, el nombre de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente, salvo el caso de apellidos notorios. (folio 329)”.

VI.- CONSIDERACIONES

VI.1. Naturaleza de la acción

Conviene reiterar lo advertido por la Sala en el auto admisorio de la demanda, de 10 de diciembre de 1998, en el sentido de que no obstante que se invoca la acción de nulidad instituida en el artículo 84 del C.C.A., la presente acción se interpreta como la especial de nulidad prevista en la legislación marcaria, dado que se trata de un acto que concede el registro de una marca.

VI.2. Análisis de la excepción de caducidad

La demanda fue admitida respecto de la Resolución núm. 02657 de 14 de junio de 1984 y del Registro núm. 112729 de 14 de junio de 1984, empero no de la Resolución núm. 00258 de 22 de febrero de 1993, mediante la cual se concedió la renovación de la citada marca, por considerar que la misma “no es más que la prolongación en el tiempo del acto inicial de registro”, tal como lo aclaró la Sala en el auto admisorio de la demanda. Por consiguiente, la excepción se examinará respecto de la primera resolución.

Al efecto, se ha de precisar si la norma aplicable es el artículo 596 del Código de Comercio, que consagraba la caducidad de la citada acción al cabo de cinco (5) años de otorgado el registro, o el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que no estableció término de caducidad y que empezó a regir el 1º de enero de 1994.

Lo anterior, debido a que por no estar regulada la acción de nulidad marcaria en la Decisión 85 de 1974 de la misma Comisión, incorporada al derecho interno mediante Decreto 1190 de 26 de junio de 1978, el artículo 596 del C. de Co. se encontraba vigente para cuando se concedió el registro (el 14 de junio de 1984) y se efectuó su publicación (el 30 de marzo de 1990), mientras que el artículo 113 de la Decisión 344, que derogó la caducidad de la referida acción, como quedó visto, estaba vigente para cuando se presentó la demanda que dio inicio a este proceso (13 de octubre de 1998).

Además, las citadas normas son de carácter procesal y en relación con esta clase de normas el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 señala que “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deban empezar a regir”, por lo cual cabe asumir que el artículo 113 de la Decisión 344 tiene la vocación de prevalecer sobre el artículo 596 del Código de Comercio.

Como quiera que en el presente caso la publicación se surtió el 30 de marzo de 1990 (Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 351), el mencionado lapso se ha de contar desde esa fecha, de donde se infiere que se cumplía el 30 de marzo de 1995, pudiéndose observar, además, que antes de su vencimiento empezó a regir el artículo 113 de la Decisión 344, esto es, el 1º de enero de 1994, como atrás se dijo.

De otra parte, la Sala, atendiendo la posición jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en cuanto al régimen de transición que implicó la Decisión 344 de 19 de octubre de 1993, tiene en cuenta que, en palabras del mismo Tribunal, “en el fondo, lo que interesa respecto de la ley aplicable al caso concreto radica en la necesidad de determinar si se han consolidado derechos adquiridos con fundamento en la ley derogada, por cuanto de haber sido así, éstos resultan intangibles para la ley nueva” (folio 325) y observa que en este caso los derechos que se derivaron del acto acusado no lograron consolidarse, por cuanto la acción no alcanzó a caducar antes de que entrara a regir la nueva normatividad.

En estas circunstancias y dada la prevalencia antes indicada, se concluye que la oportunidad para incoar la presente acción se regula por el artículo 113 de la Decisión 344, según el cual la misma no está sujeta a caducidad, por consiguiente la excepción examinada no tiene vocación de prosperar, de donde se deberá declarar como no probada.

VI.3. Examen de los cargos

En consecuencia, la Sala habrá de proveer sobre el fondo de la demanda, la cual tiene como cargo principal el de la violación del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, porque el registro de la marca AUSTIN REED a favor de Diego Pineda Jiménez, se hizo sin consentimiento del señor Austin Reed, o de sus sucesores, y porque dicha marca no tiene capacidad para distinguir en el mercado los productos de la compañía titular del registro, pues es exactamente igual a la de la actora, de donde el acto acusado resulta falsamente motivado al decir “Que la solicitud de registro de marca formulada por el señor DIEGO PINEDA JIMÉNEZ ... reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, toda vez que la marca era irregistrable al tenor de la norma invocada.

“Art. 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

“(...)

“h) los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.

“Sin embargo no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre siempre que se presente en una forma peculiar y distinta, suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas”.

Conviene recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado, en esta oportunidad, que este precepto “constituye un mecanismo de defensa al derecho que tienen las personas sobre su imagen y a la intimidad, todas fundadas en la protección de los derechos de la personalidad. De esta manera el nombre de una persona no puede ser utilizado por terceros sin su consentimiento o el de sus herederos. Entendiéndose por nombre, el nombre de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente”.

Consta en autos que la expresión AUSTIN REED corresponde al nombre de una persona natural y es así como se observa que, en documento idóneo, obra a folio 18 del expediente la traducción oficial del registro de nacimiento de una persona de nombre AUSTIN LEONARDO, de sexo masculino, cuyo apellido paterno es REED, nacida el 7 de septiembre de 1873, en el Condado de BERKS, Subdistrito de Saint Mary, Inglaterra.

En una solicitud de registro de marca, presentada el 12 de agosto de 1947 en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, oficialmente traducida al español, se lee la declaración del señor E.A.C. HOLDEN, Secretario de AUSTIN REED LIMITED, empresa de responsabilidad limitada organizada y existente de acuerdo con las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la que se dice que la denominación “AUSTIN REED” es el nombre del fundador de esa firma y que fue usada como marca por primera vez en 1926 (folio 35 cuaderno principal).

De lo anterior se deduce que la expresión AUSTIN REED, cuyo registro como marca fue otorgado a favor de Diego Pineda Jiménez, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, es un nombre de persona natural y como todo indica que dicho registro se concedió sin el consentimiento escrito del titular de ese nombre ni de sus herederos, en el evento de que hubiere fallecido al momento del registro, ya que en el expediente administrativo no obra prueba de tal consentimiento y toda vez que ni la entidad demandada ni la actual titular del mencionado registro han acreditado contar con el mismo, es evidente que el referido nombre era irregistrable a favor de quien solicitó su registro como marca.

En consecuencia, al autorizar tal registro, el acto acusado viola el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en cuanto dispone que “no podrán ser objeto de registro como marcas los nombres de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito, ni los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos”, de allí que los cargos de la demanda tengan vocación de prosperar y se deba acceder a las pretensiones de la misma, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

Primero.- DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta por la sociedad Austin Reed Manufacturas y Compañía Ltda., en su condición de tercera interesada en las resultas del proceso;

Segundo.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución núm. 02657 de 14 de junio de 1984, proferida por la Jefe de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro, por el término de cinco (5) años, de la marca AUSTIN REED para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional, a favor de Diego Pineda Jiménez;

Tercero.- En consecuencia, DECLÁRASE la nulidad del Certificado de Registro núm. 112729 de 14 de junio de 1984, correspondiente a la mencionada marca, con vigencia a 14 de junio de 1989;

Cuarto.- PUBLÍQUESE el presente fallo en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Quinto.- Por no haberse utilizado, DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 18 de octubre del 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA

[1] Sentencia de 30 de marzo de 1995, Exp. núm. 2745 y auto de 27 de febrero de 1995, Exp. núm. 3007, ambas de la Sección Primera, con ponencia del Consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez.

11001-03-24-000-1998-5209-01(5209) Sección 1 de 2001 [Consejo de Estado]