11001-03-24-000-2009-00094-00 Sección 1 2015 [Consejo de Estado]

MARCA FIGURATIVA – Concepto. Elementos para determinar su registrabilidad / SIGNOS FIGURATIVOS – Irregistrables cuando su uso puede afectar indebidamente el derecho de un tercero / REQUISITO DE DISTINTIVIDAD – Se cumple y resulta registrable el signo consistente en una chupeta en forma de cuchara

 

Según el criterio de la Sala, son totalmente plausibles, razonables y ciertos los argumentos expuestos por la sociedad que funge como tercero interesada en las resultas del proceso, pues si bien es consustancial a las chupetas la forma descrita con precisión por la Real Academia Española de la Lengua (un caramelo con un palito que sirve de mango para poder chuparlo), la forma de “chuchara” no lo es, tal como se puede constatar en los registros marcarios aducidos a lo largo del proceso. Además de ello es pertinente hacer notar que en la demanda no se invocó la existencia en Colombia de ninguna marca figurativa que tenga esa forma. La circunstancia aislada de que en México existan algunas chupetas tengan esa forma de cuchara o espátula, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de ese signo figurativo en nuestro país. Lo anterior, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial, según el cual “un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca,” De acuerdo con lo anterior, mientras una marca no se encuentre debidamente registrada o haya sido solicitada a registro en alguno de los países que componen el área subregional andina, no gozará en ellos de la plenitud de los derechos de propiedad derivados del registro obtenido en otras latitudes y por lo mismo su titular no podrá demandar su protección por parte de las autoridades competentes. Debe añadirse a lo anterior que además de no ser usual la forma de cuchara en la producción de chupetas, no puede desconocerse que la figura cóncava y romboide que presenta el signo registrado en la parte que corresponde al caramelo, tampoco es usual en este tipo de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ese aspecto formal, en principio, le imprime la suficiente distintividad a las chupetas producidas y comercializadas por COMESTIBLES ALDOR S.A., razón por la cual la Sala concluye que los actos administrativos acusados, no son contrarios a lo dispuesto en el artículo 135 literal C de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

 

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL C / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL D

 

NOTA DE RELATORIA: Sentencias Consejo de Estado Sección Primera de 11 de febrero de 2010, Rad 2001-00299-01, M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; de 6 de julio de 2000, Rad 3923, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola y de 11 de octubre de 2006, M.P. Martha Sofía Sanz Tobon.

 

MODELO DE UTILIDAD – No procedía su aplicación para el signo figurativo consistente en chupeta en forma de cuchara porque no está solucionando ningún problema técnico relevante ni resulta novedoso desde el punto de vista técnico o funcional

 

De acuerdo con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial, la Sala estima que el hecho de que la parte superior de la chupeta tenga la forma de cuchara, no tiene los alcances técnicos o funcionales suficientes para predicar que en este caso ha debido acudirse a la figura del modelo de utilidad, regulada en los artículos 81 y 85 la Decisión 486 de la Comunidad Andina (…) Sobre el tema la doctrina ha venido sosteniendo que los modelos de utilidad están reservado para aquellas formas nuevas obtenidas o introducidas “en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando comporten una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” En ese orden de ideas, la utilidad o ventaja de carácter técnico que se incorpora sobre algo ya conocido, debe caracterizarse por su novedad y su altura inventiva, aunque desde luego en un grado inferior al que se exige de aquellas creaciones susceptibles de ser protegidas bajo la figura de una patente de invención.

 

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81 / DECISION 486 DE 2000 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 85

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

 

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00094-00

 

Actor: COLOMBINA S.A

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

 

 

 

Decide la Sala en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que de conformidad con el artículo 176 de la Decisión 486 se interpreta como de nulidad relativa, incoada por el apoderado de la sociedad COLOMBINA S.A., contra las decisiones administrativa adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la División de Signos Distintivos y de la Superintendencia delegada , mediante la cual se concedió y confirmó el registro de una marca figurativa para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

I.- LA DEMANDA

 

1. - Las pretensiones

 

La parte actora acude ante esta Corporación en procura de obtener la declaratoria nulidad de las Resoluciones números 25823 de 25 de julio y 33446 de 29 de agosto de 2008, expedidas ambas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Resolución número 30471 de 24 de septiembre del mismo año, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en virtud de las cuales se concedió y confirmó el registro de la marca consistente en la figura de una chupeta, a nombre de COMESTIBLES ALDOR S.A., para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

A título de restablecimiento del derecho se pide ordenar a la División de Signos Distintivos que declare la falta de distintividad y descriptividad del signo solicitado a registro; que se declare fundada la oposición formulada por COLOMBINA S.A. contra la solicitud de registro de la marca figurativa en mención y se declare la nulidad del registro marcario concedido a nombre de COMESTIBLES ALDOR S.A. en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

2.- Los hechos

 

Los hechos relatados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos:

 

Con fecha 28 de mayo de 2007 el señor COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro como marca figurativa consistente en la “FIGURA DE UNA CHUPETA” para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La anterior solicitud fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.

 

La sociedad COLOMBINA S.A. presentó oposición al registro de dicha marca argumentando que la figura a registrar correspondía a la forma que usualmente tiene ese tipo de comestibles y que por lo mismo carecía de distintividad.

 

Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos atacados, la entidad demandada, tras declarar infundada la oposición, decidió conceder el registro que se cuestiona en este proceso.

 

 

3.-  Normas violadas y Concepto de la violación

 

La actora funda su demanda en la supuesta trasgresión de los artículos 134 y 130 literales b., c. y d. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

Al desarrollar el concepto de su violación, señaló que el signo solicitado a registro corresponde a una figura que es usual en algunos productos de la clase 30 y por lo tanto carece de distintividad; que la forma del signo solicitado puede ser usada por cualquier empresario dedicado a la producción de chupetas, sin que nadie pueda apropiarse de su uso; que el signo cuestionado no tiene la capacidad para diferenciar un producto específico ni para distinguir un origen empresarial determinado, pues no genera ninguna recordación por parte de los consumidores, ni contiene elementos originales, novedosos y distintivos que le permitan diferenciarse de las demás chupetas de la misma especie que se ofrecen en el mercado; que el signo solicitado, consistente en un diagrama bidimensional de una chupeta en forma cóncava que puede ser rellenada con compuestos líquidos o en polvo, cuya forma es determinada por la función del producto, no puede ser registrada a nombre de una persona, pues su registro le impediría a otros competidores comercializar chupetas que puedan ser rellenadas con cualquier compuesto; y finalmente, la marca figurativa solicitada a registro presenta una ventaja funcional del producto chupetas, lo cual impide su registro en los términos del artículo 135 literal d) de la Decisión 486, toda vez que ello le otorgaría al tercero interesado una ventaja técnica injustificada frente a los demás competidores, afectando con ello la transparencia del mercado.

 

Para acreditar la utilización de ese tipo de figuras en productos de la misma clase, la actora acompañó con su demanda el catálogo de las chupetas producidas por la empresa mexicana DULCES VERO S.A. de C.V., con domicilio en la ciudad de Guadalajara, las cuales tienen también una forma cóncava en la parte superior de la chupeta.

 

 

 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

Mediante escritos visibles a folios 161 y 166 y 171 a 178, la demandada y la sociedad que funge como tercera interesada, contestaron la demanda señalando lo siguiente.

 

2.1.- La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio

 

La Superintendencia se opuso de manera rotunda a las pretensiones de la demanda, por considerar que el acto acusado fue expedido dentro del más absoluto respeto por lo dispuesto en la Decisión 486 y además de ello, porque la marca bajo examen no solo cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad comunitaria sino que tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Argumenta, que el signo solicitado a registro es suficientemente distintivo, ya que la representación –consistente en una cuchara- no es la convencional para identificar los productos de la clase 30 y no es usual en ese tipo de productos. Además de ello, el registro de la marca no se solicitó para un producto específico sino para varios productos de la clase 30 y desmintió la afirmación según el signo figurativo bajo examen le otorga una ventaja funcional o técnica al producto.

 

2.2.- El tercero interesado

 

La sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., obrando como tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso igualmente a las pretensiones de la parte actora, argumentando que el signo cuestionado es distintivo, pues si bien representa una chupeta, se diferencia de todas las demás marcas de su misma clase y tiene la capacidad suficiente para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del producto en el mercado.

 

Según lo resalta su apoderado, el signo registrado de conformidad con lo dispuesto en los actos demandados, tiene la forma de una cuchara, lo cual no es usual en los productos de la clase 30. Para demostrarlo reprodujo varias marcas figurativas de chupetas, destacando que la forma usual de tales productos es la de un bombón redondo.

 

Con respecto al hecho de que en México exista una marca figurativa de características similares a la registrada en nuestro país, señaló que esa circunstancia es jurídicamente irrelevante en virtud del principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial.

 

 

III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Mediante escritos obrantes a folios 209 a 231 del expediente, las partes y la sociedad que obra como tercera interesada reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. EI Agente del Ministerio Público, por su parte, se abstuvo de alegar de conclusión.

 

 

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 007-IP-2012 del 4° de julio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó:

 

PRIMERO:          Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 130 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

 

SEGUNDO:        La corte consultante debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

 

TERCERO:         La corte consultante debe determinar si el signo FIGURA DE UNA CHUPETA consiste exclusivamente en formas o elementos que den una ventaja técnica o funcional al producto, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

 

V-. DECISIÓN

 

Al no observar una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

1.- Problema jurídico a resolver

 

Tal como se expuso en el resumen de los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución por medio de la cual el Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial le concedió a la firma COMESTIBLES ALDOR S.A. el registro de la marca figurativa que más adelante se consigna, para distinguir productos y servicios de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Por lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la decisión de la Superintendencia anteriormente aludida, resulta o no contraria a las normas comunitarias que son aplicables al caso.

 

Con ese propósito, es necesario verificar si el signo cuestionado reúne o no los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por las normas andinas y si se encuentra incurso o no en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en tales disposiciones; si la figura de una chupeta es una forma común o necesaria en la clase 30 de la Clasificación de Niza; y si las formas o elementos del signo cuestionado le dan una ventaja técnica o funcional al producto.

 

2.-  La marca cuestionada

 

La marca figurativa que es objeto de examen en el presente proceso es la que se señala a continuación:

 

MARCA CONCEDIDA:
EXPEDIENTE:	07-53.179
RADICACIÓN:	28 de mayo de 2007
CLASIFICACIÓN:	Clase 30
PRODUCTOS:	Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel,  jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal,  mostaza, vinagre, salas (condimentos), especias y hielo
TITULAR:	COMESTIBLES ALDOR S.A.

 

3.- De la legitimación en la causa de la sociedad actora

 

Si se analiza el certificado de existencia y representación legal de la sociedad COLOMBIANA S.A. obrante a folios 2 a 16 del expediente, se concluye que dicha empresa se encontraba plenamente legitimada para formular la demanda, teniendo en cuenta que dentro su objeto social aparece contemplada, entre otras tantas actividades, la producción y comercialización de diversos productos de confitería, entre ellos las chupetas, lo cual resulta afectado con el registro marcario concedido a la firma COMESTIBLES ALDOR S.A. dentro del expediente administrativo radicado bajo el número 7-53179.

 

Sobre el particular ha de tenerse en cuenta que según las voces del artículo 85 del C.C.A., bajo cuya vigencia se inició el presente proceso, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho (…)”

 

4.- Normatividad aplicable

 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial ut supra mencionada y en aras de establecer si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación:

 

DECISIÓN 486

 

Artículo 134

 

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

 

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

 

1. b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;”

 

(…)

 

Artículo 135

 

“No podrán registrarse como marcas los signos que:

 

(…)

 

1. b) carezcan de distintividad”;

 

1. c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

 

1. d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

 

(…)”

 

5.- Del registro marcario de signos figurativos

 

El artículo 134 de la Decisión 486 establece que puede constituir marca cualquier signo que sea idóneo para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo cual no existe ninguna restricción de carácter formal referida a la naturaleza, composición, constitución, estructura y características de los signos. Por lo anterior y de conformidad con las normas trascritas, los signos figurativos -conformados por gráficos o imágenes visuales-, son susceptibles de ser registrados como marcas, siempre y cuando reúnan los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se encuentren incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

 

Se colige de lo anterior que los signos figurativos representados en imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, etc, sean bidimensionales o tridimensionales, son susceptibles de ser registrados siempre y cuando  permitan su reconocimiento o identificación por parte de los consumidores y no invadan la esfera de los derechos previamente adquiridos por otras personas.

 

En ese orden de ideas, no pueden registrarse como marcas aquellos signos figurativos cuyo uso pueda afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando sean idénticos o semejantes a otro previamente registrado o cuyo registro ya ha sido solicitado para identificar los mismos productos y servicios elaborados por un tercero, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca figurativa puede causar un riesgo de confusión o asociación.

 

Por otra parte, tampoco pueden ser objeto de registro aquellos signos figurativos que reproduzcan o imiten total o parcialmente un signo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos y servicios a los cuales se aplique, como tampoco aquellos cuyo uso pueda dar lugar al aprovechamiento parasitario y abusivo del prestigio de una marca previamente registrada o acarrear la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

 

En ese contexto y en tratándose de determinar la registrabilidad de una marca figurativa, deben tenerse en cuenta dos elementos esenciales, a saber: el trazado y el concepto, esto es, el conjunto de trazos y líneas de dibujo que componen la figura y la idea que ella evoca o representa en la mente de los consumidores.

 

Como queda expuesto, en estos casos resulta de cardinal trascendencia precisar si el signo figurativo carece o no de distintividad; si su forma es o no de uso común; si corresponde a formas impuestas por la naturaleza o la función del producto; y por último, si el signo figurativo consiste exclusivamente en formas u otros elementos que le dan una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplican, caso en el cual no serían registrables.

 

A propósito del tema, el riesgo de confusión puede presentarse no sólo a partir de la similitud de los trazos, pues es igualmente factible que también se presente una confusión ideológica, “por lo que representan y no siempre por la forma en que están dibujadas”, tal como lo señala el conocido autor Jorge Otamendi.[1]

 

Dicho tratadista precisa además que “ningún titular tiene derecho a pretender el monopolio de una figura genérica cualquiera, pues la exclusividad existe con relación a la figura misma que constituye la marca, pero ella no abarca las infinitas variaciones que pueden coexistir sobre esa misma figura. El derecho del titular se limita a la figura especialmente elegida y a oponerse a que otros la copien o simplemente la imiten, pretendiendo registrar una marca que puede dar lugar a confusión con la suya...".

 

En la interpretación prejudicial rendida con destino a este proceso, el Tribunal Andino de Justicia, al hacer referencia a la prohibición de registrar como marcas signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios, señaló:

 

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

 

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

 

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. […]

 

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.

 

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

 

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. (la negrilla es ajena al texto)

 

La anterior prohibición se explica por la necesidad de evitar que los agentes económicos que intervienen en la producción y comercialización de determinados productos puedan ver limitada su libertad de industria y comercio por el otorgamiento de privilegios exclusivos en favor de una sola persona, pues de admitirse el registro de marcas que utilicen esas formas básicas o genéricas, éste se constituiría en un obstáculo al desarrollo de su actividad productiva.

 

El precitado Tribunal comunitario, al referirse igualmente en su interpretación prejudicial a la irregistrabilidad de signos figurativos que le dan una ventaja técnica o funcional al producto, señaló:

 

Las ventajas técnicas o funcionales que se insertan a los productos se encuentran reguladas por la figura del modelo de utilidad. En este sentido, que un comerciante a título de marca se apropie de formas o elementos que ofrezcan una ventaja técnica o funcional de un producto, no es coherente con la protección que de los mismos objetos ofrece la mencionada figura.

 

El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. El artículo 81 de la Decisión 486 define al modelo de utilidad de la siguiente manera:

 

“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”

 

La patente de modelo de utilidad se otorga por un periodo de 10 años. Una vez expirado dicho término el objeto protegido entra al dominio público y, por tal razón, no se puede dar a nadie un derecho en exclusiva sobre el mismo.

 

Cuando la norma habla de ventaja técnica o funcional del producto, no está haciendo referencia a elementos meramente estéticos, sino a un perfeccionamiento técnico, que se traduce en una mejora de tipo práctico o un efecto beneficioso, en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

 

En estrecha consonancia con lo anterior, la investigadora peruana Ana María Pacón,[2] al explicar los aspectos teleológicos que sirven de fundamento a la anterior prohibición, formula los siguientes comentarios:

 

“En definitiva, lo que se busca es evitar un monopolio no deseado del titular de la marca en la fabricación de los productos, o que el derecho de marcas proporcione exclusivamente a su titular de una solución técnica o de modos de utilización de un producto, que el consumidor también debería poder encontrar en los productos de los competidores. Adicionalmente, se busca impedir que a través del sistema de marcas se pueda obtener un derecho de exclusiva para formas que no tienen por objeto primordialmente la diferenciación de los productos, sino que están relacionadas con la sustancia de sus características físicas, por lo que no tiene sentido otorgar una protección jurídica indefinida en el tiempo, en lugar de una exclusiva limitada.” (la negrilla es ajena al texto)

 

Cuando las características esenciales del signo figurativo le incorporan ventajas técnicas al producto en materia de calidad, uso, función, procedimiento de elaboración y costos de fabricación, entre otros,[3] se está desconociendo el régimen jurídico consagrado en las normas comunitarias, dado que esas formas deben protegerse a través de los títulos previstos para las creaciones industriales, esto es, mediante patentes y modelos de utilidad, pero nunca a través del registro de una marca. Es por ello que la precitada autora pone de relieve que “la protección del sistema de marcas supone la no aplicación de los requisitos sustantivos (novedad y altura inventiva) y formales (procedimiento de concesión) establecidos al efecto.”

 

En resumen, no puede concederse el registro marcario a aquellos signos figurativos que no tengan la suficiente distintividad, que sean descriptivos, que sean usuales, que atenten contra la moral, la buena fe y el orden público o afecten derechos anteriores de terceros, que correspondan a formas usuales, a formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o le incorporen a éste ventajas de tipo funcional o técnico.

 

Finalmente, antes de emprender el estudio de legalidad de los actos demandados, resulta oportuno poner de relieve que en estos casos bastará con que se constate la ocurrencia de alguna de situaciones previstas en el artículo 135 de la Decisión 486 como causal de irregistrabilidad, para denegar la concesión de la marca figurativa o para anular su registro –en el evento de haberse concedido-, sin que sea necesaria la concurrencia de todas las prohibiciones previstas en esa disposición.

 

6.- El caso concreto

 

En el asunto bajo examen, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegada para la Propiedad Industrial y de su División de Signos Distintivos, al declarar infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A. al registro de la marca figurativa cuestionada, sostuvo que el signo solicitado no era usual en tratándose de productos de la clase 30 y por ello procedió a expedir el acto administrativo demandado, por medio del cual decidió conceder su registro.

 

La actora considera que la demandada le otorgó a COMESTIBLES ALDOR S.A. un privilegio de exclusividad indebido sobre una forma que es usual en este tipo de productos, desconociendo el derecho de uso que tienen todos los empresarios en el ramo de la producción de chupetas, por tratarse de la forma que ordinariamente tienen tales comestibles y además de ello, porque la marca cuestionada presenta una ventaja funcional frente a lo ya conocido en el comercio, permitiendo perpetuar derechos sobre productos que claramente presentan una ventaja e incluso una solución técnica.

 

Por ser pertinente para la decisión que ha de adoptarse en el sub lite, es necesario poner de relieve que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª edición, la chupeta es “un caramelo con un palito que sirve de mango para poder chuparlo.”, siendo por ello de la esencia misma de este tipo de productos comestibles la forma descrita en la precitada definición.

 

Si se analizan los rasgos que componen el signo figurativo registrado como marca a nombre de la firma COMESTIBLES ALDOR S.A., se observa que ciertamente ellos corresponden a los de una chupeta cuya “cabeza de caramelo es una figura cóncava con una forma similar a la de un rombo”, tal como lo destacó en su momento la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

En el asunto bajo examen, el signo figurativo registrado a nombre de la firma COMESTIBLES ALDOR S.A. representa una chupeta en forma de cuchara, tal como aparece en el poder conferido al abogado de dicha empresa para que adelantara los trámites de registro de la marca figurativa mencionada en esta providencia. En dicho poder se señala en forma expresa que el objeto de esa gestión profesional consistía en presentar y tramitar ante la Superintendencia “la Solicitud de Registro de la Marca Figurativa CUCHARA para distinguir productos de la Clase 30”. Así lo reiteró la sociedad en cita al responder en los siguientes términos los argumentos de la oposición presentada por COLOMBINA S.A.:

 

7.- Mi representada ha querido darle a la forma de chupeta de una de las referencias que se comercializan una “forma que incluye elementos arbitrarios que proveen al consumidor una visión de conjunto como indicador del origen del producto. […] Esta forma con elementos arbitrarios precisamente consiste en que el diseño de la chupeta es una FORMA DE CUCHARA de la cual se deriva que la sociedad solicitante pretende que los consumidores  identifiquen el origen artesanal de estas chupetas a través de la forma de la cuchara. ║ 8. Y es precisamente este punto el que nos lleva al segundo argumento esgrimido en la oposición. No es cierto que la forma de cuchara en una chupeta sea una forma usual de las chupetas que se encuentran en el mercado. De hecho, ninguna de las representaciones presentadas en la oposición de las chupetas que supuestamente circulan en el mercado tiene FORMA DE CUCHARA. Algunas tienen la forma de una bola, algunas son redondeadas y planas, otras son planas con diferentes formas geométricas pero NINGUNA posee la forma de una cuchara […].║ 9. Es obvio que todas las chupetas deben tener una forma determinada y la más común es (sic) aquellos que es redonda y plana, y otras que contienen chicle o dulce son en forma de bola; y es obvio que las chupetas deben tener un palito para poderlas agarrar, pero no es obvio que una chupeta tenga FORMA DE CUCHARA. ║ 10. Finalmente, adjunto representación de los empaques y publicidad del producto que se comercializa actualmente por mi representada en donde se ve claramente la forma INUSUAL del producto comercializado, que no se parece en nada a los productos que se encuentran en el mercado.[4]  (la negrilla es ajena al texto)

 

Según el criterio de la Sala, son totalmente plausibles, razonables y ciertos los argumentos expuestos por la sociedad que funge como tercero interesada en las resultas del proceso, pues si bien es consustancial a las chupetas la forma descrita con precisión por la Real Academia Española de la Lengua (un caramelo con un palito que sirve de mango para poder chuparlo), la forma de “chuchara” no lo es, tal como se puede constatar en los registros marcarios aducidos a lo largo del proceso. Además de ello es pertinente hacer notar que en la demanda no se invocó la existencia en Colombia de ninguna marca figurativa que tenga esa forma.

 

La circunstancia aislada de que en México existan algunas chupetas tengan esa forma de cuchara o espátula, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos que concedieron el registro de ese signo figurativo en nuestro país. Lo anterior, de acuerdo con el principio de territorialidad que gobierna el derecho de propiedad industrial, según el cual “un signo goza de protección en el territorio respectivo donde fue registrado como marca,”[5] tal y como lo señaló la Sala en sentencia proferida el 11 de febrero de 2010.

 

De acuerdo con lo anterior, mientras una marca no se encuentre debidamente registrada o haya sido solicitada a registro en alguno de los países que componen el área subregional andina, no gozará en ellos de la plenitud de los derechos de propiedad derivados del registro obtenido en otras latitudes y por lo mismo su titular no podrá demandar su protección por parte de las autoridades competentes.

 

Debe añadirse a lo anterior que además de no ser usual la forma de cuchara en la producción de chupetas, no puede desconocerse que la figura cóncava y romboide que presenta el signo registrado en la parte que corresponde al caramelo, tampoco es usual en este tipo de productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ese aspecto formal, en principio, le imprime la suficiente distintividad a las chupetas producidas y comercializadas por COMESTIBLES ALDOR S.A., razón por la cual la Sala concluye que los actos administrativos acusados, no son contrarios a lo dispuesto en el artículo 135 literal C de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

 

En lo que atañe a la supuesta trasgresión del artículo 135 literal D de la misma Decisión, precepto que como ya se anotó impide el registro de aquellos signos que impliquen la incorporación de ventajas, mejoras, beneficios o utilidades de tipo técnico o funcional a algún bien artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto ya existente, la Sala estima que la violación de ese precepto tampoco se configura en este caso, pues el hecho de que la marca figurativa registrada tenga la forma de una cuchara no le está agregando en realidad ninguna ventaja o utilidad técnica o funcional relevante a las chupetas, pues esa forma caprichosa no le está añadiendo características técnicas o funcionales superiores o adicionales a las que pueden tener las demás chupetas existentes en el mercado y distinguidas con otras marcas.

 

De acuerdo con las orientaciones consignadas en la interpretación prejudicial, la Sala estima que el hecho de que la parte superior de la chupeta tenga la forma de cuchara, no tiene los alcances técnicos o funcionales suficientes para predicar que en este caso ha debido acudirse a la figura del modelo de utilidad, regulada en los artículos 81 y 85 la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en donde se prescribe lo siguiente:

 

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

 

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

 

(…)

 

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.”

Sobre el tema la doctrina ha venido sosteniendo que los modelos de utilidad están reservado para aquellas formas nuevas obtenidas o introducidas “en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando comporten una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.” ^[6]

 

En ese orden de ideas, la utilidad o ventaja de carácter técnico que se incorpora sobre algo ya conocido, debe caracterizarse por su novedad y su altura inventiva, aunque desde luego en un grado inferior al que se exige de aquellas creaciones susceptibles de ser protegidas bajo la figura de una patente de invención.

 

En este caso concreto la producción de chupetas en forma de cuchara no está solucionando ningún problema técnico relevante ni resulta novedoso desde el punto de vista técnico o funcional, lo cual lleva a la Sala a concluir, que además de no configurarse la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal d) de la Decisión 486, resultaría totalmente equivocado considerar que su registro ha debido hacerse bajo la figura del modelo de utilidad, pues ello equivaldría a otorgar un privilegio injustificado en detrimento de las personas que se dedican a la producción y comercialización de ese tipo de golosinas. Por las razones que anteceden, se denegarán las pretensiones de la demanda

 

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

F A L L A :

 

Primero:       DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia.

 

Segundo:     Por Secretaría, REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal Andino de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

 

Tercero: Una vez en firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

 

 

 

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO                                     GUILLERMO VARGAS AYALA

                  Presidente

 

 

 

 

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ           MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

 

 

 

[1] Otamendi, Jorge. “Derecho de marcas. Ampliado y actualizado”, Editorial: Abeledo Perrot 2010, 488 pp.

[2] Pacón, Ana María,“Las Prohibiciones al Registro de las Marcas Tridimensionales: Su regulación en el Régimen Andino y la necesidad de una aplicación restrictiva”, En: Rev. Propiedad Intelectual, vol. VII, núm. 11, enero-diciembre, 2008, pp. 11-49, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.

[3] El tratadista peruano Carlos A. Cornejo Guerrero, en su escrito sobre la marca “La marca tridimensional”, señala con acierto que dentro de las formas que comportan una ventaja funcional o técnica del producto o servicio al cual se aplican, estarían aquellas que por ejemplo produzcan un efecto de comodidad, una facilidad para el traslado o transporte, un ahorro en los costos que significa su utilización, una mayor durabilidad, un mayor rendimiento del producto, una mejora en su forma de administración, etc.

[4] Ver folios 101 y 102 del expediente.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 11 de febrero de 2010, Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00299-01, M.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Consultar además las siguientes providencias de la Sección: Sentencias del 6 de julio de 2000. Radicación número: 3923, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola y del 11 de octubre de 2006. M.P. Martha Sofía Sanz Tobon.

[6] Zuccherino Daniel R. “Patentes de invención”, Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 66.