MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - En principio se consideran de fantasía; pueden ser de uso común: por su comprensión por consumidor medio; por raíz común o adopción por órgano oficial de la lengua / SIGNOS DESCRIPTIVOS EN IDIOMA EXTRANJERO - Hipótesis

 

La marca previamente registrada se forma con una palabra en lengua extranjera. En relación con esta clase de signos, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 el Tribunal Andino sostuvo: «El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor   medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros».

 

COTEJO MARCARIO - Debe ser conjunto y no fraccionado / SEMEJANZA MARCARIA - Evidencia ortográfica y fonética entre ODU´S y OPUS / MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO - Similitud en los signos de fantasía ODU´S y OPUS / DISTINTIVIDAD MARCARIA - Carencia del signo ODU´S  frente a OPUS; irregistrabilidad por semejanza

 

Como lo advirtió el  Tribunal en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, al efectuar la comparación  entre los signos enfrentados, debe evitarse su fraccionamiento. Al apreciarlos en su conjunto, se advierte que presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético que aumentan el riesgo de confusión. En efecto: Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son similares, ya que el elemento denominativo está compuesto por cuatro letras, diferenciándose únicamente en la consonante P. Lo anterior, sumado al hecho de que la disposición de las cuatro letras es idéntica en ambas expresiones. Según el  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española las expresiones OPUS y ODUS carecen de significado. La expresión OPUS proviene del latín «opus» cuya traducción literal es «obra».Lo anterior demuestra que ambas expresiones son de fantasía, pues en el idioma español las palabras OPUS y ODU’S no tienen ninguna relación con los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional. Desde el punto de vista ortográfico, resulta claro que ambas marcas se componen por cuatro (4) letras y dos sílabas (O-DUS y O-PUS), de las cuales tres (3) están en idéntico orden de disposición.  Adicionalmente, el riesgo de confusión aumenta pues la vocal inicial y final son idénticas en ambas expresiones. Desde el punto de vista fonético la semejanza resulta aún más evidente, pues el signo solicitado «ODU’S» se diferencia únicamente de la marca «OPUS» en una consonante (P y D) luego la pronunciación de ambos signos es casi idéntica. Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada dentro de este proceso para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada las expresiones ODU’S / OPUS / ODU’S / OPUS / ODU’S / OPUS, producen una impresión de semejanza. Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «ODU’S» (mixto)  está afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comunidad Andina,  no satisface la exigencia de distintividad establecida  por el artículo 134 ídem. Se impone, pues, declarar la nulidad de la Resolución demandada.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

 

Bogotá, D.C.,  dieciséis (16) de agosto de dos mil siete (2007)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-00227-01

 

Actor: JORGE EDUARDO HOYOS

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por JORGE EDUARDO HOYOS, contra el acto administrativo con que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro del signo mixto «ODU’S» como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional [1].

I.          LA DEMANDA

JORGE EDUARDO HOYOS VARGAS, domiciliado en Bogotá, mediante apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la siguiente demanda:

1.1.     Pretensiones

• Que es nula la Resolución 10265 de 2001 (30 de marzo) por la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro del signo mixto «ODU’S» como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)», productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
• Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca «ODU’S» (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

• Hechos

El 5 de septiembre de 2000, ORLANDO DUQUE URIBE presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro del signo «ODU’S» (mixto) como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

Mediante Resolución 10265 de 2001 (30 de marzo), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a ORLANDO DUQUE URIBE el registro del signo «ODU’S» (mixto) como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

• Normas violadas y concepto de la violación

El actor invocó como violados los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El signo mixto solicitado a registro «ODU’S» es confundiblemente semejante con la marca nominativa «OPUS» previamente registrada para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 a favor de JORGE EDUARDO HOYOS VARGAS, según certificado de registro No. 170954 [2], vigente hasta el 25 de octubre de 2004.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al conceder el registro solicitado, pues no tuvo en cuenta que en el signo  mixto «ODU’S» predomina el elemento nominativo, que es confundiblemente semejante con la marca nominativa «OPUS», más aún cuando ambos distinguen los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

La entidad demandada no tuvo en cuenta que de los aspectos fonéticos, gráficos y ortográficos ambos signos son capaces de inducir al público a error.

II.        LAS CONTESTACIONES

Fueron citados al proceso la Superintendencia de Industria y Comercio y ORLANDO DUQUE URIBE en calidad de tercero interesado como solicitante del registro de la marca «OPUS».

2.1.     La SIC contestó que de la comparación entre el signo solicitado a registro y la marca nominativa «OPUS», resultaba evidente que «ODU’S + GRAFICO» era registrable, habida cuenta de que la marca concedida era mixta, en tanto que la marca opositora era nominativa.

2.2.   ORLANDO DUQUE URIBE como tercero interesado en las resultas del proceso manifestó que el signo mixto solicitado «ODU’S» no es confundiblemente semejante con la marca nominativa «OPUS» pues el signo solicitado es nominativo luego carece de los elementos de distintividad que le otorgan al signo mixto aspectos tales como los colores, el tipo de letra, entre otros.

III.           ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones.

IV.       LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial 89-IP-2004 de las normas comunitarias indicadas en los cargos. Sus lineamientos serán tomados en consideración en este fallo.

V.           CONSIDERACIONES

Según se lee en la Resolución 10265 de 2001 (30 de marzo) [3], la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a ORLANDO DUQUE URIBE el registro del signo «ODU’S» (mixto) como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)», productos comprendidos en la Clase 25 Internacional, por considerar que cumplía con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

Los productos comprendidos en la Clase 25  Internacional son:

«Vestidos, calzado, sombrería»

El actor argumenta que al conceder el registro del signo «ODU’S» (mixto) la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no ser éste registrable para productos de la Clase 25 Internacional y por considerar que en el análisis comparativo no tuvo en cuenta las similitudes que presenta con su marca nominativa «OPUS».

Sostiene que el hecho de que las marcas enfrentadas distingan los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional puede inducir al público en error sobre su calidad y características, y causar confusión respecto de su origen empresarial.

El problema fundamental de la litis consiste en determinar si a la luz de las reglas trazadas por el Tribunal Andino y esta Sala, el signo «ODU’S + GRÁFICO» para distinguir productos de la Clase 25 Internacional es suficientemente distintivo, pese a estar registrada la marca «OPUS» para la misma clase de productos. En otras palabras, si el signo mixto «ODU’S» está o no afectado de la causal de irregistrabilidad prevista en los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuyo tenor literal es el siguiente:

«Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. a) las palabras o combinación de palabras;
2. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. c) los sonidos y los olores;
4. d) las letras y los números;
5. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
6. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;»

 

Al efectuar el análisis de registrabilidad la Sala tendrá en cuenta las reglas que el Tribunal reiteró en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, en los siguientes términos:

«1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.
3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.
4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia de similitud, entre ODU’S (mixta) y OPUS es ideológica, ortográfica o fonética, así como relacionarlos con los productos o servicios que amparan.»

 

La marca previamente registrada se forma con una palabra en lengua extranjera. En relación con esta clase de signos, en la Interpretación Prejudicial rendida dentro del Proceso 9-IP-2003 el Tribunal Andino sostuvo:

«El significado de las palabras en idioma extranjero se presume que no es de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como un signo de fantasía, procediendo en consecuencia su registro. Sin embargo, existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como significado conceptual han sido generalizados por una gran mayoría. En este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que «A tenor de lo previsto en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor   medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua por cualquiera de los países miembros».

El signo mixto «ODU’S» solicitado a registro  corresponde a la siguiente descripción:

«marca, en cualquier combinación de colores, consistente en (a) la figura de un ÓVALO horizontal bordeado en su exterior por una línea CLARA y en su interior por una línea OSCURA más gruesa que la anterior, en cuyo centro se observa la sombra de un OJO HUMANO, sobre el cual se encuentra la palabra ODU’S, escrita en tipo de letra especial sombreada y (b) la palabra JEANS, escrita en tipo especial de letra diferente a la letra de la palabra ODU’S, bordeada por una línea oscura y colocada en la parte inferior derecha del óvalo anterior de manera tal que las letras J, E y A de dicha palabra se sobreponen al borde del óvalo en mención.»

Como lo advirtió el  Tribunal en la Interpretación Prejudicial dictada en este proceso, al efectuar la comparación  entre los signos enfrentados, debe evitarse su fraccionamiento. Al apreciarlos en su conjunto, se advierte que presentan semejanzas desde el punto de vista gráfico, ortográfico y fonético que aumentan el riesgo de confusión. En efecto:

Desde el punto de vista gráfico y ortográfico las dos marcas son similares, ya que el elemento denominativo está compuesto por cuatro letras, diferenciándose únicamente en la consonante P. Lo anterior, sumado al hecho de que la disposición de las cuatro letras es idéntica en ambas expresiones. Así lo corrobora la etiqueta.

                  Marca solicitada                                          Marca opositora

OPUS

Siguiendo la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y aplicada en igual forma por esta Sala ^[4], las marcas se tratarán como denominativas ^[5] para su comparación, pues el elemento figurativo de la solicitada no es el predominante.

Según el  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española ^[6] las expresiones OPUS y ODUS carecen de significado.

La expresión OPUS proviene del latín «opus» cuya traducción literal es «obra»[7].

Lo anterior demuestra que ambas expresiones son de fantasía, pues en el idioma español las palabras OPUS y ODU’S no tienen ninguna relación con los productos comprendidos en la Clase 25 Internacional.

Desde el punto de vista ortográfico, resulta claro que ambas marcas se componen por cuatro (4) letras y dos sílabas (O-DUS y O-PUS), de las cuales tres (3) están en idéntico orden de disposición.  Adicionalmente, el riesgo de confusión aumenta pues la vocal inicial y final son idénticas en ambas expresiones.

Desde el punto de vista fonético la semejanza resulta aún más evidente, pues el signo solicitado «ODU’S» se diferencia únicamente de la marca «OPUS» en una consonante (P y D) luego la pronunciación de ambos signos es casi idéntica.

Por otra parte, aplicando los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial dictada dentro de este proceso ^[8] para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) y pronunciadas de manera adecuada las expresiones ODU’S / OPUS / ODU’S / OPUS / ODU’S / OPUS, producen una impresión de semejanza.

Dadas las consideraciones anteriores, es fuerza concluir que el signo «ODU’S» (mixto)  está afectado por la prohibición prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 del Acuerdo de la Comunidad Andina,  no satisface la exigencia de distintividad establecida  por el artículo 134 ídem.

Se impone, pues, declarar la nulidad de la Resolución demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO.-   Declárase la nulidad de la Resolución 10265 de 2001 (30 de marzo) por la cual la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro del signo mixto «ODU’S» como marca para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)»,  productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la nulidad, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el  certificado de registro correspondiente a la marca «ODU’S» para distinguir «bluejeans, pantalones, camisas camisetas, bermudas, vestidos (en general todo tipo de prendas de vestir)»,  productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de ORLANDO DUQUE URIBE.

Tercero.-  Publíquese este fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- Devuélvase a la actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso.

Quinto.- En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de  16 de agosto de 2007.

 

MARTHA SOFÍA SÁNZ TOBÓN                  CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

 

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA         MARCO ANTONIO VELILLA  MORENO

 

 

 

[1] Estos son: «Vestidos, calzados, sombrerería.».

[2] Folio 3

[3] Fls 38 a 40

[4] Expediente 11001-03-24-000-2000-06302-01, Actora: ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A., Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade

[5]   El Tribunal sostuvo:  «La marca mixta se conforma por un elemento denominativo, es decir una palabra o conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual y un elemento gráfico que puede componerse de una o varias imágenes, que en suma deben formar un conjunto marcario capaz de ser distintivo. La comparación de las marcas en conflicto determinará si entre ellas existe confusión, la que puede ser directa o indirecta. Se debe realizar el cotejo entre una marca mixta y una denominativa, destacando que, para la comparación, deberá tenerse en cuenta que el elemento denominativo de la marca mixta suele, por lo general, ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva que tienen las palabras, las que por definición son pronunciables, además el elemento denominativo impacta y permanece en la mente del consumidor, porque es a través de la denominación, como se solicita al producto o servicio distinguido por la marca; no obstante, en algunos casos, se le reconoce prioridad al elemento gráfico, por sus características, tamaño, color y colocación de la gráfica, que pueden ser determinantes. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre las marcas mixta y denominativa, se debe analizar si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. Al respecto el Tribunal ha señalado: «La Doctrina ha contribuido a estructurar criterios para afirmar la existencia o no de confusión resultante en la comparación entre marcas mixtas y denominativas. El siguiente concepto de Aldo Cornejo es ilustrativo al respecto, cuando dice que: En este caso se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual la confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio.»

[6] Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Edición 21, páginas 970-971 y 980 y 981

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[8]       Interpretación Prejudicial 89-IP-2004