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REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva
Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca CRISTY registrada a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A. es totalmente idéntica a la marca CRISTY, previamente registrada a nombre la demandante. Es de Perogrullo afirmar que las marcas en conflicto, al ser totalmente iguales entre sí, se encuentran conformadas por las mismas vocales y consonantes, tienen la misma longitud y el mismo número de sílabas, lo que permite afirmar que existe entre ellas una identidad plena en sus aspectos estructurales y ortográficos. En todo caso, sea cual fuere la idea que evoque la expresión en comento, resulta lógico concluir que al ser exactamente iguales las marcas en conflicto, se presenta entre ellas una plena identidad ideológica que viene a reafirmar la imposibilidad de que coexistan en el mercado. De acuerdo con lo expuesto y siguiendo los derroteros de la doctrina comunitaria antes enunciada, es claro para la Sala que ese vínculo de identidad absoluta puede inducir al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia equivocada de estar comprando otro, lo que implicaría también la existencia de un nexo de conexión competitiva entre los productos distinguidos con una y otra marca, pues al ser iguales entre sí su distribución y venta se realiza a través de los mismos canales de comercialización, acudiendo además a los mismos medios publicitarios.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.
NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 10514 DE 2009 (27 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada parcialmente).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00405-00
Actor: ALBA LUCIA ECHEVERRI DE MARQUEZ
Demandado: LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA
Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda incoada por la señora ALBA LUCÍA ECHEVERRÍ DE MÁRQUEZ en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, en contra de la Resolución 10514 de 27 de febrero de 2009, expedida por División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A. el registro de la marca mixta “CRISTY” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
I.- LA DEMANDA
1.- Pretensiones.
La señora ALBA LUCÍA ECHEVERRÍ DE MÁRQUEZ pretende que se declare la nulidad de la Resolución No. 10514 de 27 de febrero de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., el registro del signo marcario “CRISTY” (mixto), para distinguir arroz, chocolate, café, té, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Con fundamento en lo anterior, solicita igualmente que se ordene la cancelación del registro de dicha marca, identificado bajo el número 375255.
2.- Fundamentos de hecho
Como antecedentes fácticos del acto demandado, la actora puso de presente que el día 28 de Diciembre de 2005, la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca CRISTY, para distinguir productos comprendidos en la clase 30ª Internacional de Niza. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 561 del 28 de febrero de 2006, la sociedad ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS C.A. –ECUASAL-, presentó oposición a la precitada solicitud de registro, invocando la preexistencia de la marca CRIS-SAL de la cual es titular, la cual se declaró infundada por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 10514 de 27 de febrero de 2009, acto mediante el cual concedió el registro de la marca CRISTY, a favor de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., para distinguir productos de la misma clase..
Aparte de lo expuesto, la actora, señora ALBA LUCÍA ECHEVERRÍ DE MÁRQUEZ, adujo la preexistencia del registro de su marca CRISTY, concedido desde el año 1986 para distinguir los mismos productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, la cual fue renovada para el período comprendido entre el 22 de julio de 2004 y el 22 de julio de 2014, todo lo cual es indicativo de que la autoridad nacional no realizó en debida forma el examen de registrabilidad previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
3.- Normas violadas y concepto de la violación
La demandante señaló como violados los artículos 136 literal a); 150, 155 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia omitió el cumplimiento del deber de realizar el estudio de registrabilidad de la marca CRISTY, frente a las marcas previamente registradas a nombre de la actora en las clases 29 y 30, configurándose de esa manera la violación de las disposiciones antes mencionadas
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por estimar que la marca registrada cumple con los requisitos exigidos y tiene la suficiente fuerza distintiva, destacando además que corresponde a esta Corporación efectuar su control de legalidad.
III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO
EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., considerada tercero interesado en el proceso no dio contestación a la demanda a pesar de haber sido notificada, tal como consta a folio 150 del expediente..
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Tanto la actora como la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO presentaron sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda.
La demandada subrayó que al adelantar el trámite administrativo correspondiente, se ajustó por completo a la legalidad, garantizando además el debido proceso y el derecho de defensa. Además de ello, la marca cuestionada cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y es susceptible de representación gráfica.
El agente del Ministerio Público y la tercera interesada guardaron silencio
V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 157-IP-2011 de fecha 8 de febrero de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.
Primero.- Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.
Segundo.- Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
Tercero.- No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Cuarto.- El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.
Quinto.- Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.
Sexto.- Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.
Séptimo.- La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.
Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:
- Debe ser de oficio.
- Es integral.
- Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.
- Es autónomo.
VI-. DECISIÓN
Al no advertirse la configuración ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
1.- El objeto del litigio
Por virtud de lo dispuesto en los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. –ECUASAL- frente a la solicitud de registro de la marca mixta CRISTY, a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., para distinguir productos de la clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza, concediéndole a este última el registro que ahora es objeto de impugnación en el presente proceso.
En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio contradicen o no las siguientes disposiciones, que a juicio del Tribunal Andino de Justicia, son las que aplican en este caso particular y concreto, cuyo texto es del siguiente tenor literal:
DECISIÓN 486
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a.- las palabras o combinación de palabras;
b.- las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
- sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
3.- Las marcas en conflicto
Las marcas a cotejar son las siguientes:
MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
CRISTY
MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA
La señora ALBA LUCÍA ECHEVERRY DE MARQUEZ es titular de la marca opositora, la cual se encuentra registrada en las clases 29ª y 30ª de la Clasificación Internacional de Niza desde el año 1986 (ver folios 12 a 17 del expediente), en tanto que la marca cuestionada, se encuentra registrada a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., en la Clase 30ª del mismo nomenclátor.
Hechas las anteriores precisiones y a efectos de brindar una mayor claridad, resulta pertinente relacionar a continuación el tipo de productos que forman parte de cada una de las clases marcarias anteriormente enunciadas:
| CLASES | PRODUCTOS Y SERVICIOS |
| CLASE 29ª | Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. |
| CLASE 30ª | Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. |
4.- Análisis
Teniendo en cuenta los parámetros consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, la Sala considera que en el asunto bajo examen el elemento que predomina en cada una de las marcas enfrentadas, es sin lugar a dudas el denominativo, por cuanto es el que representa la dimensión más característica y, por lo mismo, la que mayor impresión, impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, resulta imprescindible establecer si entre la marca registrada y la marcas opositoras se presenta o no algún riesgo de confundibilidad desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual.
En reiteradas oportunidades esta Sala ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que los integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función.
Pues bien, no es preciso adentrarse en mayores disquisiciones para advertir que la marca CRISTY registrada a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A. es totalmente idéntica a la marca CRISTY, previamente registrada a nombre la demandante.
Es de Perogrullo afirmar que las marcas en conflicto, al ser totalmente iguales entre sí, se encuentran conformadas por las mismas vocales y consonantes, tienen la misma longitud y el mismo número de sílabas, lo que permite afirmar que existe entre ellas una identidad plena en sus aspectos estructurales y ortográficos. Veámoslo:
MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
| C | R | I | S | T | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA
| C | R | I | S | T | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Las sílabas, en uno y otro caso, son exactamente las mismas:
MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA
| CRIS | TY |
| 1 | 2 |
MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA
| CRIS | TY |
| 1 | 2 |
Por otra parte, las expresiones en conflicto, al ser pronunciadas de viva voz y en forma sucesiva, producen una indiscutible impresión de identidad, al punto de no ser posible establecer cuál de ellas corresponde a la actora y cual a la sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A.:
-CRISTY- CRISTY-CRISTY-CRISTY-CRISTY-CRISTY-
-CRISTY- CRISTY-CRISTY-CRISTY-CRISTY-CRISTY-
En cuanto concierne al aspecto ideológico y conceptual, ha de tenerse presente que el vocablo CRISTY carece en nuestro idioma de un significado específico. No obstante lo anterior, colocándose esta Sala en el lugar de los consumidores medios, puede llegar a entenderse que si bien dicha expresión no forma parte del idioma castellano, bien puede ser relacionada desde el punto de vista conceptual con la idea de Cristo, más aún si se tiene en cuenta que en Colombia la expresión “Corpus Christi” es ampliamente conocida. De igual modo, la expresión CRISTY también podría ser entendida por los consumidores como la apócope del nombre propio “Cristina”. En todo caso, sea cual fuere la idea que evoque la expresión en comento, resulta lógico concluir que al ser exactamente iguales las marcas en conflicto, se presenta entre ellas una plena identidad ideológica que viene a reafirmar la imposibilidad de que coexistan en el mercado.
Establecido lo anterior, considera la Sala que desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual existe plena confundibilidad entre los signos. Por contera, debe tenerse en cuenta que ambas marcas, la cuestionada y la opositora, pertenecen a la Clase 30ª de la Clasificación Internacional de Niza y designan exactamente los mismos productos, lo cual refuerza el riesgo de confusión.
A propósito de lo expuesto hasta aquí, es preciso recordar que el Tribunal Andino de Justicia fue enfático al indicar en su interpretación que “En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto.” En todo caso, no puede pasarse por alto que las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza son clases relacionadas, por estar referidas a productos alimenticios destinados al consumo humano.
De acuerdo con lo expuesto y siguiendo los derroteros de la doctrina comunitaria antes enunciada, es claro para la Sala que ese vínculo de identidad absoluta puede inducir al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia equivocada de estar comprando otro, lo que implicaría también la existencia de un nexo de conexión competitiva entre los productos distinguidos con una y otra marca, pues al ser iguales entre sí su distribución y venta se realiza a través de los mismos canales de comercialización, acudiendo además a los mismos medios publicitarios.
Además de las ideas expresadas hasta aquí, no puede soslayarse el hecho de que si bien la parte considerativa del acto administrativo demandado contiene el estudio de registrabilidad realizado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el mismo se revela a todas luces insuficiente e incompleto, pues la autoridad marcaria se limitó a cotejar la marca CRISTY solicitada por la firma COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A, con la marca CRIS-SAL, registrada previamente a nombre de la sociedad ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS C.A. –ECUASAL, la cual intervino como opositora en el correspondiente trámite de registro, dejando de considerar la autoridad marcaria que ella misma había concedido previamente el registro de la marca CRISTY a nombre de la demandante.
Independientemente de que la señora ALBA LUCÍA ECHEVERRY DE MARQUEZ no haya formulado ninguna oposición durante el trámite de registro que antecedió a la expedición del acto demandado, no hay duda alguna de que en cumplimiento de sus deberes institucionales, la División de Signos Distintivos ha debido tener en cuenta de manera oficiosa la marca que ella misma había concedido a favor de aquella, pues tal y como lo expresa el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación, el examen debe ser “integral” y la motivación del acto que conceda o deniegue un registro debe ser “debidamente motivado”.
Tales deberes han de tenerse por incumplidos en este caso, pues sin duda ha debido realizarse el cotejo de la marca solicitada frente a la marca previamente concedida a nombre de la señora ECHEVERRY DE MARQUEZ. Dicha omisión, torna insuficiente e incompleta la motivación del acto administrativo demandado, viciándolo de nulidad.
De conformidad con lo demostrado hasta aquí, se impone proteger el registro marcario previamente concedido, a efectos de evitar que se presenten riesgos directos de confusión, motivo por el cual las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar. En todo caso, es del caso mencionar que la nulidad a declarar habrá de limitarse al artículo 2° de la Resolución 10514 del 27 de febrero de 2009, pues la decisión contenida en el artículo 1° de ese acto administrativo, mediante el cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUÍMICOS C.A. –ECUASAL, es totalmente ajena a la presente controversia.
En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del artículo 2° de la Resolución 10514 del 27 de febrero de 2009, en virtud de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca CRISTY (Mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza, a la firma COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A., de conformidad con las consideraciones consignadas en la presente providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del registro marcario otorgado a la firma COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INTEGRAL S.A. mediante el artículo 2° de la Resolución 10514 del 27 de febrero de 2009, proferida por dicha dependencia.
TERCERO.- ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
CUARTO.- RECONOCER PERSONERÍA al doctor ALVARO SAMUEL ARIAS ACUÑA como apoderado de la Nación – Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del poder visible a folio 200 del expediente.
QUINTO.- Por Secretaría, remítase copia de esta providencia al Tribunal Andino de Justicia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha
GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente con excusa
Publicado Por: diciembre 3, 2014