11001-03-24-000-2003-00411-01_1 Sección 1 2009 [Consejo de Estado]

REGISTRO MARCARIO - Examen de registrabilidad. Normativa aplicable / REGISTRO DE MARCA - Aplicación de Decisión de la Comunidad Andina vigente al momento de la solicitud del registro / DECISION 344 - Aplicación

 

El problema de la litis consiste en establecer si el signo TROPICAL + GRAFICA es confundible o no con la marca CARIBE + GRAFICA para distinguir productos de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza (“cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto, artículos para fumadores, cerillas”) y si, por consiguiente, aquél se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Aquí es importante destacar, en primera instancia, que si bien el actor expresó en su demanda que la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio es contraria a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a.- de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Corporación habrá de atenerse a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de entender que en el presente caso el examen de legalidad del acto administrativo acusado debe realizarse frente a lo establecido en los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud de registro del signo “TROPICAL (mixto)” se presentó el 26 de octubre de 1999, en vigencia de la precitada normatividad comunitaria.  En efecto el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial número 37-IP-2008, dejó en claro que “…la solicitud de registro del signo “TROPICAL” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”.

 

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 95

 

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN NÚMERO 14530 DE 30 DE JUNIO DE 2000, EXPEDIDA POR EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDIÓ A LA SOCIEDAD PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, EL REGISTRO DE LA MARCA MIXTA TROPICAL, PARA AMPARAR PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 34ª DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

 

REGISTRO MARCARIO - Marca mixta Tropical / TROPICAL - Procedencia del registro de la marca Tropical / TROPICAL - No es confundible con expresión Caribe. No todo lo tropical es caribe / TROPICAL - No es confundible con marca CARIBE / CONSUMIDOR MEDIO - Inexistencia de confusión al elegir marca de cigarrillos y tabaco

 

Aún así resulta necesario rebatir lo expresado por el actor con respecto a la proximidad o semejanza conceptual que según el actor se presenta entre las palabras TROPICAL y CARIBE, pues de acuerdo con la definición  que de esas voces trae el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mal podría decirse que se trata de expresiones sinónimas. En efecto, ninguna de las acepciones que se consignan a continuación, permite inferir que se trate de expresiones que tienen idéntico significado: TROPICAL. 1. adj. Perteneciente o relativo a los trópicos. 2. adj. Ampuloso, frondoso, exagerado. CARIBE. 1. adj. Se dice del individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este pueblo. A todas luces resulta incuestionable que desde el punto de vista  conceptual todo lo “caribe” tiene algo de “tropical”, pero aún así, no es menos cierto que no todo lo “tropical” es “caribe”, pues como es sabido, en el globo terráqueo existen grandes extensiones de tierra que a pesar de ser catalogadas como zonas tropicales, se encuentran muy alejadas del mar caribe.  A pesar de lo anterior, la Sala no desconoce que en ocasiones las dos expresiones evocan algunos lugares geográficos caracterizados por la presencia de un paisaje de playa bañado por el sol, pero no por ello se puede predicar que los consumidores consuetudinarios de tabaco puedan llegar a asumir de manera equivocada que los cigarrillos TROPICAL y CARIBE tengan un mismo origen empresarial o incluso que se trate de un mismo producto.  Los clientes o consumidores medios de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que el poco o mucho parecido gráfico que pudiere existir entre las cajetillas de cigarrillos, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión. Visto lo anterior, concluye la Sala que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no tiene por qué generar confusión alguna en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos enfrentados, así se presenten ciertas similitudes desde el punto de vista de su composición gráfica.

 

 

CONSEJO DE ESTADO

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 

SECCION PRIMERA

 

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

 

Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil nueve (2009)

 

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00411-01

 

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. COLTABACO S.A.

 

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

 

 

 

Referencia: ACCION DE NULIDAD

 

 

 

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad que interpuso la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. -COLTABACO S.A.-, contra el acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el cual se concedió a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta TROPICAL, para amparar productos comprendidos en la Clase 34ª de la Clasificación Internacional de Niza.

 

I.- LA DEMANDA

 

La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes

 

1.- Pretensiones.

 

Primero:             Que se declarare la nulidad de la Resolución número 14530 de 30 de Junio de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta TROPICAL, para amparar productos comprendidos en la Clase 34ª de la Clasificación Internacional de Niza.

 

Segundo:            Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del Certificado N° 228867 asignado a la marca TROPICAL y la inscripción que hizo de la misma.

 

Tercero:             Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el literal d) del artículo 2º del Decreto Legislativo 209 de 1957.

 

2.- Fundamentos de hecho

 

La COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. -COLTABACO S.A.-, es titular de la marca denominativa CARIBE con la cual se distinguen productos que fabrica y comercializa desde el 5 de diciembre de 1996, comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue concedida mediante Resolución N°. 24380 de 14 de noviembre de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al mismo tiempo, es titular de la marca mixta CARIBE + GRÁFICA para distinguir productos de la misma clase, la cual fue otorgada mediante Resolución No. 28687 de 19 de noviembre de 1997 expedida por la misma entidad.

 

No obstante lo anterior, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.- presentó solicitud de registro de la marca mixta TROPICAL, para distinguir productos de la clase 34 internacional, es decir, “cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto; artículos para fumadores; cerillas”, la cual fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 14530 de 30 de junio de 2000, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 486 de 29 de noviembre de 1999. (págs. 164 y 164).

 

3.- Normas violadas y concepto de la violación

 

En opinión de la parte actora, el acto administrativo demandado es violatorio del literal a) del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

 

AI explicar el concepto de la violación, señala que por tratarse de la confrontación entre dos marcas mixtas, es preciso centrar la atención tanto en su parte denominativa como en su parte gráfica. En ese orden de ideas, sostiene que el uso de la marca impugnada es confundible con la marca registrada a nombre suyo, circunstancia que puede determinar una disminución en la venta de sus productos.

 

Para precisar sus derechos en el tiempo, indica que la sociedad COLTABACO S.A. registró la marca CARIBE el 19 de noviembre de 1997, mientras que la sociedad PROTABACO S.A. registró la marca TROPICAL el 26 de octubre de 1999, de lo cual infiere que su derecho es anterior y prioritario.

 

Expresa igualmente que el riesgo de confusión es mucho mayor, si se tiene en cuenta que las dos marcas enfrentadas distinguen los mismos productos (“cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto, artículos para fumadores, cerillas”).

 

Si bien reconoce que no existe similitud fonética, gramatical y ortográfica entre los dos signos, señala que sí existe por el contrario una similitud conceptual, aduciendo al respecto lo siguiente: Los signos trasmiten al consumidor una idea similar, pues representan un lugar soleado y costero, un paisaje de playa y un clima cálido. Además de ello, expresa que las palabras “CARIBE” y “TROPICAL” suelen ser empleadas como sinónimos, creando en el consumidor colombiano la impresión de que se trata de cigarrillos con características gráficas similares que tienen un mismo origen empresarial, lo cual torna improcedente la coexistencia de esas dos marcas en el mercado. En otras palabras, el riesgo de confusión se origina en la parte gráfica de las marcas, en donde se presentan las siguientes semejanzas: ambas consisten en una figura rectangular; los dos rectángulos tienen igual fondo de color azul oscuro; en cada uno de ellos aparece como elemento destacado sobre el azul oscuro del fondo el color anaranjado, el cual es degradado en ambas gráficas; la denominación de cada una de las marcas está escrita en la parte superior de las etiquetas, en letras de color blanco, que destaca sobre el fondo; en las dos gráficas se incluye una palmera de hojas verdes; en las dos etiquetas que circulan en el mercado aparece idéntica  expresión de “20 cigarrillos suaves” en letras mayúsculas y localizada en la parte inferior del rectángulo.

 

Al referirse a las diferencias gráficas que presentan las marcas, destaca lo siguiente: La etiqueta de TROPICAL emplea el color anaranjado en una figura circular que emula el sol en un atardecer, en tanto que en la de CARIBE corresponde a unas franjas que cruzan el rectángulo de derecha a izquierda; en la gráfica de TROPICAL, solo aparecen las hojas de la palmera, en cambio en la gráfica de CARIBE aparece completa y su ubicación es distinta en ambas etiquetas; en una etiqueta aparece la palabra TROPICAL y en la otra CARIBE utilizando letras de distinto tipo; en la letra i de TROPICAL el punto ha sido reemplazado por un triangulo invertido y en la de CARIBE por un solo punto de forma “cuasiestrellada”.

 

A partir de lo anterior, concluye que ambas marcas son innegablemente semejantes, pues utilizan elementos publicitarios de similar conformación gráfica e innegable coincidencia artística, lo que a su vez induce en error respecto a la marca y a su origen de fabricación. A partir de las razones expuestas, concluye diciendo que debe declararse la nulidad del acto demandado.

 

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, por considerar que carecen de sustento jurídico. Expresó además que no hay razones para predicar que en la expedición del acto acusado se haya incurrido en una violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

 

Por otra parte considera posible la coexistencia de las dos marcas mixtas enfrentadas, pues el elemento predominante en ellas es el denominativo, sin que se presenten similitudes de orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual que puedan inducir a los consumidores al error. En cuanto al aspecto figurativo no se presenta tampoco ninguna semejanza que haga confundibles las marcas, pues los elementos gráficos que las conforman son diferentes.

 

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

EN LAS RESULTAS DEL PROCESO

 

La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, obrando en su condición de tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda calificando de sesgada la comparación de las marcas efectuada por el actor. Además de ello, manifiesta que la norma que ha debido invocarse en este proceso es la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por ser la que se encontraba vigente al momento de registrarse la marca acusada. Al mismo tiempo expresa que si los signos en conflicto son considerados en su conjunto, se puede concluir que los mismos no son confundibles entre sí.

 

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Las partes demandante y demandada y el tercero interviniente presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia.

 

EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, se limitó a solicitar el trámite de la Interpretación Prejudicial, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria.

 

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

 

EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°, 37-IP-2008 de fecha 9 de mayo de 2008, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

 

Al efectuar su interpretación, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se abstuvo de analizar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por considerar que en este caso las normas aplicables son los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sobre el particular dejó consignada la siguiente consideración:

 

“…el Tribunal estima que: (i) no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “TROPICAL (mixto)” ha sido presentada el 26 de octubre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (ii) con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.”

 

En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

 

PRIMERO:         En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.

 

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

 

SEGUNDO:        Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

 

TERCERO:        En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

 

CUARTO:           No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

 

QUINTO:            La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

 

SEIS:                 El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

 

SIETE:               En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

 

OCHO:               La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

 

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

 

VI-. DECISIÓN

 

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes

 

CONSIDERACIONES

 

El acto acusado concedió a favor de la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta “TROPICAL”, para amparar productos comprendidos en la Clase 34ª de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante lo anterior, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ya había concedido a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. -COLTABACO S.A.-, el registro de la marca “CARIBE”, para distinguir productos similares pertenecientes a la misma clase. Para puntualizar con mayor claridad el motivo de la controversia, se incorporan a continuación los signos mixtos enfrentados:

 

MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA

 

MARCA MIXTA POSTERIORMENTE REGISTRADA

 

El problema de la litis consiste en establecer si el signo TROPICAL + GRAFICA es confundible o no con la marca CARIBE + GRAFICA para distinguir productos de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza (“cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto, artículos para fumadores, cerillas”) y si, por consiguiente, aquél se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

 

Aquí es importante destacar, en primera instancia, que si bien el actor expresó en su demanda que la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio es contraria a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a.- de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Corporación habrá de atenerse a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de entender que en el presente caso el examen de legalidad del acto administrativo acusado debe realizarse frente a lo establecido en los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud de registro del signo “TROPICAL (mixto)” se presentó el 26 de octubre de 1999, en vigencia de la precitada normatividad comunitaria.

 

En efecto el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial número 37-IP-2008, dejó en claro que “…la solicitud de registro del signo “TROPICAL” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”.

 

De conformidad con lo anterior, las disposiciones a aplicar en el sub lite son las siguientes:

 

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

 

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

 

“Artículo 81.‑ Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

 

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

 

(…)

 

Artículo 83.‑ Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

 

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […]

 

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

 

Artículo 95.‑ Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

 

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

 

Para reforzar lo anteriormente expuesto, es preciso tener presente que las normas transitorias contenidas en la Decisión 486 de 2000, concuerdan plenamente con el criterio antes mencionado, al determinar que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.” (Subrayado ajeno al texto)

 

A juicio de la Sala se presenta en el sub lite una marcada predominancia del elemento denominativo frente al gráfico, pues en realidad es el componente que produce un impacto o incidencia mayor en la mente de los consumidores. Por lo mismo y en aplicación de las orientaciones consignadas en la interpretación emitida por el Tribunal Andino de Justicia, es menester abordar el examen de dicho elemento, a fin de determinar si se presenta o no algún riesgo de confusión o asociación en el ámbito comercial, de tal suerte que se torne posible o imposible la coexistencia pacífica de las marcas ya mencionadas.

 

Como bien lo reconoce la parte actora en su demanda, las voces TROPICAL y CARIBE no presentan entre sí ninguna similitud fonética, gramatical u ortográfica, lo cual exime a la Sala de realizar los análisis encaminados a establecer la existencia de riesgos de confusión o asociación por tales razones. En otras palabras, no es preciso dar aplicación a los criterios y metodologías consignados por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, los distintos para adelantar el cotejo de las marcas, pues de entrada se tiene establecido que desde el punto de vista denominativo los riesgos de confusión son inexistentes.

 

Aún así resulta necesario rebatir lo expresado por el actor con respecto a la proximidad o semejanza conceptual que según el actor se presenta entre las palabras TROPICAL y CARIBE, pues de acuerdo con la definición  que de esas voces trae el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mal podría decirse que se trata de expresiones sinónimas. En efecto, ninguna de las acepciones que se consignan a continuación, permite inferir que se trate de expresiones que tienen idéntico significado:

 

TROPICAL.

1. adj. Perteneciente o relativo a los trópicos.

 

2. adj. Ampuloso, frondoso, exagerado.

 

CARIBE.

1. adj. Se dice del individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. U. t. c. s.

 

2. adj. Perteneciente o relativo a este pueblo.

 

A todas luces resulta incuestionable que desde el punto de vista  conceptual todo lo “caribe” tiene algo de “tropical”, pero aún así, no es menos cierto que no todo lo “tropical” es “caribe”, pues como es sabido, en el globo terráqueo existen grandes extensiones de tierra que a pesar de ser catalogadas como zonas tropicales, se encuentran muy alejadas del mar caribe.

 

A pesar de lo anterior, la Sala no desconoce que en ocasiones las dos expresiones evocan algunos lugares geográficos caracterizados por la presencia de un paisaje de playa bañado por el sol, pero no por ello se puede predicar que los consumidores consuetudinarios de tabaco puedan llegar a asumir de manera equivocada que los cigarrillos TROPICAL y CARIBE tengan un mismo origen empresarial o incluso que se trate de un mismo producto.  Los clientes o consumidores medios de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que el poco o mucho parecido gráfico que pudiere existir entre las cajetillas de cigarrillos, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión.

 

Visto lo anterior, concluye la Sala que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no tiene por qué generar confusión alguna en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos enfrentados, así se presenten ciertas similitudes desde el punto de vista de su composición gráfica.

 

Por consiguiente la Sala estima que la marca TROPICAL + GRAFICA tiene la suficiente distintividad ideológica y conceptual frente a la marca opositora, ante lo cual no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, de donde se concluye que la Resolución número 14530 de 30 de Junio de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta TROPICAL, no es violatoria de las disposiciones andinas, razón por la cual deberá declararse su conformidad con el ordenamiento jurídico superior y, como consecuencia de ello, no podrán prosperar las pretensiones de la demanda.

 

En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

 

FALLA

 

PRIMERO.             DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

 

 

 

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO     RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidenta

 

 

 

MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN               MARCO ANTONIO VELILLA MORENO